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22 de Fevereiro de 2020
2º Grau

Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação : APL 02021573820098260004 SP 0202157-38.2009.8.26.0004 - Inteiro Teor

Tribunal de Justiça de São Paulo
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Inteiro Teor

TJ-SP_APL_2021573820098260004_cdb03.pdf
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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Registro: 2013.0000229745

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0202157-38.2009.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MG20 COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, é apelado CANON KABUSHIKI KAISHA.

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MAIA DA CUNHA (Presidente) e ENIO ZULIANI.

São Paulo, 23 de abril de 2013.

Fortes Barbosa

RELATOR

Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO

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1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Apelação 0202157-38.2009.8.26.0004

Apelante: Mg20 Comércio, Locação e Manutenção de Produtos Eletrônicos Ltda.

Apelado: Canon Kabushiki Kaisha

Voto 3439

EMENTA

Marca Abstenção de uso Comercialização e Importação sem autorização Preliminares rejeitadas Inépcia descaracterizada Legitimidade passiva presente - Aplicação do artigo 132, III da Lei 9.279/96 Ausência de exaustão e descabimento de licença compulsória Procedência mantida Recurso desprovido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo r. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional da Lapa (Comarca da Capital), que julgou procedente ação de obrigação de não fazer e condenou a apelante a se abster de usar a marca “Canon” e o correspondente logotipo, cessando, imediatamente, a comercialização de produtos com dita marca, “adquiridos de empresas ou distribuidores que não possuam autorização concedida pela autora para a importação em território nacional”, sob pena de multa diária fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) (fls.351/355).

A apelante argumenta, preliminarmente, ser inepta a petição inicial, feita uma narração confusa de fatos sem vinculação com a conclusão tirada, bem como persistir a ilegitimidade passiva, dado estar sendo invocados por uma empresa japonesa direitos de titularidade de uma empresa brasileira (Canon do Brasil). Quanto ao mérito, após afirmar que o “direito de patente” não é absoluto e enfrentar limitações territoriais, vigência, aplicação industrial e função social, nega ter praticado qualquer espécie de ato ilícito, propondo não ter sido formada prova relativa à irregularidade da

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comercialização realizada, inclusive com respeito à internalização de produtos. Após remeter à possibilidade de licenciamento compulsório e de exaustão de direitos, propugna seja promovida reforma, decretando-se a improcedência e condenandose a apelada, caracterizado o abuso do direito de ação, como litigante de má-fé (fls.359/397).

Em suas contrarrazões, a apelada pediu seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença atacada (fls.403/421).

É o relatório.

A apelada propôs a presente ação, sob o fundamento de estar a apelante utilizando, sem autorização, marca de sua titularidade em sítio da Internet e efetivando a comercialização de produtos de sua fabricação a partir de importação irregular, com a prática de preços abaixo dos de mercado.

Na sentença recorrida, após a constatação de não haver a ré-apelante demonstrado a regularidade de sua operação comercial, isto é, haver ela adquirido os produtos da marca “Canon” junto à própria autora-apelada ou a partir de autorização concedida pela titular da marca, ficou reconhecida, também, a prática de ato ilícito e sobreveio a condenação à abstenção do uso da referida marca e da comercialização de produtos inautorizados, fixada multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a hipótese de descumprimento da ordem judicial.

Consideradas as questões preliminares levantadas, ressalta-se, de início, que a inépcia da petição inicial não se acha concretizada, porquanto, ao contrário do alegado, o texto contém o relato da comercialização de produtos da marca “Canon” e propõe a ilicitude da conduta atribuída à recorrente, inclusive a partir de sítio da “Internet”. São invocados os artigos 5º, inciso XXIX

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da Constituição da República, 129 e 132, inciso III da Lei 9.279/96, tudo de molde a que seja reconhecido o dever de abstenção, conjugando-se a causa de pedir com o pedido.

As condições da ação, por sua vez, são sempre examinadas sob um ponto de vista abstrato, comparada a pretensão formulada com o pedido, sem que seja viável uma comparação com os elementos probatórios, o que confirma a pertinência subjetiva da autora-apelada. A legitimidade ativa deriva da própria titularidade da marca “Canon”, que, segundo o proposto na peça inaugural, foi violada e é atestada pelas cópias de certificado emitido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), as quais estão acostadas a fls.26/31. Como titular da marca e por força do artigo 129 da Lei 9.279/96, a Canon Kabushiki Kaisha, mesmo ostentando nacionalidade japonesa e tendo uma subsidiária brasileira, deve, ela própria, atuar na proteção da propriedade industrial, não sendo cabível, nem mesmo, a atuação judicial da referida subsidiária (Canon do Brasil).

Passa-se, portanto, à análise do mérito da causa e, neste âmbito, repete-se não haver qualquer dúvida quanto à titularidade da marca enfocada, tal como exposto acima, dado o registro mantido junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

O artigo 132, inciso II da Lei 9.279/96 atribui, ao titular de uma marca, o direito de impedir a chamada “importação paralela”, de maneira que a legalidade da internalização de produtos fabricados no exterior e de sua posterior comercialização em território brasileiro depende da aquiescência do titular da marca, não sendo suficiente o pagamento dos impostos ou o cumprimento das posturas administrativas pertinentes.

Não é aberta exceção, também, com relação

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aos produtos usados (de “segunda mão”), de maneira que a introdução de quaisquer produtos (novos ou usados) no território brasileiro, sem anuência do titular da marca, torna o ato ilegal (TJSP, Ap 379.317-4/1-00, 2ª Câm. D. Priv., rel. Des. José Roberto Bedran, j. 30.9.2008).

A exaustão só se concretiza quando o produto é vendido pela primeira vez no mercado interno e, aqui, não se cogita de tal hipótese.

Além disso, por conta do disposto no inciso II do artigo 333 do CPC, caberia, à recorrente, demonstrar a regularidade da importação, porquanto não se conceberia prova da ausência do preenchimento dos requisitos necessários à regularidade da importação e da comercialização.

Salienta-se que não é possível conceber a produção de prova da negativa genérica efetuada, pois ensinava o falecido Ministro Moacyr Amaral Santos (A Prova Judiciária no Cível e Comercial, 5ª Ed., Saraiva, São Paulo, 1983, Vol. I, p. 189) que:

“Realmente, há negativas de tal forma

indefinidas ou absolutas, que a sua

prova seria mesmo impossível, quiçá

apenas dificílima. Assim, quando Caio

nega, pura e simplesmente, que seja

devedor de Tício. Certamente, uma

prova dessa natureza, se não

impossível, seria dificílima pela soma

enorme de afirmações em que se

transforma tal negativa.”

Aplica-se, aqui, a regra segundo a qual “negativa non sunt probanda” e caberia, à parte-ré, a apresentação de prova elisiva da pretensão da parte-autora, exibindo os documentos atestatórios da regularidade proposta, o que não foi feito.

A própria recorrente, em sua contestação, como é assinalado na sentença, confessa a

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comercialização de produtos com a marca “Canon” (fls.166), sendo corretas as conclusões tiradas: a ré-apelante violou o direito de exclusividade próprio à marca de titularidade da autora-apelada.

As exceções previstas no artigo 68, §§ 3º e da Lei 9.279 não são aplicáveis, porque elas se referem à licença compulsória de patentes de invenção, referem-se, portanto, a uma propriedade industrial de natureza diferente daquela discutida (marca).

A internalização e o comércio de produtos sem a autorização da autora-apelada (a chamada “importação paralela”) potencializam uma situação de prejuízo ou degradação para a reputação da marca, praticados preços em dissonância com os estabelecidos ou convencionados pela titular da propriedade industrial, o que se soma às dificuldades de reposição e assistência técnica geradas (TJSP, Ap 0048632-20.2001.8.26.0100, 1ª Câm. Res. D. Empres., rel. Des. Enio Zuliani, j. 11.12.2012).

Nesse sentido, a procedência é a única alternativa viável e a sentença proferida merece ser mantida, presente o dever de abstenção do uso da marca “Canon”.

Nega-se, por isso, provimento ao apelo.

Fortes Barbosa

Relator