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13 de Junho de 2021
2º Grau
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Tribunal de Justiça de São Paulo
mês passado
Detalhes da Jurisprudência
Órgão Julgador
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial
Publicação
04/05/2021
Julgamento
4 de Maio de 2021
Relator
Fortes Barbosa
Documentos anexos
Inteiro TeorTJ-SP_AC_10086866520178260099_7c7e0.pdf
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Inteiro Teor

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2021.0000339079

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1008686-65.2017.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que são apelantes/apelados WALDIR HUDSON BARBOSA e SUGBEM INDUTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI, é apelado/apelante BIODONT INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA e Apelado SSPLUS DO BRASIL LTDA EPP.

ACORDAM , em sessão permanente e virtual da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso dos autores-reconvindos e deram provimento ao recurso da réreconvinte, por V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR CIAMPOLINI (Presidente) E J. B. FRANCO DE GODOI.

São Paulo, 4 de maio de 2021.

FORTES BARBOSA

Relator

Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível 1008686-65.2017.8.26.0099

Apelantes/Apelados: Waldir Hudson Barbosa, Sugbem

Indústria e Comércio de Produtos Odontológicos

Eireli e Biodont Indústria, Comércio e Exportação

Ltda

Interessada: Ssplus do Brasil Ltda EPP

Voto nº 17.148 JV

Ementa

Propriedade industrial Ação inibitória julgada improcedente e reconvenção julgada procedente Apelação interposta pelos autoresreconvindos Cerceamento de defesa inocorrente Pedido de expedição de ofício ao INPI para “acelerar” julgamento de recurso em processo administrativo Ao Poder Judiciário, não cabe fazer uma requisição destinada ao atendimento do interesse particular de uma das partes Perícia contábil para apuração de “lucro obtido irregularmente” Descabimento Direito de exclusividade temporária conferido a partir do ato de registro e da consequente expedição de uma carta patente Pedido de patente de modelo de utilidade depositado indeferido, pendente recurso administrativo interposto - Ausência de titularidade de direito subjetivo para ser salvaguardado Exclusividade inexistente Apelação interposta pela ré-reconvinte Verba honorária devida pela improcedência da ação e procedência da reconvenção sobre base de cálculos distintas Honorários recursais acrescidos - Desprovido recurso dos autoresreconvindos e provido recurso da ré-reconvinte.

Cuida-se de recursos de apelação interpostos

contra sentença emitida pelo r. Juízo de Direito da

3ª Vara Cível da Comarca de Bragança Paulista, que

julgou improcedente ação inibitória proposta por

Waldir Hudson Barbosa e Sugbem Indústria e Comércio

de Produtos Odontológicos Eireli contra Biodont

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Indústria, Comércio e Exportação Ltda e Ssplus do Brasil Ltda EPP e julgou parcialmente procedente a reconvenção proposta por Biodont Indústria, Comércio e Exportação Ltda, para o fim de “condenar os autores solidariamente ao pagamento de indenização

por dano material consubstanciado nos lucros cessantes do contratos celebrados que teve que cancelar em razão da liminar e durante o período de vigência da liminar, além dos contratos que deixou de celebrar em razão da liminar concedida, no mesmo período, a ser apurado em liquidação de sentença” , com os acréscimos de correção monetária desde o ajuizamento e juros moratórios legais desde a citação. Reconhecida a sucumbência ínfima da ré, os autores foram condenados ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (fls. 487/491).

Foram acolhidos parcialmente primeiros embargos de declaração, alterada a atribuição dos ônus sucumbenciais, nos seguintes termos: “condeno os autores sucumbentes ao pagamento de honorários

advocatícios ao curador especial nomeado, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), considerada a sua atuação, limitada à contestação por negativa geral, bem como ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% do valor da condenação ao advogado da corré BIODONT ” (fls. 546/550).

Foram rejeitados segundos embargos de declaração (fls. 560).

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578/587) e apresentaram pedidos de concessão de benefícios de Justiça gratuita ou de diferimento do recolhimento de custas (fls. 503 e 582).

Waldir Hudson Barbosa e Sugbem Indústria e Comércio de Produtos Odontológicos Eireli (autores reconvindos) buscam o reconhecimento de cerceamento de defesa e a anulação da sentença, com o fim de que seja possibilitada a produção de novas provas, alegando ser essencial o resultado final do “julgamento administrativo do INPI”, além de perícia técnica, destacando que sequer foram depositadas amostras, assim como não foram ouvidas testemunhas. Insistem que Waldir Hudson Barbosa é “inventor de disposição construtiva introduzida em sugador endodôntico estreito descartável com concepção inovadora e dotado de importante melhoria funcional e tecnológica ”, cujo pedido de patente “se encontra em fase final para deferimento ”. Invocam aplicação dos artigos , 42, 109, 183, incisos I e II, 184, inciso I, 187, 188, inciso I, 195, inciso III e 207 da Lei 9.279/1996 e sugerem que a decisão final do INPI “só não saiu por causa da pandemia ”. Propõem infração ao inciso XXIX do artigo 5º da Constituição da República, sendo necessário aguardar o resultado final do pedido perante o INPI. Pedem a determinação de provas e a reforma da sentença, “tornado totalmente procedente o pedido da apelante. E invertendo o ônus da sucumbência” . Juntaram documentos (fls. 501/538).

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honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, não observou o mínimo legal, o que equivaleria a 5% (cinco por cento) para a ação principal e 5% (cinco por cento) para a reconvenção. Pede reforma para que ditos honorários sejam especificados de forma individualizada.

Intimadas, ambas as partes recolheram as custas de preparo recursal (fls. 626/627 e 630/631).

Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

Waldir Hudson Barbosa e Sugbem Indústria e Comércio de Produtos Odontológicos Eireli afirmam, na petição inicial, que Waldir Hudson Barbosa é inventor de “disposição construtiva introduzida em sugador endodôntico estreito descartável ”, objeto de pedido de patente depositado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Indutrial (INPI) em 11 de setembro de 2009 e em fase final para deferimento, tendo utilizado a logomarca “WA” (Waldir). Relatam ter sido celebrado um contrato de cessão para uso da patente e de dita logomarca entre si, cabendo à Sugbem Indústria e Comércio de Produtos Odontológicos Eireli a industrialização e comercialização do produto para repartição dos lucros. Alegam que tomaram conhecimento de que Biodont Indústria, Comércio e Exportação Ltda produz, divulga e comercializa, por intermédio da Ssplus do Brasil Ltda EPP, peças “com idênticas especificações ou com indisfarçável similitude

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àqueles exploradas pelos autores ”, o que teria motivado o envio de notificação extrajudicial para que as rés cessassem da produção, divulgação e venda do dispositivo. Aduzem que as rés praticam concorrência desleal e desvio de clientela, invocando os artigos , 42, 109, 183, incisos I e II, 184, inciso I, 187, 188, inciso I, 195, inciso III e 207 da Lei 9.279/1996. Pedem a concessão de antecipação da tutela para determinar que as rés se abstenham de industrializar, divulgar e comercializar a "disposição construtiva introduzida

em sugador endodôntico estreito descartável", bem como condenar as rés ao pagamento de perdas e danos no valor mínimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (fls. 01/14).

Foi concedida tutela provisória de urgência para “obrigar os réus a cessarem a criação ou produção indevida do sugador endodôntico, abstendose de divulgar e/ou comercializar o produto, ou explorá-lo de qualquer outra forma sem a autorização expressa dos autores” (fls. 93/94).

Biodont Indústria, Comércio e Exportação Ltda opôs embargos de declaração e na sequência, apresentou contestação e reconvenção. Afirma que o pedido de patente depositado por Waldir Hudson Barbosa foi indeferido por falta de inventividade. Argumenta inexistir direito de exclusiva exploração econômica do invento por parte de Waldir Hudson Barbosa, visto que dito direito somente nasceria com a concessão da patente. Sustenta falta de interesse de agir e ausência de legitimidade ativa. Aduz que o

Apelação Cível nº 1008686-65.2017.8.26.0099 -Voto nº 6

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objeto de pedido de patente depositado por Waldir Hudson Barbosa não é patenteável, além de não estar configurada a prática de concorrência desleal, destacando diferenças nas embalagens utilizadas pelas partes. Alega que o receio de dano irreparável ou de difícil reparação reside na manutenção da tutela provisória, propondo a litigância de má-fé dos autores. Sugere que os autores devem reparar os danos causados pela tutela concedida, já que “clientes da Reconvinte passaram a olhá-la com receio ”, pela imputação de prática de crime, além de ter suportado danos por cancelamento de inúmeros pedidos bem como decorrentes de lucros cessantes pela quantidade de sugadores que deixaram de ser produzidos no período. Pede a extinção da ação sem julgamento de mérito ou sua improcedência, assim como a revogação da tutela de urgência deferida e a procedência da reconvenção para “condenar os Autores

o pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como, com o fim de condená-los ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes,

em valor a ser apurado em liquidação de sentença, tudo isso, em razão da responsabilidade processual

objetiva pelos danos causados pela tutela de urgência ” (fls. 120/138).

Após apresentação de réplica e contestação à reconvenção, os autores-reconvindos indicaram provas (fls. 263), ao passo que a ré-reconvinte solicitou o julgamento antecipado (fls. 265/266).

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rejeitados embargos declaratórios (fls. 275/276) e a requerida Ssplus do Brasil Ltda EPP, após tentativas frustradas da localização de seus representantes, foi citada por edital, tendo o curador especial nomeado apresentado contestação por negativa geral.

A ação foi julgada improcedente e a reconvenção parcialmente procedente e ambas as partes recorrem.

Num primeiro plano, quanto ao recurso apresentado pelos autores-reconvindos, ressalta-se, de início, que inocorreu o alegado cerceamento de defesa.

Os autores-reconvindos, intimados para especificarem provas, manifestaram-se no seguinte sentido: “no que tange as provas, requer oficio ao INPI para que aja maior celeridade na decisão final. Requer pela pericia contábil, para comprove o lucro obtido (quantidade de venda) irregularmente, e ainda o descumprimento da liminar ” (fls. 263).

Ao Poder Judiciário, não cabe, no entanto, fazer uma requisição destinada ao atendimento do interesse particular de uma das partes. O pedido tendente à expedição de um ofício endereçado ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), para “maior celeridade na decisão final” (apesar da falta de clareza do que seria dita “decisão final”), não se coaduna minimamente com a equidistância mantida pelo Estado-Juiz frente às partes, não lhe cabendo “defender” seus interesses frente a

Apelação Cível nº 1008686-65.2017.8.26.0099 -Voto nº 8

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terceiros. A conjuntura processual e a reiteração de tal pleito nas razões recursais permitem inferir que o objetivo dos autores-reconvindos seria compelir dita autarquia a que se pronunciasse acerca do resultado do recurso apresentado por Waldir Hudson Barbosa (autor-reconvindo) sobre o indeferimento do pedido de patente depositado por si (Waldir Hudson Barbosa), este lastreado em parecer elaborado pelo corpo técnico do próprio Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), o que merece ser considerado como impróprio e inadequado.

A ação está restrita à esfera jurídica das partes integrantes do processo e não se concebe seja, em atenção ao interesse de uma das partes, atingida a atividade da entidade autárquica.

No que se refere ao pedido de perícia contábil, não se vislumbra nenhuma utilidade, já que essa só seria viável se os autores-reconvindos comprovassem a titularidade de uma propriedade industrial, o que não se concretizou.

Os autores-reconvindos promoveram o depósito de um pedido de patente de modelo de utilidade (MU 8901917-2 U2) (fls. 29), tendo o corpo técnico do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) emitido parecer datado de 14 de outubro de 2016 e tendente a seu indeferimento, indicada infração ao artigo 25 da Lei 9.279/1996, dada a falta de clareza e precisão do quadro reivindicatório, assim como por ser o objeto do pedido destituído de ato inventivo (fls. 36/38), constando ter sido feita a publicação de decisão de indeferimento do pedido em outubro de

Apelação Cível nº 1008686-65.2017.8.26.0099 -Voto nº 9

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2017 (fls.29).

Ausente, assim, um registro de titularidade dos autores-reconvindos, descabe a perícia contábil para verificar o sugerido “lucro obtido (quantidade

de venda) irregularmente ”.

Rejeita-se, assim, a questão preliminar de cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito recursal, é preciso acentuar inexistir propriedade industrial para ser protegida, o que resulta na descaracterização da proposta infração ao inciso XXIX do artigo 5º da Constituição da República.

Os autores-reconvindos apresentam uma posição dúbia, confessando que seu pedido registro de patente de modelo de utilidade (MU 8901917-2 U2) aguarda julgamento de recurso administrativo interposto perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), afirmando ser necessário aguardar o desfecho do processo administrativo para julgamento da ação e afirmando estarem sendo prejudicados pela atuação da parte ré, sem que, porém, em verdade, exista direito subjetivo algum para ser protegido.

Cabe aqui ressaltar que a exclusividade temporária de exploração do respectivo modelo de utilidade é conferida por registro efetivado mediante a expedição de um título específico pela autarquia federal dotada de atribuição especial, que declara a existência do modelo de utilidade

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consubstanciado na patente, além de ostentar natureza constitutiva.

A eficácia “erga omnes”, fundada no interesse social de incrementar a atividade concorrencial e estimular o desenvolvimento tecnológico, em consonância com o invocado artigo , inciso XXIX da Constituição da República e com os artigos , “caput” e 42, “caput” da Lei 9.279, advém da consecução de um ato de registro e da consequente expedição de uma carta patente (André Luiz Santa Cruz Ramos e Thiago Martins Guterres, Lei de Propriedade Industrial Comentada, Juspodium, Salvador, 2016, p.57). Assim, inexistente o registro, inclusive frente ao indeferimento precedente (cujos efeitos continuam produzidos), inexiste também exclusividade conferida.

O decreto de improcedência da ação, então, merece ser mantido.

Num segundo plano, quanto ao recurso apresentado pela requerida-reconvinte Biodont Indústria, Comércio e Exportação Ltda, tendo sido a ação julgada improcedente e a reconvenção julgada procedente, a atribuição dos ônus sucumbenciais constante na sentença, de fato, merece pequeno reparo tão somente na parcela atinente à verba honorária advocatícia arbitrada em favor do patrono da requerida-reconvinte.

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passo que pela procedência da reconvenção, os respectivos honorários devem ser sobre o valor da condenação. Impõe-se, em consonância com o artigo 85, § 2º do CPC de 2015, estabelecer duas bases de cálculo distintas.

Assinala-se, por fim, que na sistemática nova estabelecida para a verba honorária advocatícia, foi introduzida a figura dos honorários recursais, como acréscimo àqueles já anteriormente arbitrados. Este acréscimo, efetuada uma leitura atenta do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015, não é meramente facultativo, ele é obrigatório e decorre da atuação concreta do advogado em segunda instância, efetivado novo trabalho profissional, este consistente, na espécie, na apresentação de contrarrazões a um recurso de apelação, motivo pelo qual a verba já arbitrada é majorada para R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o curador especial nomeado e para 12,5% (doze e meio por cento) do valor atribuído à causa principal (a ação) e 12,5% (doze e meio por cento) do valor da condenação do atinente à reconvenção em favor do patrono da réreconvinte.

Nega-se, por isso provimento ao apelo dos autores-reconvindos e dá-se provimento ao recurso da ré-reconvinte.

Fortes Barbosa

Relator

Disponível em: https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1204681957/apelacao-civel-ac-10086866520178260099-sp-1008686-6520178260099/inteiro-teor-1204681977