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17 de Outubro de 2021
2º Grau
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Tribunal de Justiça de São Paulo
há 4 meses
Detalhes da Jurisprudência
Órgão Julgador
2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial
Publicação
23/06/2021
Julgamento
23 de Junho de 2021
Relator
Grava Brazil
Documentos anexos
Inteiro TeorTJ-SP_AI_21026514720218260000_e1e63.pdf
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Inteiro Teor

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2021.0000485995

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de

Instrumento nº 2102651-47.2021.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,

em que é agravante NETO E GUTIERRES RESTAURANTE - EIRELI e

agravada PORTOROSE PIZZARIA E RESTAURANTE EIRELI.

ACORDAM , em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara

Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,

proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.

U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO

TELLES (Presidente sem voto), RICARDO NEGRÃO E SÉRGIO SHIMURA.

São Paulo, 23 de junho de 2021.

GRAVA BRAZIL

Relator

Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 2102651-47.2021.8.26.0000

AGRAVANTE: NETO E GUTIERRES RESTAURANTE - EIRELI

AGRAVADA: PORTOSE PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA.

COMARCA: SÃO PAULO

JUIZ PROLATOR: FERNANDO JOSÉ CÚNICO

Ação cominatória c.c. indenizatória (direito marcário), em

fase de cumprimento definitivo do título judicial - Decisão

que rejeitou impugnação - Inconformismo do devedor -Acolhimento em parte - Admissibilidade do recurso, pois

observado o princípio da dialeticidade - A despeito da

preclusão da prova técnica, para fins de efetiva liquidação,

é relativa a presunção de veracidade da conta

apresentada pelo credor - O critério mais favorável ao

prejudicado (art. 210, da Lei n. 9.279/1996) deve ser

entendido como aquele que permite a reparação plena e

integral, sem locupletamento - Revisão dos parâmetros

adotados, pois destoam da realidade do caso - Adoção do

parâmetro (percentual do faturamento bruto) durante o

período de uso indevido da marca, sem taxa inicial de

franquia ou mensal de publicidade, com royalties de 3%

ao mês, já que não houve atuação típica de franqueador,

pelo exequente - Litigância de má-fé não evidenciada -Decisão reformada - Recurso provido em parte.

VOTO Nº 33990

1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de

decisão que, nos autos de ação cominatória c.c. indenizatória

(direito marcário), em fase de cumprimento definitivo do título

judicial, observou que "o valor a título de indenização material, teria

que ser objeto de prova pericial, através do contador nomeado por este

juízo. Ocorre que a perícia não ocorrera, por falta de pagamento dos

honorários, de incumbência da parte executada (fls. 69, 73, 77). Por tal, a

exequente apresentou os cálculos, tecendo considerações que deveria ser

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enfrentadas na perícia, razão pela qual, fica rejeitada".

Inconformado, o executado alega que, por conta

de dificuldades financeiras, não pagou os honorários periciais.

Diz que não se recusou a apresentar documentos fiscais, para a

realização de cálculos. Fala que deixou de utilizar a marca da

exequente, após a reforma da sentença de improcedência. Em

suma, questiona o cálculo elaborado pela exequente. Apresenta

quatro cálculos com critérios distintos, para evidenciar a suposta

discrepância da conta do credor. Ressalta que "Uma empresa que

tem um faturamento médio de R$ 25.000,00 não pode ser condenada a

pagar uma indenização de R$ 750.000,00 por uso indevido de marca, não

existe lógica ou mesmo justiça nisso". Impugna a adoção de

contrato de franquia, como parâmetro para liquidação dos

danos. Entende que a hipótese deve ser enquadrada como

licenciamento de marca. Menciona que "o INPI faz uso, mutatis

mutandis , da Portaria MF nº 436/58 fixando como teto o percentual de

1% (um por cento) sobre o faturamento líquido taxa de royalties a serem

pagos pelo uso de marcas de indústria e comércio, ou nome comercial, em

qualquer tipo de produção ou atividade, quando o uso da marca ou nome

não seja decorrente da utilização de patente, processo ou fórmula de

fabricação". Defende a utilização desse mesmo teto, destacando

que não há histórico de licenciamento da marca da exequente.

Também fala que o setor (restaurantes) vivencia enorme crise

e ressalta que deve ser considerada "a natureza do presente

processo, que é de indenizar, recompor eventual perda, assim, parece

claro e óbvio que se utilize os percentuais mínimos para o cálculo do valor

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de indenização, pois, se a Exequente tivesse licenciado sua marca, em um

mercado onde isso não se faz, não poderia fazê-lo se não pelo menor

preço". Fala que deve ser evitado o enriquecimento sem causa.

Por fim, menciona "que as petições apresentadas pela Exequente, não

contam com seus dados, coisa que além de dificultar qualquer iniciativa de

acordo, vai contra aquilo que dispõe o CPC". Pede efeito suspensivo.

O recurso foi processado sem o efeito pretendido

(fls. 252/254). A contraminuta foi juntada a fls. 273/278,

oportunidade em que a exequente fala em não conhecimento

do recurso, "ante a ausência de impugnação específica a cada um dos

pontos destacados na decisão interlocutória (aqui entendida pela unidade

das duas decisões - a originária e a que rejeitou o pedido de

reconsideração -)" ou pela aplicação subsidiária do art. 525, § 5º,

do CPC. Ainda, requer a imposição de sanção por litigância de

má-fé, pela conduta procrastinatória e resistência injustificada

ao andamento do processo.

A r. decisão agravada e a prova da intimação

encontram-se a fls. 135 e 137 dos autos de origem. O preparo

foi recolhido (fls. 15/16).

É o relatório do necessário.

2 - O título judicial está materializado no acórdão

que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela

autora, ora agravada, para "i) determinar a abstenção do uso pelos

réus da marca '1600 Mileseiscentos Pizza e Beef', providência que deverá

ser cumprida no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária no valor de

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R$ 5.000,00, ii) condenar os réus ao pagamento de indenização por

danos morais, no valor de R$ 30.000,00, com juros de mora a contar da

citação, e correção monetária a partir do julgamento do recurso; iii)

condenar os réus ao pagamento de reparação por danos materiais, com

fundamento no artigo 210, da Lei nº 9.279/96, que será objeto de

liquidação de sentença" (sentença e acórdão copiados a fls. 67/69

e 70/86).

Após a certificação do trânsito em julgado (fls.

96), a agravada deu impulso à fase de liquidação (em maio de

2019, fls. 63/65), sucedendo-se decisão que nomeou perito

(fls. 98) e a intimação do agravante, para custeio da perícia

(fls. 135). Com a inércia, o i. Juízo a quo decretou a preclusão

da prova (fls. 139).

Na sequência, a agravada apresentou cálculo de

liquidação, com uso do critério do art. 210, III, da Lei n.

9.279/1996, para quantificação (R$ 650.850,00) dos danos

materiais (fls. 142/161). O agravante foi intimado para pagar a

quantia (fls. 162) e apresentou impugnação (fls. 172/182).

Com a penhora on-line (fls. 183/189) e a

manifestação do agravado (fls. 194/196), a r. decisão agravada

assim deliberou a respeito:

"Vistos.

Conforme se observa, o valor á título de indenização

material, teria que ser objeto de prova pericial, através do

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contador nomeado por este juízo.

Ocorre que a perícia não ocorrera, por falta de pagamento

dos honorários, de incumbência da parte executada (fls.

69, 73, 77).

Por tal, a exequente apresentou os cálculos, tecendo

considerações que deveria ser enfrentadas na perícia,

razão pela qual, fica rejeitada.

No mais, aguarde-se manifestação acerca do ato

ordinatório de fls. 127."

O inconformismo comporta acolhida em parte.

Inicialmente, não vingam as objeções ao exame

deste recurso porque, ao contrário do defendido pelo agravado,

não há dúvidas de que as razões recursais atacam a decisão

que sucintamente rejeitou a impugnação, sendo que também

foi satisfatoriamente observado pelo agravante o princípio da

dialeticidade.

Além disso, sem densidade técnica a alegação de

que o recurso não deve ser conhecido, com aplicação subsidiária

do art. 525, § 5º, do CPC, uma vez que tal regra diz com a

rejeição liminar da impugnação, hipótese que não se confunde

com a admissibilidade de recurso. Aliás, a discussão central da

impugnação diz com os critérios adotados pelo exequente e não

quanto ao cálculo em si, daí a impertinência da sugestão de que

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o agravante deveria, expressamente, informar o montante que

entende devido, para fins de conhecimento deste recurso.

Quanto ao cerne da irresignação, forçoso pontuar

que é desinfluente a alegação de que o agravante "não pagou os

honorários do perito nomeado porque não tinha dinheiro para fazê-lo e

ainda hoje não tem", em especial quando se vê que sequer houve

pedido de concessão de gratuidade judiciária ou parcelamento

dos honorários estimados pelo perito.

Com efeito, o ônus do custeio da prova, na fase

de liquidação de sentença, era do agravante. Sobre a questão,

conforme assentado em julgamento de recurso repetitivo (tema

671), o C. STJ definiu que "Na fase autônoma de liquidação de sentença

(por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos

honorários periciais" (REsp 1.274.466-SC, Rel. 2ª Seção, Rel. Min.

Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 14.05.2014).

Em caso de inércia do devedor, como ocorreu no

caso concreto (fls. 139), a consequência é a preclusão da prova,

com relativa presunção de veracidade da conta de liquidação

apresentada pelo credor, consoante observado no voto condutor

do recurso repetitivo retro :

"Uma questão que merece referência, embora não seja

objeto dos presentes autos, é o procedimento a ser

adotado no caso de recusa do vencido em antecipar o

pagamento dos honorários periciais.

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Vislumbram-se duas possibilidades.

O expert pode aceitar receber seus honorários ao final,

como crédito contra a parte vencida, caso em que a

instrução prossegue.

Ou, recusando o expert , frustra-se a prova pericial,

devendo-se imputar as consequências da não realização

da perícia à parte vencida, que, presumivelmente, tinha

interesse na realização da prova, mas recusou-se a custeála.

A liquidação se resolve, portanto, presumindo-se

verdadeira a quantia que o parte autora estima correta,

presunção que é relativa, sujeitando-se ao juízo de

verossimilhança dos magistrado."

Via de regra, considerando a presunção relativa do

cálculo do credor, a impugnação não deve ser sumariamente

rejeitada, tal como se deu no caso concreto, sob o fundamento

exclusivo de que a questão deveria ter sido objeto de análise

técnica.

À toda evidência, a solução adotada pelo i. Juízo

a quo é indiferente ao recomendado juízo de verossimilhança,

pois não analisou os critérios adotados no cálculo do credor, o

que se passa a fazê-lo.

Conforme então defendido pela agravada quando

apresentou seus cálculos e informou os parâmetros adotados

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(fls. 141/147), a apuração dos danos materiais far-se-á pelo

critério mais favorável (art. 210, da Lei n. 9.279/1996). No

entanto, esse critério não pode dar azo a locupletamento.

Sobre o tema, analisando o alcance dos critérios

previstos nesse dispositivo legal, o C. STJ bem ponderou que

"tais critérios visam à máxima eficácia da indenização, razão por que o

termo 'mais favorável' deve ser entendido como o critério que permite a

reparação plena e integral do lesado pelo ato de concorrência desleal

sofrido, evitando, portanto, o enriquecimento sem causa do violador do

direito." (voto vista da i. Min. Nancy Andrighi, no REsp 1.316.149-SP, 3ª T., j. em 03.06.2014).

No caso, a agravada se utilizou do parâmetro do

inciso III, do aludido art. 210, da Lei n. 9.279/1996, indicando

como paradigma contrato de franquia do mesmo ramo de

atividade (com taxa inicial de R$ 80.000,00) e considerou como

devido o valor mensal de 6% de royalties e 4% de taxa de

publicidade, estimando o faturamento/mês de R$ 45.000,00,

com acréscimo de honorários advocatícios, totalizando R$

650.850,00 (cálculo reproduzido a fls. 146/147).

Acontece que os parâmetros adotados devem ser

ponderados para que o critério indicado como sendo o mais

favorável não seja utilizado desproporcionalmente, a ponto de

gerar enriquecimento sem causa.

A analogia ao regime de licença de uso de marca

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em franquia (com cobrança de royalties e taxa de publicidade),

destoa da realidade do caso concreto, uma vez que a agravada

não atua por intermédio de franquia e não houve fornecimento

de know how , a justificar a mesma dimensão da remuneração

usualmente adotada em contrato dessa natureza, pela maior

rede mundial de pizzas (documentos a fls. 148/153).

Veja-se que, em situação paradigma, a 1ª Câmara

Reservada de Direito Empresarial, em recente acórdão relatado

pelo culto Des. Cesar Ciampolini, refutou igual parâmetro. Os

fundamentos sintetizados na ementa do julgado, especialmente

o excerto em destaque, se aproveitam, como razão de decidir,

para embasar a revisão da dimensão do dano presumido:

"Ação cominatória (obrigação de não fazer), cumulada

com pedidos indenizatórios, em fase de liquidação de

sentença. Decisão de acolhimento do valor da indenização

por dano material indicado em laudo pericial. Agravo de

instrumento da ré. Determinação de liquidação da

sentença com a aplicação do critério do inc. III do

art. 210 da Lei 9.279/96 ('a remuneração que o

autor da violação teria pago ao titular do direito

violado pela concessão de uma licença que lhe

permitisse legalmente explorar o bem'). Detentora

da marca que, todavia, nunca licenciou a marca.

Utilização pelo perito, para contornar a falta de

licenciamento, do parâmetro de remuneração

média de um contrato de franquia de empresa que

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atue no mercado das partes. Impossibilidade de

aplicação do critério de remuneração de franquia,

uma vez que os 'royalties' remuneram não apenas

a cessão da marca, mas principalmente a

transferência de 'know-how' do franqueador ao

franqueado (art. 1º da Lei 13.966/19). Valor

indicado pelo perito, dessa forma, que se mostra

excessivo. O art. 210 em tela, quando se refere a

'critério mais favorável ao prejudicado' deve ser

entendido no sentido de critério que leve à

compensação justa e adequada, e nunca ao

enriquecimento sem causa do titular. 'A norma do

art. 884 do Código Civil aplica-se nos dois sentidos,

tanto para impedir o enriquecimento sem causa do

violador, quanto do titular' (DENIS BORGES

BARBOSA). Mais ainda, há de se buscar critério

adequado dentro do sistema da Lei de Propriedade

Industrial, não à vista doutros sistemas, em que

pese também convivendo no mesmo mercado. O

sistema das franquias é diverso do das marcas."

(AI 2157140-68.2020.8.26.0000, j. em 13.10.2020)

A solução adotada no julgado retro foi no sentido

de anular a decisão, "determinando-se que o perito refaça o laudo

aplicando a taxa média do mercado de atuação das partes para

licenciamento de marca ou, na impossibilidade de levantar-se essa

informação, a aplicação do parâmetro indicado pelo INPI em seu site, ou

seja, a remuneração sobre o preço líquido de venda".

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In casu , a solução não pode ser a mesma porque

precluiu a oportunidade de liquidação por intermédio de prova

pericial. É inviável o parâmetro indicado pelo INPI, qual seja, a

adoção de percentual sobre o preço líquido de venda, porque

não se trata de violação de marca de produtos específicos.

Também não prospera a pretensão do agravante,

para utilização da Portaria MF nº 436/58, que fixa como teto

1% sobre o faturamento líquido a título de royalties . A questão

já foi examinada por esta Câmara Julgadora, que concluiu que

"a função da Portaria MF 436/58 não é fixar os royalties cobrados no

mercado pelo uso de marcas ou patentes, mas sim estipular os

percentuais dedutíveis do imposto de renda incidente sobre o lucro real da

pessoa jurídica" (AI 2185047-86.2018.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo

Negrão, j. Em 25.02.2019).

Diante desse contexto, para atender à finalidade

do art. 210, III, da Lei n. 9.279/1996 1 , e inibir o enriquecimento

sem causa, viável a adoção do parâmetro (percentual do

faturamento bruto) durante o período de uso indevido da

marca (de acordo com o que será definido pelo Juízo a quo nos

autos do cumprimento da obrigação de não fazer, incidente nº

0014038-47.2019.8.26.0100), sem taxa inicial de franquia ou

mensal de publicidade, com royalties de 3% ao mês, já que não

houve atuação típica de franqueador, pelo exequente. A título

1 Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado,

dentre os seguintes: III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito

violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

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de observação, o cálculo de liquidação deve empregar os

valores declarados como receitas brutas pelo agravante à

Receita Federal (documentos a fls. 232/249).

Por fim, diante da superveniente decisão proferida

pelo i. Juízo a quo , determinando à agravada a informação dos

dados pessoais, para contato com intuito de composição entre

as partes (fls. 188, de origem), fica prejudica a alegação de

afronta ao art. 287, do CPC.

Nesse particular, considerando que o agravante

sequer defendeu a nulidade dos atos processuais, não prospera

a tese de que "tal alegação, nitidamente, é proclastinatória e destina-se

a resistência injustificada ao andamento processual" (fls. 274), a ponto

de ensejar a sanção por litigância de má-fé.

Em conclusão, é caso de acolhimento em parte da

impugnação apresentada pelo agravante, com revisão do critério

de cálculo dos danos materiais, nos termos retro indicados.

3 - Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao

recurso. É o voto.

DES. GRAVA BRAZIL - Relator

Disponível em: https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1236709347/agravo-de-instrumento-ai-21026514720218260000-sp-2102651-4720218260000/inteiro-teor-1236709368

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