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17 de Outubro de 2021
2º Grau
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Tribunal de Justiça de São Paulo
há 2 meses
Detalhes da Jurisprudência
Órgão Julgador
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial
Publicação
11/08/2021
Julgamento
11 de Agosto de 2021
Relator
Cesar Ciampolini
Documentos anexos
Inteiro TeorTJ-SP_AI_20546027220218260000_b53fd.pdf
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Inteiro Teor

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2021.0000644382

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2054602-72.2021.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOETEC COMERCIO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, é agravado INSTECH INDUSTRIAL ELETROMECÂNICA LTDA - EPP.

ACORDAM , em sessão permanente e virtual da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso, com determinação. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR CIAMPOLINI (Presidente), ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.

São Paulo, 11 de agosto de 2021.

CESAR CIAMPOLINI

Relator (a)

Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Agravo de Instrumento nº 2054602-72.2021.8.26.0000

Comarca: São Paulo 4ª Vara Cível do Foro Regional de Penha de França MM. Juíza de Direito Dra. Ana Luiza Queiroz do Prado

Agravante: Joetec Comércio, Montagem e Manutenção de Máquinas Industriais Ltda.

Agravada: Instech Industrial Eletromecânica EIRELI - EPP

VOTO Nº 23.492

Ação cominatória (obrigação de não fazer), cumulada com pedidos indenizatórios, por violação a direito marcário, em fase de liquidação de sentença. Decisão de acolhimento do valor da indenização por dano material indicado em laudo pericial. Agravo de instrumento da ré.

Determinação de liquidação da sentença com a aplicação do critério do inc. III do art. 210 da Lei 9.279/96. Detentora da marca que, todavia, nunca licenciou a marca. Utilização pelo perito, em laudo anterior, do parâmetro de remuneração média de um contrato de franquia de empresa que atua no mesmo mercado das partes. Determinação, em acórdão julgado por esta Câmara, de realização de nova perícia com aplicação de parâmetro de remuneração de cessão de marca no mercado das partes ou, na impossibilidade de levantamento dessa informação, no critério geral indicado pelo INPI (AI 2157140-68.2020.8.26.0000).

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Inobservância de tais critérios no novo laudo

homologado, tendo o “expert” adotado, como

parâmetro de seus cálculos, a média de taxa

de “royalties” de diversos tipos de mercado.

Necessidade de realização de nova prova por

outro perito judicial. “Não conseguindo o

perito corrigir as falhas e defeitos apontados,

tudo leva a crer que também não conseguirá

fazer uma nova perícia a contento. Portanto, é

recomendável que eventual segunda perícia

seja feita por outro perito” (ROGERIO

MOLLICA).

Anulação da decisão recorrida, com

determinação de realização de nova perícia

por outro profissional, a ser nomeado pelo

Juízo. Agravo de instrumento a que se dá

provimento, com determinação.

RELATÓRIO.

Ao despachar pela primeira vez neste agravo de

instrumento, deferindo efeito suspensivo, assim sumariei a disputa

recursal:

Vistos etc.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação cominatória (obrigação de não fazer), cumulada com pedidos

indenizatórios, ora em fase de liquidação de sentença, ajuizada por Instech Industrial Eletromecânica EIRELI EPP contra Joetec Comércio, Montagem e Manutenção de Máquinas Industriais Ltda., homologou laudo pericial que apurou R$ 12.769.416,59 a título de dano material em razão de violação de direito marcário, verbis :

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'Vistos.

Anoto o despacho da fl. 362.

2) Fls. 385/402 e 416/419: A despeito da insurgência da requerida, o laudo pericial complementar juntado a fls. 369/381 não merece qualquer reparo, porque o perito observou adequadamente os parâmetros fixados pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 2157140-68.2020.8.26.0000 (fls. 348/361).

O expert se utilizou da 'taxa média de mercado de atuação das partes para licenciamento da marca', e ressaltou a impossibilidade de utilização do critério alternativo de liquidação de sentença fixada pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, diante do fato de o parâmetro do site do INPI estar indisponível.

O pedido de nomeação de outro perito também não comporta acolhimento, porque não se vislumbra incapacitação técnica do perito nomeado pelo Juízo, nem mesmo sua parcialidade durante o desempenho do trabalho. Destarte, HOMOLOGO o laudo de fls. 369/377 de modo a liquidar em R$ 12.769.416,59 (outubro/2020) o valor da indenização devida pela JOETEC COMÉRCIO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA à INSTECH INDUSTRIAL ELETROMECÂNICA EIRELI EPP.'. (fls. 281/283, dos autos principais) .

Alega a agravante, em síntese, que (a) o perito judicial, ao apurar o valor indenizatório, não observou os parâmetros fixados pelo Tribunal de Justiça, quando do julgamento do AI21571400-68.2020.8.26.0000; (b) 'o digno perito decidiu por conta própria aumentar ainda mais o valor da indenização considerada 'excessiva' pelo Tribunal, elevando-o ao patamar mais estratosférico de R$12.769.416,59'; (c) o laudo pericial se equivocou ao utilizar-se de “taxas de licenciamento” que são aplicadas em atividades totalmente distintas das da agravante, que atua no segmento de montagem e manutenção de

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máquinas; (d) 'o trabalho pericial devidamente impugnado prestigiar critérios aplicados em atividade diversa dos autos (royalties atribuídos em casos de exploração comercial e venda de “material de construção”), em detrimento de determinação da Coordenação Geral de Contratos de Tecnologia do INPI “receita líquida auferida pelos serviços objeto do contrato'; (e) o lucro efetivamente alcançado pela agravante, no exercício regular de sua atividade, não ultrapassa o percentual de 5,1 % de seu faturamento; (f) o laudo impugnado não apresenta análise técnica ou científica realizada pelo perito acerca da documentação de fls. 182/238, dos autos de origem, violando o§ 2ºº do art.4733 doCPCC.

Pleiteia efeito suspensivo e, a final, a reforma da decisão recorrida para que seja realizada nova perícia. Subsidiariamente, pede que o valor da indenização não ultrapasse R$ 6.512,40, correspondente a 1% do faturamento líquido da agravante.

É o relatório.

Estão presentes os requisitos para deferir-se o efeito suspensivo pretendido.

Em acórdão anterior julgado por esta Câmara, sob minha relatoria, foi determinada a realização de nova perícia. É que o critério anterior

baseado em royalties de franquia, que, por não remunerarem apenas a cessão da marca, mas principalmente a transferência de know-how do franqueador ao franqueado não guardava conexão com a realidade do presente processo.

Leia-se a ementa do acórdão:

'Ação cominatória (obrigação de não fazer), cumulada com pedidos indenizatórios, em fase de liquidação de sentença. Decisão de acolhimento do valor da indenização por dano material indicado em laudo pericial. Agravo de instrumento da ré.

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III do art. 210 da Lei 9.279/96 ('a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem'). Detentora da marca que, todavia, nunca licenciou a marca. Utilização pelo perito, para contornar a falta de licenciamento, do parâmetro de remuneração média de um contrato de franquia de empresa que atue no mercado das partes.

Impossibilidade de aplicação do critério de remuneração de franquia, uma vez que os 'royalties' remuneram não apenas a cessão da marca, mas principalmente a transferência de 'know-how' do franqueador ao franqueado (art. da Lei 13.966/19). Valor indicado pelo perito, dessa forma, que se mostra excessivo.

O art. 210 em tela, quando se refere a 'critério mais favorável ao prejudicado' deve ser entendido no sentido de critério que leve à compensação justa e adequada, e nunca ao enriquecimento sem causa do titular. “A norma do art. 884 do Código Civil aplica-se nos dois sentidos, tanto para impedir o enriquecimento sem causa do violador, quanto do titular” (DENIS BORGES BARBOSA).

Mais ainda, há de se buscar critério adequado dentro do sistema da Lei de Propriedade Industrial, não à vista doutros sistemas, em que pese também convivendo no mesmo mercado. O sistema das franquias é diverso do das marcas.

Anulação da decisão recorrida, com determinação de realização de nova perícia com aplicação de parâmetro de remuneração de cessão de marca no mercado de atuação das partes ou, na impossibilidade de levantamento dessa informação, no critério geral indicado pelo INPI. Agravo de instrumento a que se dá provimento, com determinação' (AI 2157140-68.2020.8.26.0000; grifei) .

Retornando os autos na origem e refeita a prova pericial, o perito usou como parâmetro de seus cálculos a média de taxa de royalties de diversos tipos de mercados de atuação (fls. 369/377, dos autos de origem), em

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aparente inobservância do acórdão. Assim, o valor da indenização que havia sido reconhecido por esta Câmara como excessivo (R$ 9.420.723,24), foi, neste novo laudo homologado, ainda mais elevado (R$12.769.416,59).

Vejo, então, fumus boni iuris na postulação de liminar pela agravante. E o periculum in mora é intuitivo, diante dos riscos inerentes ao prosseguimento do processo.

Portanto, defiro, como dito, efeito suspensivo.

Oficie-se.

À contraminuta.

Intimem-se.”. (fls. 43/48; destaques do original) .

Contraminuta a fls. 53/67.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO.

Reformo a decisão recorrida.

Conforme assinalado na decisão inicial acima

transcrita, o expert adotou como parâmetro de seus cálculos a média de

taxa de royalties de diversos tipos de mercados (fls. 369/377, dos autos

de origem), em violação ao que restou decidido no acórdão do AI

2157140-68.2020.8.26.0000, de minha relatoria.

Agravo de Instrumento nº 2054602-72.2021.8.26.0000 -Voto nº 23.492 CB 7

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Leia-se excerto daquele acórdão:

“(...) Cuida-se, neste momento, de aplicar-se o critério que já foi fixado por sentença transitada em julgado, qual seja, aquele estabelecido pelo inc. III do art. 210 da Lei 9.279/96 ('a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem').

E, aí, assiste razão à agravante. Incorreta a opção de indenização tomada pelo perito, data venia .

Isso porque, à míngua de licenciamento da marca, utilizou-se ele do parâmetro de remuneração média de um contrato de franquia de empresa que atue no mercado das partes (fl. 82, dos autos principais).

Esse critério, contudo, extrapola, data venia , os limites do disposto no referido inc. III do art. 210 da Lei de Propriedade Industrial, posto que os royalties devidos pelo franquiado ao franqueador remuneram não apenas a cessão de marca, mas principalmente a transferência de know-how .

Leia-se, nesse sentido, o disposto no art. da Lei 13.966/19 (Lei de Franquias):

'Art. 1º Esta Lei disciplina o sistema de franquia empresarial, pelo qual um franqueador autoriza por meio de contrato um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem caracterizar relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou a seus empregados, ainda que durante o período de treinamento'.

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É razoável, dessa forma, a argumentação da agravada no sentido de que o critério base de renumeração de um contrato de franquia seja superior ao de um contrato de licenciamento de marca, de modo que o valor fixado pelo perito a título de indenização é excessivo.

Cabe destacar, ainda, que a expressão “mais favorável” disposta no caput do mencionado art. 210 deve ser lida no sentido de “mais adequada”, para que se estabeleça a correta indenização, evitando-se o enriquecimento sem causa da detentora da marca violada.

Nesse sentido, doutrina DENIS BORGES BARBOSA:

'(...) só se pode entender o 'mais favorável' no sentido de ser o mais adequado a conseguir compensação adequada, e nunca enriquecimento sem causa do titular. A norma do art. 884 do Código Civil aplica-se nos dois sentidos, tanto para impedir o enriquecimento sem causa do violador, quanto do titular'. (Tratado da Propriedade Intelectual, tomo I, pág. 177) .

E, mais, critério que seja adequado dentro do sistema da Lei de Propriedade Industrial, não à vista doutros sistemas, em que pese também convivendo no mesmo mercado. O sistema das franquias é diverso do das marcas.

É o caso, dessa forma, de anular-se a decisão agravada, determinando-se que o perito refaça o laudo aplicando a taxa média do mercado de atuação das partes para licenciamento de marca ou, na impossibilidade de levantarse essa informação, a aplicação do parâmetro indicado pelo INPI em seu site, ou seja, a remuneração sobre o preço líquido de venda”.

Deste modo, considerando-se que o perito não

adotou os parâmetros indicados no acórdão para cálculo do quantum

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por outro perito judicial.

Efetivamente, como ensina ROGERIO

MOLLICA, uma nova perícia é admitida se o primeiro laudo produzido

for insatisfatório, inexato ou insuficiente, conforme avaliação do

julgador. E, em determinadas hipóteses, deverá a tarefa ser confiada a

outro perito:

“Só em último que se deve determinar a realização de uma nova perícia. Não conseguindo o perito corrigir as falhas e defeitos apontados, tudo leva a crer que também não conseguirá fazer uma nova perícia a contento. Portanto, é recomendável que eventual segunda perícia seja feita por outro perito. Tendo a primeira perícia sido confiada a estabelecimento oficial (art. 478), pode o juiz oficiá-lo com a requisição de que a segunda seja feita por diferente servidor público, a fim de garantir a utilidade da prova. Se a primeira perícia foi feita por meio de laudo escrito (art. 477), nada impede que a segunda seja feita de forma simplificada, por simples inquirição oral do especialista (art. 464, $ 2º)” (Comentários ao Código de Processo Civil, coord. CÁSSIO SCARPINELLA BUENO, vol. II, pág. 394; grifei) .

Vejam-se, ainda, julgados das Câmaras

Reservadas desta Corte:

“Cooperativa Ação de cobrança Rateio de perdas acumuladas Parcial procedência Cerceamento de defesa Laudo pericial fundado em recálculo de lançamentos contábeis constantes de balanços aprovados em Assembleia e submetidos à ANS Adoção de premissa equivocada

Laudo contendo contradições, fornecidos três resultados diferentes após três impugnações seguidas apresentadas pela autora e pendente, ainda, uma quarta Inviabilidade de serem remediadas as divergências existentes, não

Agravo de Instrumento nº 2054602-72.2021.8.26.0000 -Voto nº 23.492 CB 10

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subsistindo meras dúvidas pontuais para serem sanadas, mas, isso sim, a incerteza gerada por um conjunto de dados antagônicos e contrastantes -Necessidade de realização de uma segunda perícia Aplicação do art. 480, 'caput' do CPC de 2015 - Sentença anulada Recurso da autora provido, prejudicado recurso da ré.” (Ap. 1000334-92.2017.8.26.0625, FORTES BARBOSA; grifei) .

“Prova pericial. Primeira perícia realizada no Foro Regional de Butantã. Posterior remessa dos autos à Vara Especializada em Direito Empresarial, momento em que o Juiz especialista em propriedade industrial

considera imprestável o laudo. Determinação de realização de nova prova mantida, seja pelas inconsistências latentes do trabalho pericial, seja pela faculdade conferida ao julgador, destinatário das provas, de ofício, determinar a realização de segunda perícia (CPC, 480, § 1º). Recurso desprovido” (AI 2138318-31.2020.8.26.0000, ARALDO TELLES; grifei) .

Portanto, anulo, como dito, a decisão agravada,

bem como determino a realização de nova perícia por profissional

nomeado pelo Juízo, cujos honorários deverão ser adiantados pela

agravante.

DISPOSITIVO.

Dou provimento ao recurso, com determinação.

Consideram-se, desde logo, prequestionados

todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou

explicitamente, influentes na elaboração deste voto.

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Na hipótese de, em que pese este prévio prequestionamento, serem opostos embargos de declaração ao acórdão, seu julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual, em razão dos correntes embaraços aos trabalhos forenses, motivados pela pandemia.

É como voto.

CESAR CIAMPOLINI

Presidente e Relator

Disponível em: https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1262193698/agravo-de-instrumento-ai-20546027220218260000-sp-2054602-7220218260000/inteiro-teor-1262193921

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