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17 de Outubro de 2021
2º Grau
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Tribunal de Justiça de São Paulo
mês passado
Detalhes da Jurisprudência
Órgão Julgador
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial
Publicação
09/09/2021
Julgamento
9 de Setembro de 2021
Relator
Alexandre Lazzarini
Documentos anexos
Inteiro TeorTJ-SP_AC_10027991120198260106_6abb8.pdf
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Inteiro Teor

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Registro: 2021.0000735072

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1002799-11.2019.8.26.0106, da Comarca de Caieiras, em que é apelante ECOTRIPS & ADVENTURE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO ME, é apelado ECOTRIPS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

ACORDAM , em sessão permanente e virtual da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR CIAMPOLINI (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.

São Paulo, 9 de setembro de 2021.

ALEXANDRE LAZZARINI

Relator

Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO

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1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Voto nº 26402

Apelação Cível nº 1002799-11.2019.8.26.0106

Comarca: Caieiras (1ª Vara)

Juiz (a): Peter Eckschmiedt

Apelante: Ecotrips & Adventure Agencia de Viagens e Turismo Me

Apelado: Ecotrips Agencia de Viagens e Turismo Ltda

APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AMBAS AS EMPRESAS UTILIZAM A MARCA 'ECOTRIPS'. MESMO RAMO DE MERCADO. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS. ARTIGOS 208 A 2010 DA LEI 9279/96. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO. JUSTIÇA GRATUITA. SETOR DO TURISMO SEVERAMENTE PREJUDICADO PELA PANDEMIA DA COVID-19. ISENÇÃO PREPARO RECURSAL. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA.

A r. sentença (fls. 301/310), cujo relatório adota-se, julgou parcialmente procedente a “ação de obrigação de não fazer com pedido liminar de abstenção de uso de nome e marca registrada inaudita altera pars” movida por “Ecotrips Brasil Agência de Viagens e Turismo Eireli” em face de “Ecotrips & Adventure Agência de Viagens e Turismo ME”, para “condenar a ré ao cumprimento de obrigação de não fazer consistente em abster-se de utilizar o nome e a marca "ECOTRIPS" em todos os seus documentos, contrato social, nota fiscal, anúncios, propaganda e marketing, fachadas, folhetos e sites da rede mundial de computadores, sob pena de multa diária de R$ 1.000 (mil reais); (ii) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais suportados, cujo valor será apurado em sede de liquidação de sentença, com aplicação dos artigos 209 e 210 da Lei nº 9.279/96; (iii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser devidamente corrigido de acordo com a tabela prática do Tribunal de Justiça desde a presente data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação”. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Indeferido benefício da gratuidade processual após a oposição de embargos de declaração.

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Insurge-se a ré (fls. 320/339), alegando, preliminarmente, que a expressão ECOTRIPS é de uso comum e utilizada por diversas agências de turismo. Em se tratando de litisconsórcio passivo necessário, todas eles deveriam figurar como rés na presente ação.

Quanto ao mérito, sustenta, em síntese, que: a) o pedido de registro da sua marca está em trâmite junto ao INPI e poderá garantir-lhe o uso de marca mista; b) por se tratar de marca fraca, não pode ser utilizada com exclusividade; c) é nítida a distinção entre as marcas, mostrando-se impossível a confusão dos consumidores; c) os elementos figurativos são bem diferentes; d) a apelante apresenta um sinal distintivo original, diferente da expressão utilizada pela apelada; e) a apelante jamais cometeu qualquer ato ilícito, tampouco causou prejuízo à recorrida; e f) a apelada não trouxe documento que pudesse demonstrar o suposto dano material.

Pleiteia o benefício da gratuidade processual, aduzindo que, em razão da pandemia, a empresa ficou financeiramente fragilizada, culminando no recebimento, pelo sócio, do auxílio emergencial. Não bastasse sua situação, ressalta que a declaração de hipossuficiência é suficiente para acolhimento de sua pretensão. O magistrado não considerou a atual situação do apelante e do sócio.

Contrarrazões às fls. 353/369.

É o relatório.

I) A presente ação foi ajuizada por “Ecotrips Brasil Agência de Viagens e Turismo Eireli” em face de “Ecotrips & Adventure Agência de Viagens e Turismo ME” em 07/10/2019.

Consta da inicial que a autora é uma conceituada empresa do ramo de turismo, utilizando o nome 'Ecotrips'. O pedido de registro de marca foi deferido em 11/06/2019.

A autora afirma que tomou ciência da utilização do mesmo nome pela ré, após a reclamação de alguns clientes sobre viagens não realizadas após contratação dos serviços da 'Ecotrips & Adventure'. De acordo com a autora, a conduta da ré gerou confusão nos consumidores, prejudicando a sua reputação.

A tutela antecipada foi deferida para determinar que a ré se

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abstenha de usar a marca ECOTRIPS, no prazo de 15 dias, em seus documentos e meios de

comunicação (fls. 242).

II) O magistrado julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial:

PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS .

Inicialmente, indefiro o pedido de produção de prova oral com o depoimento pessoal da autora e a oitiva dos funcionários da autora, porque, tratando-se de matéria eminentemente de direito, impertinente para o deslinde do feito.

O artigo , LV, da CF dispõe que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

O artigo , LXXVIII, da CF, por sua vez, diz que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Já o artigo 139 do CPC dispõe que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...] II- velar pela duração razoável do processo.

Por fim, o artigo 370 do CPC consigna que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. ... O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Pois bem.

Como destinatário final das provas, ao juiz cabe, diante da narrativa derramada pelas partes e dos outros elementos encartados nos autos, a análise da pertinência das provas requeridas, repelindo a produção daquelas que nada acrescentariam na escorreita formação da convicção judicial.

No caso dos autos, o depoimento da autora e a oitiva de seus funcionários em nada acrescentaria para a solução da controvérsia, conforme abaixo se demonstrará.

Por fim, indefiro o pedido de oitiva de testemunhas formulado pela ré (fls.285/286) em razão da preclusão temporal.

PRELIMINARES .

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. O pedido visa proibir a ré de usar a marca da autora. Há pertinência subjetiva. A autora usa a marca "ECOTRIPS" e a ré também. Patente a legitimidade passiva ad causam para o pedido deduzido.

Afasto a alegação de que a hipótese dos autos encerra hipótese de litisconsórcio passivo necessário. A hipótese dos autos não se enquadra no disposto no artigo 114 do CPC.

A autora postula que a ré seja proibida de usar a sua marca.

Logo, cristalino que apenas a requerida deve figurar no polo passivo, não havendo dispositivo legal determinando que outras empresas, ainda que também utilizando a marca "ECOTRIPS", devam figurar no polo passivo.

Ainda, a eficácia da sentença fará coisa julgada apenas entre as partes,

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não havendo necessidade e pertinência para ingresso de outras pessoas no polo passivo.

INDEFIRO o pedido de suspensão do processo por falta de amparo legal.

NO MÉRITO.

Inicialmente, saliento que o pedido de proteção do nome empresarial e da marca encontram guarida no ordenamento jurídico pátrio, conforme arcabouço jurídico inframencionado:

Na Constituição Federal .

O artigo , caput da CF e, notadamente, seu inciso XXIX, asseguram a proteção à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos.

Na legislação infraconstitucional.

PROTEÇÃO AO NOME EMPRESARIAL :

O artigo 1.166 do CC estipula que a inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado.

O artigo 33 da Lei nº 8.934/94 dispõe que a proteção ao nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento dos atos constitutivos de firma individual e de sociedades, ou de suas alterações. O artigo 61 do Decreto nº 1800/96 , que regulamentou a Lei nº 8.934/94, reza que o arquivamento do instrumento de empresário individual, do ato constitutivo de sociedade empresária ou de alterações desses atos que impliquem mudança de nome automaticamente conferem proteção ao nome empresarial a cargo das Juntas Comerciais. § 1º A proteção ao nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial que procedeu ao arquivamento de que trata o caput deste artigo.

O artigo 62 do mesmo Decreto diz que o nome empresarial atenderá aos princípios da veracidade e da novidade e identificará, quando assim o exigir a lei, o tipo jurídico da sociedade. [...] § 2º Não poderá haver colidência por identidade ou semelhança do nome empresarial com outro já protegido.

PROTEÇÃO À MARCA (Lei nº 9.279/96):

Artigo 122 : são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Artigo 124, V : não são registráveis como marca a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

Artigo 129, caput : a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo

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assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Artigo 130 : Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: I - ceder seu registro ou pedido de registro; II - licenciar seu uso; III zelar pela sua integridade material ou reputação. Artigo 131: A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.

Artigo 209, caput : Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

Artigo 210 : Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes: I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou III -a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

Pois bem.

Os documentos de fls. 38/63 comprovam que a autora obteve o registro do seu nome empresarial, "ECOTRIPS BRASIL - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO", na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) anteriormente ao registro do nome da ré no mesmo órgão (fls. 136/139).

Os documentos de fls. 29/32 comprovam o registro da marca "ECOTRIPS" no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI e a vigência até 11 de junho de 2029.

A ré, por sua vez, não conseguiu comprovar o registro da marca que vem utilizando, qual seja, "ECOTRIPS & ADVENTURE".

Nesse panorama, nos termos do artigo 129, caput da Lei nº 9.279/96, a autora passou a gozar de proteção legal para o uso exclusivo da sua marca, em seu ramo de atuação, em todo território nacional, podendo pleitear legitimamente que outras empresas não utilizem a mesma marca ou marca semelhante passível de confundir consumidores.

Se não bastasse, conforme se extrai do documento de fls. 184/209, a ré teve negado o registro da sua marca "ECOTRIPS & ADVENTURE" no órgão competente com fundamento no artigo 124, XIX da Lei nº 9.279/96 que dispõe que não são registráveis como marca a reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.

Um dos escopos da proteção da marca é combater a concorrência desleal, buscando evitar a possibilidade de confusão do consumidor. Logo, o fundamento da recusa de registro pelo INPI fulmina a alegação da ré que "há nítida distinção entre as marcas, não havendo risco de confusão", ficando, portanto, desacolhida.

Pelo exposto acima, igualmente fica desacolhida a alegação que "a

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palavra" ECOTRIPS "não pode ser registrada como marca e, por isso, não pode ser objeto de exclusividade". Tanto pode que foi registrada pelo órgão competente.

A alegação de "marca fraca" também não pode ser acolhida. A luta hercúlea da ré com o desiderato de utilizar e registrar tal marca, por si só, já demonstra de forma estreme de dúvida que não se trata de marca fraca.

A alegação que "há no banco de dados do INPI a existência de marcas diversas que possuem em sua composição o termo 'ECOTRIPS'" não tem pertinência para o deslinde do feito, porque nem o INPI e nem as outras empresas são réus nesta ação.

Digno de nota que, pelo princípio da especialidade, duas marcas idênticas ou semelhantes podem conviver simultaneamente, desde que em ramo de atividade diverso, de modo que não fomente prejuízos aos consumidores ou ao titular da marca gênese.

Todavia, esse não é o caso dos autos.

Com efeito, a autora é conhecida pelos seus clientes, fornecedores, parceiros comerciais, instituições financeiras e pelo público em geral por meio da marca "ECOTRIPS" , restando evidente, aos olhos do homem médio, que o uso da marca "ECOTRIPS & ADVENTURE" pela ré, no mesmo ramo de atividade, tem grande potencial de gerar confusão nos consumidores e, também, fomentar o aproveitamento da boa reputação da requerente no mercado.

Saliento, por oportuno, que nos autos não há nenhum elemento a indicar a ocorrência de alguma hipótese do artigo 142 da Lei nº 9.279/96, que disciplina as hipóteses de extinção do registro da marca.

Diante do acima exposto, comprovada a titularidade da marca em favor da autora, a ausência de registro da marca similar utilizada pela ré, no mesmo ramo de atividade, com grande potencial de geração de confusão nos consumidores e aproveitamento da boa reputação da requerente no mercado, de rigor o acolhimento do pedido para o fim de determinar que a ré se abstenha de utilizar o nome e a marca "ECOTRIPS" em todos os seus documentos, contrato social, nota fiscal, anúncios, propaganda e marketing, fachadas, folhetos e sites da rede mundial de computadores, sob pena de multa diária de R$ 1.000 (mil reais).

PEDIDO INDENIZATÓRIO (DANO MATERIAL E MORAL).

Comprovada a violação ao direito marcário, o dano material e o dano moral decorrente do uso parasitário da marca em erge in re ipsa, ou seja, são presumidos.

Nesse sentido em abalizada doutrina:

Os delitos de contrafação (...) lesam forçosamente o patrimônio de seu possuidor, constituindo uma das formas mais perigosas da concorrência desleal, tanto que as leis, em todos os países, destacam-na como delito específico. Frequentemente, porém, verifica-se que, não obstante a contrafação, os lucros do titular (...) não diminuem, mantendo-se no mesmo nível ou na mesma progressão, não sendo raros os casos em que se verifica o seu aumento. Não se deve concluir, entretanto, só por esse fato, que a contrafação não tenha causado prejuízos, porque estes não se

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revelam, necessariamente, na diminuição dos lucros ou na sua estabilização em determinado nível. O que o bom senso indica é que o dano da marca realizaria lucros ainda maiores, se não sofresse a concorrência criminosa do contrafator. (...) Por outro lado, o titular do registro vê-se obrigado a tomar providências especiais para neutralizar os efeitos da concorrência criminosa, prevenindo a sua clientela e intensificando a propaganda dos seus artigos, dispensando maiores cuidados ao setor ameaçado de sua indústria ou comércio. Mas, se pelas suas oportunas medidas, ou pela sua diligência e trabalho, consegue atenuar ou mesmo anular os prejuízos resultantes da contrafação, esse fato não deve ser interpretado em benefício do infrator, para isentá-lo de responsabilidade, sob o especioso fundamento de não ter havido prejuízos, permitindo-lhe, ainda, locupletar-se com os frutos de sua ação criminosa. A simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do art. 159 do CC, não sendo, pois, necessário, a nosso ver, que o autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente, condenando-se o réu a indenizar os danos emergentes e os lucros cessantes (CC, art. 1.059), que se apurarem na execução. (JOÃO DA GAMACERQUEIRA, Tratado de Propriedade Intelectual, 3ª ed., vol. 2, pág. 1.129/1.131).

Não discrepa a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA284/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. CONTRAFAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANO IN RE IPSA. (...) 5- Os danos suportados pela recorrida decorrem de violação cometida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva das marcas por ela registradas. 6- O prejuízo suportado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato contrafação, cuja ocorrência é premissa assentada pelas instâncias de origem. Precedentes. 7- A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de entender cabível a compensação por danos morais experimentados pelo titular de marca alvo de contrafação, os quais podem decorrer de ofensa à sua imagem identidade ou credibilidade. 8-Recurso especial não provido. (REsp 1.661.176, NANCYANDRIGHI).

Contrafação de marca. Ação cominatória (abstenção de uso), cumulada com pedidos de índole indenizatória. Sentença de parcial procedência, rejeitado pedido de indenização por danos morais, com reconhecimento de sucumbência recíproca. Apelação da autora. Os danos morais, nos ilícitos relacionados à concorrência desleal, encontram-se "in re ipsa". “A simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do art. 159 do CC, não sendo, pois, necessário, a nosso ver, que o autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente” (GAMA CERQUEIRA). Jurisprudência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. (...) Sentença reformada.

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Apelação parcialmente provida.” (AP 1005009-45.2016.8.26.0363; 1ª CRDE; Rel. Des. Cesar Ciampolini; j. 24.03.2020)

Ação de preceito cominatório e condenatório. Marca. Sentença de parcial procedência. Apelação da ré e recurso adesivo da autora Prescrição. Inocorrência. Partes que comercializam produtos alimentícios, especialmente doces, biscoitos e bolachas. Uso indevido de marca registrada configurado. Danos materiais e morais devidos. Danos presumidos. Sentença parcialmente reformada. Honorários recursais devidos. Recurso da ré desprovido, provido o adesivo da autora. (AP1018122-71.2015.8.26.0114; 2ª CRDE; Rel. Des. Maurício Pessoa; j. 10.03.2020)

Propriedade industrial. Comercialização de produtos contrafeitos. Utilização indevida das marcas da autora (GUCCI e GG), devidamente registradas perante o INPI, mesmo após a concessão de tutela inibitória contra a fabricante e notificação para cessar a comercialização. Lei de Propriedade Industrial que oferece a proteção contra quem fabrica e/ou comercializa a mercadoria contrafeita. Inadmissibilidade. Procedência do pedido de abstenção decretada. Danos materiais e morais. Prejuízos in re ipsa. Desnecessidade de prova além da prática da contrafação. Apuração dos danos materiais que se dá em liquidação de sentença, nos termos dos arts. 208 e 210 da Lei nº 9.279/96. Danos morais, de seu turno, que, considerando as circunstâncias do caso, merecem arbitrados em R$60.000,00, em consonância ao binômio reparação/sanção. Danos materiais. Reembolso de verba honorária contratada. Descabimento, diante do entendimento majoritário da Corte e da solução adotada em Embargos de Divergência. Recurso parcialmente provido. (Apelação1041667-45.2015.8.26.0576, Rel. Des. ARALDO TELLES, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 22/10/2018)

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADACOM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. MARCA. CONTRAFAÇÃO DE PRODUTOS.PRELIMINARES. Limitação de litisconsórcio passivo (art. 46 do CPC/74 ou do § 1º do art. 113 do CPC). Desnecessidade. Ausência de prejuízo à ampla defesa e à rápida resolução do conflito. LEGITIMIDADE ATIVA. Autoras titulares do direito material alegado como violado pelas rés. INTERESSE DE AGIR. Utilidade e necessidade do pronunciamento judicial pleiteado pelas autoras. MÉRITO. ATO ILÍCITO. Contrafação demonstrada. Apreensão de produtos que ostentavam a marca das autoras. DANOSMORAIS. Desnecessidade de prova. Violação do direito ao uso exclusivo da marca pelo titular que configura dano moral in re ipsa. Precedentes. Indenização mantida. DANOSMATERIAIS PRESUMIDOS. Lucros cessantes configurados. Impossibilidade de aplicação analógica do art. 103 da Lei de Direitos Autorais. Previsão específica na Lei n. 9.279/96 (art. 208/210). Indenização a ser apurada em fase de liquidação de sentença. Ausência de reformatio in pejus. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. Majoração em razão do resultado do julgamento. Recurso provido em parte. (Apelação 1011375-47.2015.8.26.0004, Rel. Des. HAMID BDINE, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 31/08/2018).

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QUANTUM DOS DANOS MATÉRIAS .

A apuração do valor dos danos materiais terá palco em sede de liquidação de sentença, com aplicação dos artigos 209 e 210 da Lei nº 9.279/96.

Nesse sentido o enunciado VII editado pelo Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo: “Nas ações de contrafação, em regra, a indenização por danos materiais deve ser fixada com base nos critérios dispostos nos arts. 208 e 210 da Lei 9.279/96, com apuração em fase de liquidação de sentença”.

QUANTUM DOS DANOS MORAIS .

O critério na fixação do valor da indenização pelo dano moral suportado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atento ao fato que indenização destina-se a recompor o patrimônio moral atingido pelo ato ilícito bem como a impedir a reiteração da conduta danoso, porém, sem representar fonte de enriquecimento indevido.

Nesse sentido:

Na fixação do dano moral, deve o Juiz orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. (REsp. nº 85.205 RJ, in RSTJ 97/280).

Seguindo esse norte, reputo que a quantia de R$ 10.000,00 se mostra adequada para a correta repressão do ilícito praticado e para a prevenção de reiteração da conduta danosa, sem representar o enriquecimento sem causa da autora. Correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora legais a contar da citação

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para o fim de: (i) Condenar a ré ao cumprimento de obrigação de não fazer consistente em abster-se de utilizar o nome e a marca "ECOTRIPS" em todos os seus documentos, contrato social, nota fiscal, anúncios, propaganda e marketing, fachadas, folhetos e sites da rede mundial de computadores, sob pena de multa diária de R$ 1.000 (mil reais); (ii) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais suportados, cujo valor será apurado em sede de liquidação de sentença, com aplicação dos artigos 209 e 210 da Lei nº 9.279/96; (iii) Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser devidamente corrigido de acordo com a tabela prática do Tribunal de Justiça desde a presente data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação.

Sucumbência da autora em parte ínfima. Assim, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa atualizado.

Havendo apresentação de apelação, vista à parte contrária para contrarrazoar.

Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens.

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Não havendo recurso, aguarde-se por 90 dias e arquivem-se.”

III) No tocante à pessoa jurídica, a possibilidade de concessão da justiça gratuita não encontra óbice no art. 98, do NCPC: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Contudo, esse entendimento deve estar em consonância com Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Os documentos apresentados pela apelante demonstram a situação de precariedade da pessoa física, empresário, não podendo ser confundida com a pessoa jurídica. Ou seja, o conjunto probatório não se presta a acolher a pretensão da recorrente.

Todavia, não se pode perder de vista que a pandemia de COVID-19, causada pelo vírus SARS-COV-2, impactou negativamente diversos setores da economia, em especial do turismo, que sofreu grandes prejuízos com as medidas restritivas implantadas em diversos países.

Nesse diapasão, diante da atual crise econômica mundial, resultante da queda no turismo, defiro a gratuidade processual apenas quanto ao preparo recursal.

IV) Não prospera a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, pois, como mencionado pelo MM Juízo, não estão presentes as hipóteses do art. 114 do CPC/2015.

Sobre o tema, interessante transcrever o comentário de Daniel Amorim Assumpção Neves ao referido artigo (in Código de Processo Civil Comentado, Ed. Juspodivm, Salvador, 2016, pp. 181/182):

“O art. 114 do Novo CPC prevê que 'o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes'. O dispositivo legal serve para indicar os dois fundamentos que tornam a formação do litisconsórcio necessária.

A lei poderá, por motivos alheios ao mundo do processo, prever

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expressamente a imprescindibilidade de formação do litisconsórcio, como ocorre na ação de usucapião imobiliária, na qual o autor estará obrigado a litigar contra o antigo proprietário e todos os confrontantes do imóvel usucapiendo, como réus certos, e ainda contra réus incertos. Em regra, a necessidade proveniente em lei não tem nenhuma outra justificativa que não a expressa determinação legal, mas é possível que a exigência legal seja até mesmo inútil, porque em virtude do caso concreto o litisconsórcio seria necessário de qualquer modo.

A segunda forma de tornar um litisconsórcio necessário é a própria natureza jurídica da relação de direito material da qual participam os sujeitos que obrigatoriamente deverão litigar em conjunto. Na realidade, a necessidade de formação do litisconsórcio não decorre somente da natureza da relação jurídica de direito material, mas também da limitação processual que determina que somente as partes sofrerão os efeitos jurídicos do processo.

No plano do direito material, fala-se em relações jurídicas incindíveis, cuja principal característica é a impossibilidade de um sujeito que dela faça parte suportar um efeito sem atingir todos os sujeitos que dela participam. Significa dizer que existem determinadas relações jurídicas de direito material que, gerando-se um efeito jurídico sobre ela, seja modificativo ou extintivo, todos os sujeitos que dela participam sofrerão, obrigatoriamente, tal efeito jurídico.

No plano processual, não se admite que o sujeito que não participa do processo sofra os efeitos jurídicos diretos da decisão, com exceção dos substituídos processuais e dos sucessores. Em regra, os efeitos jurídicos de um processo somente atingirão os sujeitos que fizeram parte da relação jurídica processual, não beneficiando nem prejudicando terceiros.

A soma dessas duas circunstâncias faz com que o litisconsórcio seja necessário: sabendo-se de antemão que todos os sujeitos que participam da relação jurídica material sofrerão todo e qualquer efeito jurídico sobre a relação, e sabendo-se que o sujeito que não participa do processo poderá sofrer os efeitos jurídicos da decisão, cria-se a obrigatoriedade de todos estarem presentes no processo, única forma possível de suportarem seus efeitos, que inexoravelmente atingirá a relação de direito material da qual participam.”

V) Passa-se à análise do mérito.

Nos termos do art. 129, caput, da Lei nº 9.279/96, o registro da

marca confere ao seu titular o uso exclusivo em todo o território nacional e a autora

demonstrou ser a titular da marca “Ecotrips” a partir de 11/06/2019.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que

“marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca

originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro,

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Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCA. EXPRESSÃO DE USO COMUM. DECISÃO MANTIDA.

1. 'Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé' (REsp n. 1.582.179/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/8/2016, DJe 19/8/2016).

2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp nº 1218140/ES, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em 16/05/2019)

E, no caso concreto, a apelante não pode ser considerada terceira de boa-fé, pois utilizou a marca 'Ecotrips', mesmo ciente da existência da apelada.

Ainda que haja elementos figurativos diferentes, fato é que o registro garante proteção à apelada, devendo a apelante eximir-se da utilização de tal expressão.

Importante mencionar que houve confusão entre clientes, que, por inúmeras vezes, telefonaram para a apelada, a fim de questionar ou obter informações sobre os serviços, afirmando que buscavam ou contrataram a 'Ecotrips & Aventura', ou seja, a apelante.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da prática de concorrência desleal pela ré.

VI) No caso, reconhecida a prática de concorrência desleal, desnecessária a comprovação de efetivo prejuízo patrimonial ou à imagem, bastando a utilização da marca registrada da autora para condenação da ré.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a perda patrimonial decorre da prática da concorrência desleal e do desvio de clientela, mostrando-se relevante trancrição de trecho do voto da Ministra Nancy Andrighi (REsp 978.200/PR, Terceira Turma, j. 19/11/2009):

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de atos de concorrência desleal e desvio de clientela.

Deve-se ponderar, ainda, que o tema não deve ser tratado, isoladamente, à luz do CC/02, diante da existência de lei específica a respeito. O art. 209 da Lei 9.279/96, refere-se à reparação de danos nas situações de concorrência desleal e ostenta a seguinte seguinte redação:

'Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio .'

O dispositivo, portanto, autoriza a reparação material pela constatação do ato de concorrência desleal, que gera dúvida aos consumidores pela confusão entre estabelecimentos e/ou produtos.

O fundamento da reparação está no desvio da clientela que, acreditando na aquisição de um determinado produto conhecido, no mercado, pelo nome e pela reputação, adquire outro.

Isso porque, essa aquisição do produto e/ou serviço, tanto pode passar desapercebida, quanto pode gerar algum tipo de insatisfação, porquanto não era, efetivamente, o produto esperado.

Qualquer que seja a situação, porém, há prejuízo à vítima do ato: se despercebida a diferença, o autor (do ato de concorrência desleal) aufere lucros a partir da boa reputação do produto criado pela vítima; se gerou insatisfação, denigre a imagem e a reputação criados e trabalhados pela vítima.

Dessa forma, o ato de concorrência desleal e o consequente desvio de clientela provocam, por si sós, perda patrimonial, sendo desnecessária a comprovação do dano.

Ademais, o citado art. 209 da Lei 9.279/96, não apresenta nenhuma condicionante da reparação do dano material à prova do efetivo prejuízo. O ato de concorrência desleal, reitere-se, por si só, provoca substancial redução no faturamento da empresa que dele é vítima. O prejuízo, portanto, é presumido, autorizando-se, em consequência, a reparação.”

Portanto, a reparação dos danos materiais causados por violação à

propriedade industrial deve ocorrer nos moldes previstos nos artigos 208 e 210 da Lei

9279/96, a ser apurado em liquidação de sentença.

VII) O dano moral decorrente de concorrência desleal, pelo uso

indevido do nome ou de marca, deve ser considerado in re ipsa.

Não diverso o entendimento do C. STJ, exposto no REsp n.º

1.535.668/SP (Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.9.2016):

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caracterizada a ocorrência de dano moral ao titular da marca ilicitamente reproduzida.

3- A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de entender cabível a compensação por danos morais experimentados por pessoa jurídica titular de marca alvo de contrafação, os quais podem decorrer de ofensa à sua imagem, identidade ou credibilidade.

4- A Lei n. 9.279/1996 que regula a propriedade industrial -, em seus artigos que tratam especificamente da reparação pelos danos causados por violação aos direitos por ela garantidos (arts 207 a 210), não exige comprovação, para fins indenizatórios, de que os produtos contrafeitos tenham sido expostos ao mercado.

5- O dano moral alegado pelas recorrentes decorre de violação cometida pela recorrida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva da marca por elas registrada.

6- O prejuízo suportado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato contrafação -, cuja ocorrência é premissa assentada pelas instãncias de origem.

7- Desse modo, exsurge que a importação de produtos identificados por marca contrafeita, ainda que não expostos ao mercado consumidor interno, encerram hipótese de dano in re ipsa.

8- Verba compensatória arbitrada em R$50.000,00 (cinquanta mil reais).”

Cite-se, ainda, REsp nº 1.327.773/MG (Rel. Min. Luis Felipe

Salomão, j. 28.11.2017):

“ RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA. SEMELHANÇA DE FORMA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. AFERIÇÃO. IN RE IPSA. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se de bem imaterial, muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal.

2. Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário.

3. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular , como, por exemplo, no desvio de clientela e na

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confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeatur, no presente caso, apurado em liquidação por artigos.

4. Por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca. A reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais.

5. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral.

6. Utilizando-se do critério bifásico adotado pelas Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ, considerado o interesse jurídico lesado e a gravidade do fato em si, o valor de R$50.000,00 (cinquanta mil reais), a título de indenização por danos morais, mostra-se razoável no presente caso.

7. Recurso especial provido.”

VIII) Com relação ao valor indenizatório, destaca-se que, além dos

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o magistrado deve levar em

consideração a extensão do dano, as condições econômicas das partes, o grau de culpa do

agente, etc., conforme exegese dos artigos 944 e 945, do Código Civil.

É relevante considerar, ainda, que a quantia fixada não pode ser um

valor irrisório, de tal maneira que a relação custo/benefício para o agente causador do

ilícito importe em sanção para este, como fator desestimulante.

Por outro lado, não se pode admitir que o valor arbitrado para fins de

indenização caracterize o enriquecimento ilícito daquele que a aufere.

Maria Helena Diniz ( Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7

Responsabilidade Civil , 25ª edição, Editora Saraiva, 2011, p. 125/126), ao tratar da

função satisfatória ou compensatória do dano moral, comenta:

“pois como o dano moral constitui um menoscabo a interesses jurídicos extrapatrimoniais, provocando sentimentos que não têm preço, a reparação pecuniária visa proporcionar ao prejudicado uma satisfação que atenue a ofensa causada. Não se trata, como vimos, de uma indenização de sua dor, da perda de sua tranquilidade ou prazer de viver, mas de uma compensação pelo dano e injustiça que sofreu, suscetível de proporcionar uma vantagem ao ofendido, pois ele poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, atenuando assim, em parte, seu sofrimento.

Fácil é denotar que o dinheiro não terá na reparação do dano moral

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uma função de equivalência própria do ressarcimento do dano patrimonial, mas um caráter concomitantemente satisfatório para a vítima e lesados e punitivo para o lesante, sob uma perspectiva funcional. A reparação do dano moral cumpre, portanto, uma função de justiça corretiva ou sinalagmática, por conjugar, de uma só vez, a natureza satisfatória da indenização do dano moral para o lesado, tendo em vista o bem jurídico danificado, sua posição social, a repercussão do agravo em sua vida privada e social e a natureza penal da reparação para o causador do dano, atendendo a sua situação econômica, a sua intenção de lesar (dolo ou culpa), a sua imputabilidade etc.” (destaquei)

Assim, diante dos parâmetros do art. 944 do Código Civil, dos

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser mantido o quantum

indenizatório fixado pelo magistrado, em R$ 10.000,00, de modo a desestimular a conduta

ilícita praticada pela ré.

IX) Portanto, dá-se parcial provimento ao recurso, apenas para

conceder a gratuidade processual ao apelante quanto ao preparo recursal, devendo a

sentença ser mantida, no mais, tal como lançada.

Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso.

ALEXANDRE LAZZARINI

Relator

(assinatura eletrônica)

Disponível em: https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1278724926/apelacao-civel-ac-10027991120198260106-sp-1002799-1120198260106/inteiro-teor-1278724946

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