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29 de Junho de 2022
  • 2º Grau
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Tribunal de Justiça de São Paulo
mês passado

Detalhes da Jurisprudência

Órgão Julgador

2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Publicação

25/05/2022

Julgamento

24 de Maio de 2022

Relator

Ricardo Negrão

Documentos anexos

Inteiro TeorTJ-SP_AC_11193116120208260100_6069f.pdf
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Inteiro Teor

Registro: 2022.0000397208

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1119311-61.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante STAMP ROCKWEAR, são apelados DANIELLE LELLIS DE SOUTO -ME e D. LLELIS DE SOUTO.

ACORDAM , em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO NEGRÃO (Presidente), NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA E SÉRGIO SHIMURA.

São Paulo, 24 de maio de 2022

RICARDO NEGRÃO

RELATOR

Assinatura Eletrônica

VOTO Nº : 42.826 (EMP - DIG - P)

APEL. Nº : 1119311-61.2020.8.26.0100

COMARCA : SÃO PAULO

APTE. : EDUARDO FOLLONI EPP

APDOS. : DANIELLE LELLIS DE SOUTO E OUTRO

CONCORRÊNCIA DESLEAL

Comercialização de camisetas de bandas de rock Pretensão do Autor de inibir Réus de comercializarem camisetas com a reprodução de estampas Pertinência Hipótese em que embora seja licenciada para fabricação e comercialização, a Autora não registrou contrato de licença no INPI Inibitória julgada improcedente por entender que o autor não teria o direito de opor o contrato a terceiros Acolhimento do recurso Legitimidade para propor a ação por prática de concorrência desleal, independentemente da ausência de exclusividade dos contratos de licenciamento e da previsão de expressa autorização contratual nesse sentido Inteligência dos artigos 139, parágrafo único, parte final, 207, 208 e 209 da Lei nº 9.279/1996 Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial

Dispositivo: deram provimento.

Recurso de apelação interposto por Eduardo Follini EPP (Stamp Rockwear) dirigido à r. sentença proferida pela Exma Dra. Bruna Acosta Alvarez, MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro Central da Comarca de São Paulo, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em face de Danielle Lellis de Souto ME e

D. Lellis de Souto ME.

Entendeu a i. Magistrada singular, em síntese, que o Autor não possui direito de exclusividade na fabricação e comercialização de vestuário com estampas das bandas de rock apontadas, seja porque não tem autorização dos titulares para defender a marca em seu nome, seja porque o contrato de licença não foi averbado no INPI ou, ainda, porque o prazo contratual expirou no dia 31 de dezembro de 2020 (fl. 193-197).

Em razões recursais o demandante reconhece não ser "possuidora de direito de defesa das marcas atreladas às bandas de rock na presente demanda e não é ela exclusiva licenciada de tais propriedades" (fl. 215). Contudo, ao comercializarem camisas das bandas de rock sem possuírem a necessária licença, os Réus concorrem deslealmente com o Autor, que tem licença e paga royalties . Alega a desnecessidade de averbação do contrato de licença no INPI e informa que o prazo contratual foi prorrogado, conforme documentos juntados em fl. 232-306 (fl. 209-229).

Preparo em fl. 230-231.

Contrarrazões em fl. 320-329 pelo desprovimento do apelo.

Os autos entraram nesta E. Corte aos 30 de novembro de 2021, sendo distribuído o recurso ao Relator em 7 de dezembro, conclusos na mesma data (fl. 331).

Demonstrando inicialmente interesse na realização de sessão de conciliação (fl. 333), as litigantes desistiram da tentativa de conciliação (fl. 337 e 339).

Oposição ao julgamento virtual pela Apelante manifestada em fl. 335.

É o relatório do necessário.

O recurso é tempestivo.

A r. sentença foi disponibilizada em 12 de julho de 2021 (fl. 199), interrompendo-se o prazo recursal pela oposição de embargos declaratórios rejeitados por decisão publicada em 2 de agosto (fl. 208).

O protocolo, por seu turno, se deu aos 23 de agosto (fl. 209). Dentro, pois, da quinzena legal.

Afirma o Autor que a pretensão inibitória se pauta na inadmissibilidade de fabricação e comercialização de camisetas temáticas por pessoas que não possuem licença, desviando clientela do demandante, que possui contrato de licença para explorar os nomes das bancas de rock.

A situação discutida, portanto, não passaria pela violação do direito ao uso exclusivo de marca, e sim pela hipótese de concorrência desleal prevista no art. 195, III, da LPI.

A exordial não invoca o direito marcário, discorrendo apenas sobre a concorrência desleal pela comercialização das camisetas sem a devida autorização das titulares das propriedades intelectuais e industriais.

Preciso pontuar, antes de mais, nada, que embora a ação tenha sido ajuizada poucos dias antes do término do contrato de licença, subsistiria, em tese, o interesse processual da Autora, pois se constatada a concorrência desleal, teria direito aos lucros cessantes.

Não obstante, na fase recursal comprovou a prorrogação dos contratos de licença, subsistindo seu interesse processual também quanto à pretensão inibitória.

No mais, assiste-lhe razão.

Um dos fundamentos da r. sentença é a falta de averbação do contrato no INPI, sem o qual o contrato de licença não possui efeito erga omnes . Em outras palavras, sem a mencionada averbação, o contrato deixa de ser oponível a terceiros, produzindo efeito apenas entre as partes.

Entendeu-se que a falta de averbação equivale à inexistência do contrato perante terceiros, pois produz efeito apenas entre partes. É o que se extrai do art. 140 da LPI:

Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

§ 1º. A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

E, ainda, que a desnecessidade de averbação se refere exclusivamente à prova do direito de uso da propriedade industrial licenciada, in verbis :

§ 2º. Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

Verifica-se, entretanto, que a Recorrente possui o direito de fabricar e comercializar as camisetas com as estampas de bandas de rock, e pode impedir que outrem o faça.

Isso se conclui pela incidência do art. 139 da LPI:

Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos".

A LPI admite a legitimidade aos prejudicados para proporem ação indenizatória e não apenas o titular da marca, patente ou desenho industrial:

" Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado

poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil.

Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio".

Também as Câmaras Especializadas desta E. Corte têm essa orientação:

" AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER Concorrência

desleal Legitimidade ativa reconhecida Ré que comercializa produtos com emblemas de bandas de rock com as quais a autora possui contrato de licenciamento para exploração das propriedades intelectuais Inadmissibilidade Danos materiais devidos Sentença de procedência mantida Recurso improvido"(Apelação nº 1072488-29.2020.8.26.0100, Rel. J. B. Franco de Godoi, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial,

j. em 30/03/2022).

"Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento a recurso de apelação contra sentença de extinção processual (por ilegitimidade ativa de licenciada) de pedido de tutela cautelar antecedente, em tema de contrafação de marca. Omissão na apreciação de fundamento recursal efetivamente ocorrida. Embargada revel, contra a qual os prazos fluem da data da publicação do ato decisório no diário oficial (art. 346 do CPC). 'O licenciado pode ser investido de poderes para litigar de forma isolada, na qualidade legitimado extraordinário à defesa dos direitos do licenciante (art. 139, parágrafo único da LPI). O licenciado também pode atuar como legitimado ordinário, mas nessa hipótese a demanda contra o infrator não deve ser fundamentada no registro da marca pertence ao licenciante, mas na concorrência.' (LÉLIO DENICOLI SCHMIDT). Julgados do STJ que, em situações análogas, reconheceram essa legitimidade ativa do utente de marca ou de desenho industrial: REsp's 466.360 e 1.292.958, em ambos relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI. Embargos que se recebem com efeitos modificativos, rejulgada a apelação, a ela dando-se provimento.

Apelação Cível nº 1119311-61.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO Nº 42.826 5/7

Reforma da sentença de primeiro grau, reconhecida a legitimidade ativa da requerente com fundamento na segunda hipótese do parágrafo único do art. 139 da Lei da Propriedade Industrial, deferida a tutela cautelar antecedente e determinando-se o prosseguimento do processo, como de direito"(Embargos de Declaração Cível nº 1043295-03.2019.8.26.0100, Rel. Cesar Ciampolini, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. em 26/05/2021).

E, mais recentemente, em julgamento ocorrido aos 10 de maio de 2022, de Relatoria do Des. Maurício Pessoa, Apelação Cível nº 1035326-97.2020.8.26.0100, em que é apelado o ora recorrente:

Apelação Ação de obrigação de não fazer c/c indenização por perdas e danos fundada na prática de concorrência desleal Sentença de procedência Conjunto probatório que revela que a autora celebrou contratos de licenciamento para fabricar e comercializar camisetas estampadas com marcas, imagens e outros signos associados a artistas estrangeiros (bandas de rock) mediante o pagamento de royalties Ré que confeccionou e comercializou mercadorias semelhantes, porém, sem contar com a qualidade de licenciada Legitimidade da autora para propor a ação de origem, fundada que é na prática de concorrência desleal, independentemente da ausência de exclusividade sob os contratos de licenciamento e da previsão de expressa autorização contratual nesse sentido Inteligência dos artigos 139, parágrafo único, parte final, 207, 208 e 209 da Lei nº 9.279/1996 Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial Sentença mantida Honorários recursais devidos Recurso desprovido.

Reconhecida a procedência dos pedidos, julga-se procedentes os pedidos autorais e condena-se as requeridas, ora apeladas (a) a absterem-se de comercializar, fabricar, importar, manter em estoque, distribuir e anunciar os produtos não licenciados objeto do pedido sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00; (b) a pagarem à autora os danos patrimoniais (lucros cessantes) na forma do art. 210, da Lei n. 9.279/96, a serem apurados em liquidação de sentença; e (c) ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como verba honorária de 10% sobre o valor da condenação.

Em razão do exposto, dá-se provimento ao recurso.

Apelação Cível nº 1119311-61.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO Nº 42.826 6/7

R ICARDO N EGRÃO

R ELATOR

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