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22 de Fevereiro de 2020
2º Grau

Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação : APL 00120483420048260007 SP 0012048-34.2004.8.26.0007 - Inteiro Teor

Tribunal de Justiça de São Paulo
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Inteiro Teor

TJ-SP_APL_00120483420048260007_04f35.pdf
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Registro: 2014.0000743750

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0012048-34.2004.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULING INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA., é apelado GIOVANNI GARBONI.

ACORDAM , em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ REYNALDO (Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.

São Paulo, 17 de novembro de 2014

RICARDO NEGRÃO

RELATOR

Assinatura Eletrônica

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PODER JUDICIÁRIO

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VOTO Nº : 27.454 (EMP)

APEL. Nº : 0012048-34.2004.8.26.0007

COMARCA : SÃO PAULO

APTE. : PAULING INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE

PLÁSTICOS LTDA.

APDA. : GIOVANNI GARBONI

PRESCRIÇÃO Propriedade industrial Modelo de utilidade

Reprodução não autorizada Pretensão inibitória Prazo prescricional iniciado na data em que suposta vítima toma conhecimento da violação de seu direito Teoria da actio nata Ciência inequívoca em 21 de outubro de 1998, quando autor notificou extrajudicialmente a ré para se abster de fabricar tampas plásticas utilizadas nos detergentes da marca “Limpol”, da Bombril Perpetuação, porém, do ato ilícito, com a continuidade do fabrico Hipótese em que prazo prescricional não se iniciou com a ciência da violação do direito, mas na data do último ato praticado Inatividade da ré desde 22 de novembro de 2004, data em que formalizou o distrato social Presunção de que nesta data também interrompeu a fabricação das tampas plásticas Fluição do prazo decenal (CC/02, art. 205) Ação inibitória ajuizada em 24 de maio de 2004 Prescrição inocorrente Apelação improvida

PROPRIEDADE INDUSTRIAL Modelo de utilidade

“Disposição introduzida em vedações de tampas e sobre-tampas com sistema deslizante de vedação” Fabricação de tampas plásticas idênticas ao modelo industrial patenteado pelo autor

Laudo pericial nesse sentido Alegação de que fabrico se dava exclusivamente por ordem da Bombril, titular de patente do modelo industrial denominado “tampa para frascos”, aplicado às tampas plásticas do produto “Limpol” - Proteção pleiteada pela Bombril sobre a forma plástica ornamental exterior do produto, enquanto suplicado postulou proteção sobre a funcionalidade da tampa (inovação que tinha como objetivo assegurar a estanqueidade da embalagem de detergentes líquidos e reduzir a perda do produto) Aplicação do princípio da exigência da adequada divulgação do objeto Proteção exclusiva ao que foi expressamente postulado ao INPI Legitimidade da reivindicação de proteção ao modelo de utilidade patenteado exclusivamente em relação à solução técnica apresentada ao INPI para o problema concreto relatado Irrelevância, nesse contexto, da anterioridade da patente do modelo industrial pertencente à Bombril Vedação à reprodução do modelo de utilidade inventado pelo recorrido (LPI, art. 41) Ilegalidade da conduta da ré-apelante, pois não tinha autorização do titular da patente do modelo de utilidade (LPI, art. 42, II) Inibitória procedente Apelação improvida

Dispositivo: negam provimento.

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Recurso de apelação interposto por Pauling Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. dirigido à r. sentença proferida pelo Dr. Celso Maziteli Neto, MM. Juiz de Direito da E. 3ª Vara Cível do Foro Regional de Itaquera, Comarca de São Paulo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos por Sr. Giovanni Garboni para condenar a ora apelante à obrigação de se abster de fabricar e comercializar produtos que afrontem o modelo de utilidade patenteado pelo autor, bem como pagar indenização por danos materiais em valor correspondente ao montante que seria cobrado a título de licença de uso.

Consignou o i. Magistrado sentenciante que “ante a patente característica de crime habitual, o prazo da prescrição concernente à violação dos direitos de propriedade industrial se inicia na data da última das ações que constituem o fato típico” (fl. 425), ressalvada a pretensão indenizatória, limitada ao prazo de cinco anos previsto no art. 226 da Lei n. 9.279/96.

Quanto ao mérito, anotou que o laudo pericial concluiu, de forma inequívoca, pela caracterização da contrafação quanto à parte interna da tampa, sendo irrelevante o fato de a ora recorrente ter seguido orientação técnica de sua cliente Bombril. A uma, porque o perito judicial “concluiu que a similaridade entre a patente da Bombril e a do autor envolve apenas a parte externa da tampa plástica”. A duas, porque a única responsável pela produção e comercialização das tampas é a ré, que poderá demandar contra a Bombril, sem participação do autor (fl. 426).

Além disso, para a configuração da contrafação, basta que a ideia essencial da invenção tenha sido usurpada, não se mostrando necessária a absoluta identidade ao produto privilegiado (fl. 424-428).

Em razões recursais a demandada reitera a tese de prescrição quinquenal, com fulcro no art. 225 da lei especial. Afirma que há anos não produz mais as peças e que as fabricou exclusivamente a pedido expresso e com know how da Bombril, detentora de patente anterior no INPI sobre modelo de tampa plástica completamente distinta da do autor (MI 5300310-1), restando inaplicável o art. 42 da LPI.

Acrescenta que o perito judicial concluiu que a ré não ofendeu o direito de patente do autor, esclarecendo que o produto encontra-se no estado da técnica, carecendo de proteção o modelo de utilidade do autor (fl. 431-440).

Preparo e porte de remessa e retorno em fl. 441-443.

Contrarrazões em fl. 448-459 pela manutenção da r. sentença, ressalvando que o modelo industrial patenteado pela Bombril tem sua proteção restrita à forma configurativa externa da tampa, não abrangendo a construtividade, finalidade, disposições internas ou seu funcionamento. Não

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pode, pois, ser considerada anterioridade impeditiva à patente do modelo de utilidade.

Invoca a incidência do art. 183 da Lei n. 9.279/96 e impugna a tese de prescrição da pretensão.

É o relatório.

O recurso é tempestivo: a disponibilização da r. sentença ocorreu aos 5 de março de 2014 e o protocolo se deu aos 19 do mesmo mês, dentro da quinzena legal (fl. 429 e 431).

I PRESCRIÇÃO

Afirma a recorrente que o prazo prescricional quinquenal iniciou-se com a ciência inequívoca do apelado em 21 de outubro de 1998, data em que foi expedida a primeira notificação extrajudicial para que a recorrente se abstivesse de fabricar tampa plástica que supostamente reproduzia o modelo de utilidade patenteado pelo demandante (fl. 136-141).

Entende essa Turma Julgadora que o termo inicial da prescrição é a data em que a suposta vítima tomou conhecimento da violação de seu direito.

Ora, só se pode cobrar ação (na acepção verbal) daquele que tem direito violado quando este tem ciência da violação do direito. Antes do conhecimento da violação pela vítima é impossível que aja contra o infrator, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva. Tomando ciência da violação, a vítima pode exercer seu direito contra o infrator, iniciando-se então o prazo prescricional (teoria da actio nata).

É essa a orientação da Corte Superior:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

1. As ações que visam discutir a responsabilidade civil do Estado prescrevem em cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32. Precedentes.

2. O termo inicial do prazo prescricional dá-se no momento em que constatada a lesão e seus efeitos, conforme o princípio da actio nata. Precedentes: REsp 1.168.680/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 3.5.2010; REsp 1.176.344/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.4.2010; REsp 1.172.028/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.4.2010; REsp 1.089.390/SP, Rel. Min.

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Castro Meira, Segunda Turma, DJe 23.4.2009; REsp 1.116.842/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.10.2009; e REsp 1.124.714/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.11.2009.

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 218.708/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013) (grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO

REGIMENTAL NO AGRAVO DE

INSTRUMENTO.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CONCURSO PÚBLICO. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. HABILITAÇÃO. SÚMULAS NS. 5 E 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não houve violação aos arts. 165, 458 e 535 do CPC, uma vez que os arestos recorridos estão devidamente fundamentados e os temas relevantes para o deslinde da questão levantada foram abordados. Ademais, a jurisprudência deste Tribunal Superior é uníssona no sentido de que o julgador não está adstrito a responder a todos os argumentos das partes, desde que fundamente sua decisão.

2. A Sociedade de Economia Mista é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União ou a entidade da Administração Indireta. Sendo suas ações com direito a voto pertencentes, em sua maioria, à entidade da Administração Indireta (Petrobras Gás S.A. - Gaspetro), conclui-se que a TGB é Sociedade de Economia Mista.

3. O termo inicial da prescrição surge com o nascimento da pretensão (actio nata), assim considerada a possibilidade do seu exercício em juízo. Conta-se, pois, o prazo prescricional a partir da ocorrência da lesão, no caso, a homologação do concurso.

4. Não é possível o Superior Tribunal de Justiça aferir o acerto do acórdão recorrido na conclusão adotada, sobretudo porque o Tribunal de origem é soberano em relação às provas dos autos. Assim, o recurso especial não é servil para alterar acórdão que adota orientação desfavorável à parte agravante com base em

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contexto fático-probatório, incidindo, no caso, o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no Ag 1363474/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 05/03/2013) (grifo nosso).

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO EMBARGADO DA 2.ª TURMA. PARADIGMAS DAS PRIMEIRA E QUINTA TURMAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 1.º DO DECRETO N.º 20.910/32. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. QUESTÃO CONTROVERTIDA: TERMO INICIAL. ATO SUPOSTAMENTE ILÍCITO QUE REPERCUTE NA ESFERA JURÍDICA DO INTERESSADO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS, MAS REJEITADOS. PREJUDICADA A ANÁLISE DO ALEGADO DISSÍDIO EM FACE DO PARADIGMA DA PRIMEIRA TURMA.

1. Com acerto, decidiu o acórdão embargado que "O direito de pedir indenização, pelo clássico princípio da actio nata, surge quando constatada a lesão e suas consequências, fato que desencadeia a relação de causalidade e leva ao dever de indenizar." 2. De fato, a partir do ato da Administração que pretensamente repercute na esfera jurídica do administrado é que surge para o interessado o direito de buscar em juízo tanto a declaração de ilicitude do ato quanto a reparação de eventual dano dele decorrente. Precedentes citados: AgRg no AgRg no Ag 1362677/PR, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 07/12/2011; e REsp 1213662/AC, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 03/02/2011.

(...)

4. Embargos de divergência conhecidos, mas rejeitados. Prejudicada a análise do alegado dissídio em face do paradigma remanescente.

(EREsp 1176344/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/11/2012, DJe 28/11/2012) (grifo nosso).

ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDADE CIVIL DO

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ESTADO - PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA A FAZENDA NACIONAL ERRO MÉDICO DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS PROCEDIMENTO CIRÚRGICO

PRESCRIÇÃO QÜINQÜÍDIO DO ART. DO DECRETO N. 20.910/32 TERMO INICIAL DATA DA CONSOLIDAÇÃO DO CONHECIMENTO EFETIVO DA VÍTIMA DAS LESÕES E SUA EXTENSÃO PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. O termo a quo para aferir o lapso prescricional para ajuizamento de ação de indenização contra o Estado não é a data do acidente, mas aquela em que a vítima teve ciência inequívoca de sua invalidez e da extensão da incapacidade de que restou acometida . Precedentes da Primeira Seção. 2. É vedado o reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso especial, a teor do que prescreve a Súmula 07 desta Corte. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 931896/ES, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 20.09.2007, DJ 03.10.2007, p. 194). (grifo nosso).

E ainda:

Apelação. Direito Empresarial. Ação inibitória cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. Prescrição. Marca (similar) utilizada pela ré por mais de 50 anos. Prazo prescricional de 15 anos que se inicia a partir do momento em que a ação poderia ser proposta, sob pena de desvirtuamento do instituto (art. 177 do CC/16). Precedentes do STJ. Prescrição bem reconhecida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, reproduzidos na forma do art. 252 do RITJSP. Precedentes do STJ e STF. Apelo a que se nega provimento.

(TJSP, Apel. 0019073-21.2010.8.26.0482, Rel. Des. Pereira Calças, Câmara Reservada de Direito Empresarial, julgada em 08/11/2011 e registrada em 09/11/2011). (grifo nosso).

No caso concreto, o recorrido teve ciência inequívoca da violação de seu direito pela suplicante em 21 de outubro de 1998, quando notificou extrajudicialmente a suplicante para se abster de fabricar tampas plásticas utilizadas nos detergentes da marca “Limpol”, da Bombril.

A partir desta data, com fulcro no art. 130, III, da LPI, poderia “zelar pela sua integridade material ou reputação”, ajuizando ação inibitória (não se fazendo aqui juízo de valor quanto à procedência do pedido, que será examinado no tópico seguinte).

Não obstante, verifica-se que o ato ilícito perpetuou-se, pois a ré continuou fabricando tais produtos. Neste caso, o prazo prescricional não se iniciou com a ciência da violação do direito, mas na data do último ato praticado. Neste sentido:

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DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. MARCA. USO INDEVIDO DE MARCA ALHEIA ANTERIORMENTE REGISTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL PARA REPARAÇÃO DE DANOS. TERMO A QUO. DANO PERMANENTE.

1. Em que pese o artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial vedar a reprodução ou imitação da marca suscetível de causar confusão ou associação com outra, para a recusa de registro, por haver anterior de marca assemelhada, deve a autoridade administrativa tomar em conta se há identidade dos produtos e se pertencem ao mesmo gênero de indústria e comércio, consistindo a novidade marcária, sobretudo, na impossibilidade de confundir-se com qualquer outra empregada para produtos ou serviços semelhantes.

2. O prazo prescricional para a ação de indenização por violação ao uso indevido de marca é quinquenal. Porém, o termo a quo nasce a cada dia em que o direito é violado. De fato, se a violação do direito é continuada, de tal forma que os atos se sucedam em sequência, a prescrição ocorre do último deles, mas se cada ato reflete uma ação independente, a prescrição alcança cada um, destacadamente. (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 25a. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 585) 3. No mérito, a recorrida tem registros para a marca LARA, que explora o mesmo segmento mercadológico da pretendida marca da recorrente DELARA e têm grafia e pronúncia bastante assemelhadas - hábeis a propiciar confusão ou associação entre as marcas.

4. "A finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. , XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art. , VI, do CDC)". (REsp 1105422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 18/05/2011).

5. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ, REsp 1320842/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 01/07/2013) (grifo nosso)

E ainda:

PRESCRIÇÃO. INOCORRENCIA. AÇÃO COMINATORIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO PELO USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA. ATUALIDADE DA

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CONDUTA SUPOSTAMENTE ILÍCITA QUE IMPEDE A FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO PRINCIPAL QUE DIZ COM A SINGELA ABSTENÇÃO DA CONDUTA, SENDO TODOS OS DEMAIS PEDIDOS DELA DECORRENTES. PRAZO DO ART. 225 DA LEI Nº. 9279/96 QUE SE REFERE APENAS AO PEDIDO INDENIZATÓRIO. DECISÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. RECURSO. APELAÇÃO. EFEITOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AFASTADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 515, §§ Io E 3o, DO CPC. HIPÓTESE EM QUE É A INTERPOSIÇÃO VÁLIDA DO RECURSO QUE DEVOLVE O CONHECIMENTO DA TOTALIDADE DA MATÉRIA AO TRIBUNAL. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO A PRESCINDIR DE OUTRA PROVA. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS E PATENTES. AÇÃO COMINATORIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO AJUIZADA PELO TITULAR DA MARCA 'TUBAÍNA' E SUAS DERIVAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE DEGENERESCÊNCIA DA MARCA PELA OFICIALIDADE E CONSAGRAÇÃO DO USO DO TERMO COMO DENOMINAÇÃO VULGAR DO GÊNERO DE PRODUTOS SIMILARES. REPOSITÓRIOS LÉXICOS QUE CORROBORAM A INEXISTÊNCIA DA DISTINTIVIDADE DA EXPRESSÃO, ESSENCIAL À PROTEÇÃO MARCARIA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. (grifo nosso)

(TJSP, Apelação n. 0030804-42.2010.8.26.0602, Rel. Des. Vito Guglielmi, 6ª Câmara de Direito Privado, julgado em 14 de julho de 2011).

Ademais, o prazo prescricional aplicável não é de cinco anos, e sim o de dez.

Inexiste na lei especial prazo prescricional para a tutela inibitória. Tampouco o diploma civil previu prazo específico, aplicando-se a regra subsidiária (CC/02, art. 205, ou CC/16, arts. 177 e 179).

Assim, considerando-se que a suplicante encontra-se inativa desde 22 de novembro de 2004, data em que formalizou o distrato social, presume-se que nesta data também interrompeu o fabrico das tampas plásticas, fluindo então o prazo prescricional.

A ação inibitória, por seu turno, foi ajuizada em 24 de maio de 2004.

A pretensão inibitória não foi atingida, pois, pela prescrição.

Somente os lucros cessantes estão limitados aos cinco anos

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anteriores à propositura da demanda, nos termos do art. 225 da LPI.

Rechaçada, pois, a tese de prescrição.

II MATÉRIA DE FUNDO

Quanto à matéria de fundo, melhor sorte não merece a recorrente.

À época do ajuizamento desta ação o recorrido era titular da carta patente MU 7300735-8, expedida em 15 de novembro de 1994, ano seguinte ao depósito do pedido, aos 19 de abril de 1993 (fl. 22).

A patente, expirada em 26 de agosto de 2008 com fulcro no art. 78, I, da Lei n. 9.279/96, garantia a proteção do modelo industrial intitulado “disposição introduzida em vedações de tampas e sobre-tampas com sistema deslizante de vedação” (fl. 22).

A inovação idealizada pelo suplicado aplica-se, essencialmente, às tampas de detergentes líquidos para louças e tinha como objetivo assegurar a estanqueidade da embalagem e reduzir a perda do produto (fl. 23, item 15).

No Resumo apresentado ao INPI consta:

A tampa objeto deste modelo de utilidade tem sua conformação básica definida por um bico vertedor (2) e um elemento de fechamento (3), o qual é dotado de uma furação central para despejo do produto envasado, que ao ser deslocado verticalmente, abre a tampa ou a fecha se utilizando de seu eixo de vedação (4), o que já é de conhecimento do estado da técnica.

Diversos estudos e ensaios com inúmeros protótipos foram feitos no objetivo de solucionar os problemas das tampas deste gênero existentes no mercado; obtivemos como resultado final de nossa pesquisa, a tampa com as modificações introduzidas por este modelo de utilidade, que incluem desde as disposições formais introduzidas, indo até a própria relação proporcional entre os itens componentes da tampa, como por exemplo, a relação proporcional entre o diâmetro do bico vertedor, o diâmetro do eixo interno e o diâmetro da furação central do elemento de fechamento” (fl. 29).

As reivindicações foram descritas em fl. 25, detalhadamente.

A inovação se deu, portanto, na parte interna da tampa,

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conforme ilustrações de fl. 27-28.

A patente do MI 5300310-1, por seu turno, foi concedida em 27 de agosto de 1998, cinco anos depois de seu depósito pela Bombril S/A, que contratara a ora apelante em 21 de novembro de 1996 para fabricar as tampas plásticas patenteadas para o produto “Limpol” (fl. 110-111, 113-123 e 125-134).

O modelo industrial, intitulado “tampa para frascos”, refere-se “a um modelo de tampa para frascos que apresenta características estéticas diferenciadas e harmoniosas, tornando-a inusitada quando comparada com os modelos de tampas convencionalmente existentes no mercado” (fl. 126).

Ao apresentar suas reivindicações a Bombril pediu proteção para a “tampa para frascos”, “caracterizada pelo fato de ser tal como ilustrada nas figuras 1,2,3 e 4” (fl. 129).

Postulou a Bombril, pois, proteção sobre a forma plástica ornamental do produto (Lei n. 5.772/71, art. 11, revogada pela Lei n. 9.279/96).

E as ilustrações de fl. 130 demonstram que a proteção se dava apenas à parte exterior da tampa.

Pois bem.

Como bem anota Denis Borges Barbosa, conforme o princípio da “exigência da adequada divulgação do objeto”, “o Poder Legislativo só pode proteger por patentes os autores que revelarem útil e adequadamente para o público o conteúdo das soluções para as quais pretendem proteção”. E prossegue:

O equilíbrio básico entre os interesses da sociedade e os dos inventores ou investidores incluem assim a aquisição pública e imediata de um conhecimento útil, para o que se concede como contrapartida uma exclusividade temporária.

A ideia do balanceamento de interesses entre a sociedade como um todo, através da divulgação da tecnologia protegida pela exclusiva, e do inventor, que adquire a exclusiva, representa uma justificação e moderação da ofensa à liberdade de iniciativa.

Esse requisito, que não é textualmente construído na cláusula de patentes, resulta diretamente da cláusula finalística e da tensão dos interesses descritos. Ele se manifesta no âmbito da lei ordinária como o requisito da suficiência descritiva como pressuposto do equilíbrio de interesses.

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(Tratado da Propriedade Industrial, Tomo I, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2010, p. 341).

Partindo da premissa de que só se garante proteção ao que foi expressamente postulado ao INPI, à Bombril S/A só estava garantida proteção à forma ornamental nova apresentada ao INPI, ao passo que o recorrido poderia reclamar proteção ao modelo industrial patenteado exclusivamente em relação à solução técnica apresentada ao INPI para o problema concreto relatado.

Nesse diapasão, descabe a tese do recorrente de que a patente de sua ex-cliente Bombril era anterior e que por isso o suplicado nada poderia reclamar.

O pedido de proteção da Bombril recaiu sobre a forma plástica da tampa, enquanto o suplicado postulou proteção sobre a funcionalidade da tampa.

Sendo distintos os objetos de proteção das patentes, não é permitida qualquer reprodução do modelo de utilidade inventado pelo recorrido (LPI, art. 41).

E, consoante apurou o perito judicial, há total similaridade entre o modelo de utilidade patenteado pelo autor, o registrado pela Bombril e o fabricado pelo réu (fl. 253-266, especialmente fl. 261, 263 e 264).

Não somente a parte externa foi reproduzida, como interpretou o i. Magistrado sentenciante (fl. 426, terceiro parágrafo), mas também “os detalhes construtivos internos da tampa” (fl. 263 e 264).

É certo que o art. 45 da LPI assegura à “pessoa de boa-fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País”, “o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores”.

Todavia, conquanto o depósito do MI pela Bombril que, frise-se, contempla idênticas características internas da tampa plástica projetada pelo recorrido seja anterior ao do recorrido, não há prova de que a Bombril utilizava tais tampas plásticas desde a data do depósito do MI, anotando-se que a ré fora contratada para fabricar tais tampas somente no ano de 1996.

Destarte, inaplicável o art. 45 da LPI.

Reconhecida a ilegítima utilização do dispositivo patenteado pelo autor nas embalagens de detergentes comercializados pela Bombril, conclui-se que ainda que a ré tenha fabricado as tampas plásticas por

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ordem da Bombril S/A, sua conduta era ilegal, pois não tinha autorização do titular da patente do modelo de utilidade (LPI, art. 42, II).

Em razão do exposto, nega-se provimento ao recurso.

RICARDO NEGRÃO

RELATOR