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22 de Fevereiro de 2020
2º Grau

Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP : 01185713420088260006 SP 0118571-34.2008.8.26.0006 - Inteiro Teor

Tribunal de Justiça de São Paulo
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Inteiro Teor

TJ-SP__01185713420088260006_d49d5.pdf
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Registro: 2017.0000619013

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

0118571-34.2008.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante

FORMATO PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA EPP, é apelado FLORZINA BENTO DE OLIVEIRA.

ACORDAM, em 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores

COSTA NETTO (Presidente), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.

São Paulo, 15 de agosto de 2017.

COSTA NETTO

RELATOR

Assinatura Eletrônica

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PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0118571-34.2008.8.26.0006

Apelante: Formato Produtos Promocionais Ltda Epp

Apelado: Florzina Bento de Oliveira

Comarca: São Paulo

Voto nº 3876

Juiz: Fabiana Pereira Ragazzi

PROPRIEDADE INDUSTRIAL sentença que reconheceu a prática de concorrência desleal e determinou que os réus se abstenham de utilizar o nome e marca da autora em suas atividades bem como material publicitário

pretensão da autora em ser indenizada pelos danos materiais e morais devidos pela utilização indevida de nome/marca em mesmo segmento comercial explorado pela autora. Flagrante intuito de aproveitamento da imagem e clientela. Ato ilícito constatado. Critérios de prudência e razoabilidade. Precedentes Recurso parcialmente provido.

Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 440/451, que julgou parcialmente procedente o pedido para o fim de determinar que os réus: (a) se abstenham de utilizar a expressão FORMATO na denominação social e no nome empresarial da sociedade atualmente denominada “Formato Indústria e Comércio de Artefatos de Couro Ltda. EPP”, substituindo-a por outra que não se assemelhe a ela, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, devendo proceder às alterações na Junta Comercial; (b) se abstenham de utilizar a expressão “FORMATO” como marca dos produtos e serviços da pessoa jurídica requerida, de sorte que também não poderão utilizá-la em papéis, impressos, propaganda e qualquer documento relativo à atividade desenvolvida pela empresa requerida, sob pena de incidirem em multa diária de R$ 1.000,00, e, por isso, também se impõe aos réus que procedam à retirada e/ou suspensão de propaganda e

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publicidade já veiculada, fazendo uso da expressão “FORMATO” no prazo de 30 dias, também sob pena de incorrerem em multa diária de R$ 1.000,00; (c) procedam à alteração do site e do e-mail da empresa requerida, abstendo-se de utilizarem a expressão “FORMATO” em qualquer deles, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, tudo até o limite de R$ 500.000,00.

Em razão da sucumbência recíproca, cada parte foi condenada a suportar o pagamento das respectivas custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de seus patronos.

Irresignada, recorre a autora, ora apelante, pugnando pela: (i) antecipação da tutela pleiteada na inicial; (ii) condenação da empresa ré ao pagamento de danos materiais e morais, além da integralidade das verbas sucumbenciais.

Comprovado o recolhimento do preparo (fls. 467/468), o recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (fls.470).

Contrarrazões da ré Florzina Bento de Oliveira às fls. 472/477.

Às fls. 482/483, a autora, ora apelante, requereu a antecipação da tutela, que foi deferida, conforme decisão de fls. 484.

É o relatório.

A questão referente à antecipação da tutela ficou superada em razão da decisão de fls. 484 que a concedeu, não tendo os apelados se insurgido contra tal decisão.

E, diante da ausência de recurso dos réus, não há mais que se discutir a prática da concorrência desleal nem tampouco a determinação para que os réus se abstenham de utilizar a expressão “FORMATO” na denominação social, nome empresarial,

Apelação nº 0118571-34.2008.8.26.0006 -Voto nº 3876 3

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marca dos produtos, serviços bem como todo material publicitário.

Contudo, razão assiste à apelante, em relação à

pretensão em ser indenizada pelos danos decorrentes da utilização

indevida de seu nome comercial.

A Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 191 1 , traz a

hipótese de crimes cometidos por meio de marca, título de

estabelecimento e sinal de propaganda; nos artigos 207 a 210, 2 trata

das hipóteses de ressarcimento.

Na hipótese dos autos, não apenas violou-se o nome

comercial, estando assentada a semelhança entre (“Formato

produtos promocionais Ltda EPP” e “Formato Indústria e Comércio de

Artefatos de Couro Ltda EPP”), mas também a marca “Formato”

utilizada pelas duas empresas que atuam no mesmo segmento e

ramo de atividade.

Nesse sentido, colaciono trechos da elucidativa

sentença:

“ é manifesto o direito da autora à exclusividade do uso de seu nome comercial e consequente obrigação

da parte requerida de se abster de utilizar em sua

denominação social a expressão “Formato”, dada a

1 Art. 191. Reproduzir ou imitar, de modo que possa induzir em erro ou confusão, armas, brasões ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais, sem a necessária autorização, no todo ou em parte, em marca, título de estabelecimento, nome comercial, insígnia ou sinal de propaganda, ou usar essas reproduções ou imitações com fins econômicos. Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende ou expõe ou oferece à venda produtos assinalados com essas marcas.

2 Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil.

Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

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anterioridade do registro da autora na JUCESP (...)”

No tocante à marca “Formato”, pontuou o

magistrado:

“ a proteção da marca surge antes mesmo do registro, uma vez que a lei, de forma expressa, assegura ao depositante o direito de zelar pela sua integridade material e reputação (art. 130, II, Lei nº 9279/96), tudo sem contar que a autora comprovadamente demonstrou fazer uso da marca a mais de seis meses de sorte que tem preferencia quanto ao registro (artigo 129, § 1], da Lei 9279/96) (...) O espírito da lei é impedir o registro por outrem e vedar a utilização de um nome comercial ou marca que apresente grande semelhança com outra já objeto de proteção, com idêntica atividade, ainda mais quando ambas se referem a produtos e serviços de um mesmo segmento de mercado, evitando-se, assim, ''prejuízo e confusão entre os consumidores, como também concorrência desleal, exatamente o que ocorre na hipótese ...” (fls.445)

Embora a marca ainda não estivesse registrada

(fls.273), a anterioridade do seu uso garante prioridade de registro,

nos termos do § 1º do artigo 129 da LPI.

Ao analisar caso semelhante, recente entendimento

do Superior Tribunal de Justiça considera que os danos por violação

de marca prescindem de comprovação, sendo in re ipsa. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. CONTRAFAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANO IN RE IPSA.

1- Ação ajuizada em 28/7/2005. Recurso especial interposto em 15/4/2013 e concluso ao Gabinete em

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26/8/2016. 2- O propósito do presente recurso especial é definir se as premissas fáticas assentadas pelos juízos de primeiro e segundo graus dão suporte à condenação indenizatória imposta ao recorrente e ao valor arbitrado a título de compensação por danos morais. 3- O recurso especial não pode ser provido quando a indicação expressa do dispositivo legal violado está ausente. 4- A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões -impede a apreciação do recurso especial. 5- Os danos suportados pela recorrida decorrem de violação cometida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva das marcas por ela registradas. 6 - O prejuízo suportado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato -contrafação-, cuja ocorrência é premissa assentada pelas instâncias de origem. Precedentes. 7- A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de entender cabível a compensação por danos morais experimentados pelo titular de marca alvo de contrafação, os quais podem decorrer de ofensa à sua imagem, identidade ou credibilidade. 8- Recurso especial não provido . (REsp 1661176/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 10/04/2017 -destacado)

Na hipótese sub judice, o raciocínio é o mesmo sendo

devida a indenização pelos prejuízos materiais decorrentes do ato

ilícito perpetrado pelo recorrido, a ser apurado em liquidação de

sentença, conforme os critérios previstos na LPI, arts. 208 a 210..

Entendo também ser devida a indenização por danos

morais.

Conforme observado na sentença, a autora, ora

apelante, foi constituída em 1994 e desde então utilizava o nome

empresarial “FORMATO”, solicitando o registro junto ao INPI.

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“Os réus por sua vez registraram o nome empresarial Formato, somente em 18 de abril de 2006 (fls.85), e embora o registro de sua atividade econômica principal conste 'fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material', seu ramo de atuação não difere do desenvolvido pela autora.

A propósito, utiliza-se a parte requerida do nome fantasia Formato Brindes, como expressão de identificar sua atividade desenvolvida, ou seja, no comércio de brindes.

(...)

A semelhança, além de tamanha, tem-se que foi desenvolvida com a intenção dos réus em se valer do prestigio alheio, da parte autora, para promover a captação ilícita de clientela.” (fls.443)

Nesse quadro, inegável a ocorrência de danos morais decorrentes do ato ilícito e da confusão gerada pela apelada na clientela do ramo de atuação desenvolvido pela apelante.

A reparação dos danos deve pautar-se pela observância das funções da responsabilidade civil, classicamente: reparatórias ou compensatórias (esta quando se tratar em dano moral), sancionatória ou punitiva e dissuasória ou preventiva.

Em vista disso, o Superior Tribunal de Justiça, em voto proferido pelo Ministro Luis Felipe Salomão, observou alguns critérios para a sua fixação, recomendando que o “arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que

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fora lesado” 3 .

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da autora para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos materiais a ser apurado em liquidação, de acordo com os critérios constantes na Lei 9.279/96, arts. 208 a 210, acrescido dos danos morais arbitrados no valor correspondente dobro da quantia a ser fixada a título de indenização por danos materiais, com correção deste arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, conforme disposto na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, acrescido das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação.

JOSÉ CARLOS COSTA NETTO

Relator

3

REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014.