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31 de Março de 2020
2º Grau

Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP : 10025961020168260347 SP 1002596-10.2016.8.26.0347 - Inteiro Teor

Tribunal de Justiça de São Paulo
há 2 anos
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Inteiro Teor

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2018.0000559692

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº

1002596-10.2016.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante

BÚSSOLA FERRAMENTAS AGRÍCOLAS LTDA e são apelados OVÍDIO

RICHARD CRNKOVIC e PW HIDROPNEUMÁTICA LTDA.

ACORDAM , em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara

Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,

proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de

conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores

MAURÍCIO PESSOA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.

São Paulo, 31 de julho de 2018.

Grava Brazil

Relator

Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO Nº: 1002596-10.2016.8.26.0347

APELANTE: BÚSSOLA FERRAMENTAS AGRÍCOLAS LTDA

APELADOS: OVÍDIO RICHARD CRNKOVIC E PW

HIDROPNEUMÁTICA LTDA

INTERESSADO: GILBERTO ADRIANO WOLF

COMARCA: MATÃO

JUIZ PROLATOR: MARCOS THEREZENO MARTINS

Apelação – Discussão sobre violação de

patente de processo – Procedência –

Inconformismo – Acolhimento – A existência de

violação de patente de processo pressupõe a

identidade entre o produto comercializado pela

ré e o produto que resulta do processo

patenteado pelos autores - Inteligência do art.

42, II e § 2º da LPI e art. 34, do Decreto nº

1.355/94 – No caso, não está clara a existência

de identidade entre os produtos - Partes que,

na origem, não manifestaram interesse na

realização de prova pericial – Prova da

identidade era ônus que incumbia aos autores

(art. 373, I, do CPC)- Sentença reformada –

Ação julgada improcedente - Recurso provido.

VOTO Nº 30237

I - Trata-se de sentença que julgou

procedente ação indenizatória c.c. obrigação de fazer

(abstenção da divulgação e fabricação de produto resultado de

processo patenteado), condenando a ré ao pagamento de R$

50.000,00, a título de indenização material. Confira-se fls.

444/445 e 451.

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Inconformada, a ré (fls. 453/473) requer

o reconhecimento de nulidade da sentença ou,

alternativamente, a improcedência (fls. 473).

Em relação à nulidade da sentença,

argumenta que houve violação do art. 489, I, III e § 1º, IV, ante

a ausência de análise de todos os argumentos expostos na

contestação, especialmente os de que: (a) a patente nº 10

2012 000819-0 designa processo, e não produto, razão pela

qual não há como ela ter sido violada; e (b) não há provas da

suposta contrafação da patente de processo, nem mesmo de

concorrência entre as partes (vide fls. 457).

Quanto ao mérito, alega que: (i) a

patente nº 10 2012 000819-0 diz respeito a processo (meios de

obtenção de faca de corte), e não ao objeto (faca), razão pela

qual possuem naturezas diversas, não sendo passíveis de

comparação (vide fls. 461/462); (ii) os desenhos existentes no

relatório da patente, nos termos do art. 25 e 41, da LPI, não

determinam o espectro de proteção por ela conferido e, por

essa razão, não podem ser adotados como parâmetro para

determinar a colidência com o objeto que produz (vide fls. 462);

(iii) a Patente BR 10 2012 000819-0 não cumpre com os

requisitos de patenteabilidade de atividade inventiva, sendo o

caso de declaração incidental de nulidade (vide ls. 463); (iv) o

certificado de adição nº BR 13 2012 023075-4 não deve ser

considerado na análise da presente demanda, uma vez que

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sequer foi publicado, está sob sigilo, não teve qualquer análise

acerca dos requisitos de patenteabilidade realizada pelos

examinadores do INPI e poderá ser indeferido (vide fls.

469/470); (v) não houve contrafação porque existe diferença

substancial entre a faca que produz e a faca resultante do

processo da patente BR 10 2012 000819-0 (vide fls. 470/47);

(vi) não praticou crimes contra patentes, uma vez que: vi.1)

comercializa faca de corte de base de 3,00mm desde 2009;

vi.2) a patente BR 10 2012 000819-0 reivindica processo de

obtenção de faca de corte de base e não a faca em si; vi.3) a

referida patente não atende os requisitos de patenteabilidade;

vi.4) o processo descrito na patente não é utilizado na

fabricação de seu produto - em síntese, não houve violação

aos direitos de propriedade industrial (vide fls. 471/472); e (vii)

não há dano material (fls. 472).

O preparo foi recolhido (fls. 474/475 e

505/509), sendo o recurso contrarrazoado (fls. 478/488),

oportunidade em que requer a condenação da apelante às

penas de litigância de má-fé, argumentando que o recurso é

protelatório (vide fls. 480), e postula a majoração dos

honorários sucumbenciais (vide fls. 488).

Presentes os pressupostos de

admissibilidade, o recurso fica, neste ato, recebido.

É o relatório, adotado, quanto ao mais, o

da sentença apelada.

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II – Os apelados ajuizaram a demanda,

em maio de 2016, alegando que, desde outubro de 2014,

possuem patente de "processo para obtenção de uma faca de corte

base com baixa espessura aplicada a colhedoras de cana-de-açúcar

mecanizada a partir de uma peça de metal bruto" (fls. 3).

Contudo, contam que a apelante não só

reproduz objeto resultante do processo patenteado, como

também divulga ser titular do referido processo (cf. fotografias a

fls. 45/49), conduta que resulta em concorrência desleal e

inúmeros prejuízos aos apelados.

Em razão do exposto, pleitearam em

juízo a condenação da apelante: (i) à abstenção da divulgação

e fabricação do produto patenteado, sob pena de multa diária;

(ii) indenização por violação de produto patenteado, no valor

de R$ 50.000,00 (vide fls. 6).

O i. Juízo da origem julgou a demanda

procedente, condenando a ré ao pagamento de R$ 50.000,00,

sob o fundamento de que:

"Desnecessária a produção de outras provas,

possibilitando o direto conhecimento do pedido.

O órgão competente para análise dos requisitos

necessários da regularidade da patente - Instituto

Nacional da Propriedade Indústrial INPI - já decidiu

acerca dos elementos necessários para a concessão da

patente e, assim, reconhecido restou o direito da parte

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autora decorrente de tal fato.

Tal órgão entendeu que as impugnações ofertadas nos

pedidos de nulidade de processo não foram suficientes

para invalidar a patente em sua totalidade.

A patente foi devidamente mantida com considerações

feitas em parecer técnico (fls. 433/434).

Assim, da análise pormenorizada realizada pelo órgão

federal competente, a patente deve ser mantida em seus

exatos termos.

De outra sorte, não se observa qualquer ilegalidade pelo

Juízo para desconsideração da patente cuja regularidade

já foi, como dito, administrativamente reconhecida.

Quanto ao pedido de indenização pela utilização de

produto patenteado, observo que, de fato, a requerida

divulgou e comercializou produto quando não lhe era

permitido fazê-lo.

A existência dos danos materiais se mostrou evidente,

não tendo a requerida impugnado especificamente, na

defesa, o valor de R$ 50.000,00 pleiteados pela parte

autora, restando, assim, incontroverso tal montante.

Os demais argumentos deduzidos no processo pelas

partes não são capazes de, em tese, infirmar a conclusão

adotada por este julgador" (fls. 444/445).

III – Em síntese, os apelados possuem a

patente de processo de nº BR 10 2012 000819-0 (fls. 8/25) e

alegam que o produto comercializado pelos apelantes seria

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fruto do uso indevido da referida patente.

Nada obstante, independentemente da

discussão sobre a validade da patente, os elementos de

convicção existentes nos autos não permitem afirmar que

existe identidade entre o produto comercializado pelos

apelantes e o produto que é resultado do processo patenteado.

Há nos autos apenas desenhos técnicos

do que seriam os produtos resultantes do processo patenteado

(desenhos a fls. 37/38 e 20/24) e, visualmente, eles não são

iguais ao produto comercializado pela apelante (fotografia a fls.

35/36 e 45/49).

A propósito, a controvérsia quanto à

existência de diferenças substanciais entre os produtos foi

apontada pelo apelante em contestação (fls. 141/142) e

reiterada na apelação (fls. 470/471), além de ser corroborada

pelas conclusões divergentes contidas nos laudos dos

assistentes técnicos das partes (fls. 26/39 e 145/166).

E, a despeito do juízo da origem não ter

abordado esse ponto controvertido, a solução dele é

pressuposto essencial para a verificação da suposta violação

da patente de processo, uma vez que, à luz do art. 42, II e § 2º 1

1 Art. 42 da LPI: A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de

produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou

proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por

processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.

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da LPI, e art. 34 2 , do Decreto nº 1.355/94, caracterizada a

identidade - e não mera semelhança, frise-se - entre os

produtos, a violação será presumida e seu afastamento

dependerá de prova da apelante de que seu produto é

fabricado por processo diverso do protegido pela patente.

Nada obstante, além dos desenhos (fls.

37/38 e 20/24) e fotografias (fls. 35/36 e 45/49), sozinhos, não

comprovarem a identidade entre os produtos, as partes não

indicaram o interesse na realização de prova pericial (vide fls.

429, 431/432 e 435).

Diante desse cenário, tendo em vista

que a prova da identidade dos produtos era ônus dos apelados

(art. 373, I, do CPC), é o caso de improcedência, ficando

prejudicada a análise da existência de má-fé em razão de

recurso protelatório por parte da apelante.

Em conclusão, é o caso de reformar a r.

sentença, para julgar a demanda improcedente.

Diante do resultado do julgamento,

inverte-se os ônus sucumbenciais.

2 Art. 34, do Decreto Lei N. 1.355/94: Patentes de Processo: Ônus da Prova

1. Para os fins de processos cíveis relativos à infração dos direitos do titular referidos no parágrafo 1 (b) do

ARTIGO 28, se o objeto da patente é um processo para a obtenção de produto, as autoridades judiciais

terão o poder de determinar que o réu prove que o processo para a obter um produto idêntico é diferente do

processo patenteado. Consequentemente, os Membros disporão que qualquer produto idêntico, quando

produzido sem o consentimento do titular, será considerado, na ausência de prova em contrário, como tendo

sido obtido a partir do processo patenteado, pelo menos em uma das circunstâncias seguintes:

a) se o produto obtido pelo processo patenteado for novo;

b) se existir probabilidade significativa de o produto idêntico ter sido feito pelo processo e o titular da patente

não tiver sido capaz, depois de empregar razoáveis esforços, de determinar o processo efetivamente

utilizado.

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Os honorários em favor das patronas da

apelante ficam arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da

causa.

IV - Ante o exposto, dá-se provimento ao

recurso. É o voto.

DES. GRAVA BRAZIL – Relator