jusbrasil.com.br
29 de Março de 2020
2º Grau

Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação : APL 02273846220118260100 SP 0227384-62.2011.8.26.0100 - Inteiro Teor

Tribunal de Justiça de São Paulo
ano passado
Entre no Jusbrasil para imprimir o conteúdo do Jusbrasil

Acesse: https://www.jusbrasil.com.br/cadastro

Inteiro Teor

TJ-SP_APL_02273846220118260100_92ba9.pdf
DOWNLOAD

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2018.0000939520

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0227384-62.2011.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FARMÁCIA BUENOS AIRES LTDA., é apelado EVIDENCE SOLUÇÕES FAMACÊUTICAS LTDA. EPP.

ACORDAM , em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores MAURÍCIO PESSOA (Presidente) e ARALDO TELLES.

São Paulo, 29 de novembro de 2018.

Fabio Tabosa

Relator

Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelante: Farmácia Buenos Aires Ltda.

Apelada: Evidence Soluções Farmacêuticas Ltda. EPP

Apelação nº 0227384-62.2011.8.26.0100 22ª Vara Cível do Foro Central (Capital)

Voto nº 13.239

Propriedade industrial. Marca. Concorrência desleal. Depósito do pedido de registro que, não obstante confira ao depositante determinadas prerrogativas, não lhe confere direito de exclusividade quanto à marca. Inteligência dos arts. 129 e 130 da Lei nº 9.279/96. Autora que quando da propositura da demanda era mera depositante de pedido de registro da marca biolipídeo, não tendo a titularidade da mesma. Uso do vocábulo por parte da ré no rótulo de um de seus pedidos interrompido anteriormente à concessão, pelo INPI, do registro da marca em favor da autora, cerca de treze meses após o ajuizamento da demanda. Violação marcária não configurada. Utilização do termo litigioso pela ré, no rótulo de medicamento por ela manipulado, que ademais não deriva de decisão mercadológica por ela tomada a fim de angariar maior número de clientes, mas sim de observância de dever de informação imposto a todos os fornecedores, inclusive no que diz respeito à composição dos produtos por eles desenvolvidos. Ausência de intuito parasitário. Possibilidade de confusão por parte dos consumidores que se mostra outrossim remota ante a expressa indicação da empresa fabricante, com nítido destaque, na embalagem do produto da ré. Concorrência desleal e desvio de clientela não caracterizados. Sentença de parcial procedência reformada. Demanda improcedente. Apelação da ré provida para tal fim.

VISTOS.

A r. sentença de fls. 95/101 julgou parcialmente procedente

demanda condenatória em dever de abstenção cumulada com pedidos indenizatórios,

ajuizada por empresa farmacêutica então depositante de pedidos de registro da marca

Biolipídeo, fundada em alegada violação a direito marcário, bem como concorrência

desleal, tendo em vista a utilização pela ré dessa mesma expressão no rótulo de

medicamento manipulado por ela produzido. Considerou o MM. Juiz, em tal sentido,

caracterizada ofensa marcária na espécie, reconhecendo a efetiva utilização pela ré de

vocábulo idêntico à marca objeto do pedido de registro, de forma a propiciar confusão por

parte do público consumidor. Reputou outrossim que o registro marcário geraria efeitos ex

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

tunc, de modo a tutelar o depositante do pedido correspondente, sustentando ter o ordenamento jurídico vigente adotado o sistema declarativo no tocante à proteção conferida à propriedade industrial; por conseguinte, impôs à ré, em confirmação a anterior provimento antecipatório, a abstenção do uso empresarial do termo biolipídeo, condenandoa ainda ao pagamento de indenização por lucros cessantes, a serem apurados em fase de liquidação por artigos, mas desacolhendo, em contrapartida, a pretensão reparatória formulada à guisa de danos morais, dados por não comprovados no caso.

Apela tão somente a ré (fls. 118/126), insistindo no descabimento da pretensão inibitória formulada na petição inicial, ao argumento de que a autora não seria titular da marca biolipídeo, mas mera depositária de pedido de registro de tal sinal distintivo, e por isso não possuiria, à luz do art. 129, caput, da Lei nº 9.279/96, direito de exclusividade no tocante ao uso comercial do vocábulo em questão. Nessa linha, reitera a inexistência de lucros cessantes indenizáveis na espécie, tendo em vista a ausência de concessão do registro da marca em favor da parte contrária, acenando a par disso com a reduzida quantidade de produtos, identificados com o termo litigioso, que era, segundo afirma, comercializada em seu próprio estabelecimento. Bate-se, em conclusão, pela cassação da r. sentença ou, quando não, pela sua reforma, com o julgamento de improcedência da demanda.

O recurso, que é tempestivo, foi recebido com duplo efeito (fl. 131) e processado, manifestando-se a parte contrária em contrarrazões no prazo legal (fls. 134/139).

É o relatório.

Prospera o inconformismo.

Como incontroverso, a sociedade-autora, com atuação no ramo farmacêutico, depositou, entre os meses de maio e dezembro de 2010, quatro pedidos de registro de marcas vinculadas ao termo biolipídeo (fls. 16/19), tendo o mais antigo deles sido deferido pelo INPI em janeiro de 2013 (cf. certificado de registro de fls. 142/143, trazido apenas com as contrarrazões apresentadas pela apelada), ou seja, cerca de treze meses após a propositura da demanda, e estando os demais ainda pendentes, ao que tudo indica, de análise pela autarquia federal.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

A ré, por seu turno, sociedade empresária constituída em 1966, atua no ramo de “comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas” (fl. 15) e emprega, no rótulo de um dos medicamentos por ela elaborado, o termo “biolipídeo”, para indicar a classe de um dos compostos utilizados na manipulação do fármaco.

E é justamente aí que reside o cerne do litígio, na medida em que a autora argumenta que a utilização, pela parte contrária, de tal vocábulo acaba por reproduzir a marca cujo registro pleiteou junto ao INPI, o que violaria segundo afirma seu direito de precedência e exclusividade quanto à exploração empresarial desse termo linguístico para atuação no ramo farmacêutico, bem como ensejaria confusão por parte dos consumidores.

Não é assim, contudo. Sob o prisma marcário, cumpre ressaltar que a autora, tal como acima já exposto, não era titular da marca biolipídeo quando do ajuizamento da demanda, mas simples depositante.

Ora, o mero pedido de registro marcário, à luz do disposto no art. 129 da Lei nº 9.279/96 e ao contrário do aparentemente sugerido pela r. sentença, não assegura à parte solicitante qualquer direito de exclusividade, tratando-se de ato precedente à análise de mérito das condições de registro novidade relativa, não colidência com marca notoriamente conhecida e desimpedimento e que serve de marco à anterioridade e ao início da contagem de prazos (como o da apresentação de eventual oposição, por exemplo).

E sequer cabia à autora acenar, tal como feito na petição inicial, com a regra do art. 130 da Lei nº 9.279/96, invocada fora de contexto: não se discute conceda o legislador também ao depositante de pedido de registro (e não apenas ao titular da marca) prerrogativas como a de ceder os direitos decorrentes do pedido de registro (inciso I), licenciar o uso (inciso II) ou zelar por sua integridade ou reputação (inciso III).

Entretanto, as duas primeiras situações vêm descritas sob viés claramente não concorrencial, não se confundindo evidentemente com a hipótese dos autos e apenas tratando da legitimação em termos civis para prática de determinados atos contratuais de disposição de direitos. Mesmo a faculdade de zelar pela integridade ou reputação da marca, por seu turno, não tem a amplitude aparentemente sugerida na peça preambular, podendo ser invocada ou não em contextos concorrenciais, mas de toda forma tendo como objeto a proteção da marca em face de possíveis atos de detração, capazes de

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

abalar sua imagem ou credibilidade.

O certo é que não se compreende na ideia de proteção da integridade da marca a perspectiva ampla de evitar inclusive sua diluição, a partir do emprego por terceiro do mesmo signo, ao menos se se entende esse poder como decorrente da exclusividade no uso, visto que essa faculdade, em si considerada, depende estritamente do registro. E é esse o aspecto essencial a resolver o problema: o direito de exclusividade, como atributo da propriedade da marca, não toca ao depositante, apenas ao efetivo titular do registro, como deflui inequivocamente do texto do já citado art. 129, caput, da mesma Lei de Propriedade Industrial.

Não se exclui, por certo, a proteção ao empresário contra atos de reprodução indevida da marca utilizada, mas em perspectiva não registral, ligada à concorrência desleal. Em suma: a antecedência no depósito do pedido de registro, enquanto não deferido esse, não é isoladamente considerada bastante a assegurar ao depositante qualquer direito de exclusividade ou a automática oposição ao uso da mesma marca, ou de signos assemelhados, por terceiros.

E não altera esse quadro a superveniente aquisição da titularidade da marca nominativa por parte da autora, em função do registro a ela concedido pelo INPI em 29 de janeiro de 2013 (cf. certificado de fls. 142/143), na medida em que a ré, segundo informação trazida em contestação (fls. 47/58) e não refutada pela parte contrária, deixou de utilizar o vocábulo litigioso no rótulo de seus produtos em meados de 2012, em virtude de provimento antecipatório deferido em Primeiro Grau (fl. 39), inexistindo desse modo qualquer ofensa à exclusividade de uso advinda do registro marcário em questão.

Por outro lado, no que se refere à perspectiva de concorrência desleal, tem-se que a tutela abstratamente conferida pelo ordenamento jurídico às sociedade empresárias no tocante aos signos por elas adotados a fim de se identificarem em termos particularizados e individuais junto ao mercado, bem como distinguir os produtos que desenvolvem de outros semelhantes, advindos de terceiros, visa em última análise a repreensão de atos de concorrência desleal em sentido lato, obstando não apenas o aproveitamento parasitários de elementos distintivos alheios, com todas as consequências patrimoniais e mercadológicas daí decorrentes, mas também evitando que os consumidores incidam em erro, por inadvertidamente associarem sinais e marcas vinculadas a entidades distintas.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Bem a esse propósito, por sinal, já se manifestou o C. Superior Tribunal de Justiça:

“Para que se materialize a concorrência desleal, além de visar à captação de clientela de concorrente, causando-lhe danos e prejuízos ao seu negócio, é preciso que essa conduta se traduza em manifesto emprego de meio fraudulento, voltado tanto para confundir o consumidor quanto para obter vantagem ou proveito econômico.” (REsp. nº 1.376.264/RJ, 3ª T., Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 9/12/2014, DJe 4/2/2015)

E, à luz desse raciocínio, nota-se que o emprego do termo litigioso no rótulo de um dos medicamentos produzidos pela apelante, ao contrário do sugerido na exordial, não apenas não configura manobra fraudulenta voltada à indevida captação de clientela, como tampouco tem o condão de ludibriar os consumidores.

Com efeito, a simples enunciação por parte da ré, em meio à indicação da composição do fármaco por ela manipulado e sem qualquer destaque visual, da natureza química de um dos componentes empregados na elaboração do medicamento, não decorre a rigor de decisão mercadológica livremente tomada com intuito de angariar maior número de clientes mediante a reprodução da marca utilizada pela autora, graficamente idêntica à classe química do referido componente, mas sim da observância do dever de informação inerente a todos os fornecedores, que diz respeito até mesmo à composição dos produtos por eles desenvolvidos, a teor do art. 31 da Lei nº 8.078/90.

E, se assim é, mostra-se de todo intuitivo concluir que o uso do termo biolipídeo no rótulo de um dos medicamentos de fórmula manipulada produzidos pela ré não pode ser considerada medida parasitária, até mesmo porque, mesmo em casos envolvendo patentes de medicamentos, acaba por se afigurar legítima a utilização do fármaco patenteado para “preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado” (art. 43, III, da Lei nº 9.279/96).

De mais a mais, tem-se ainda por remota a possibilidade de os consumidores do medicamento manipulado produzido pela ré o confundirem com o composto desenvolvido pela autora, ou mesmo de o associarem a essa última como se tal litigante fosse a responsável pela respectiva fabricação, bastando considerar para tanto que a embalagem do produto da ré ostenta, com nítido destaque, o núcleo da denominação social de sua fabricante (cf. frasco que acompanhou a peça preambular - fl. 27-A).

Apelação nº 0227384-62.2011.8.26.0100 – Foro Central (Capital) – Voto nº 13.239 6

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Acresça-se outrossim o vulto econômico das atividades exercidas por cada uma das litigantes, o qual apenas evidencia ainda mais a inexistência de concorrência parasitária na espécie, afigurando-se pouco crível que a atuação da ré, farmácia de manipulação situada no Estado de São Paulo (fl. 15), tenha o condão de repercutir negativamente nas operações da autora, empresa de pequeno porte situada, segundo qualificação por ela própria fornecida, no estado do Ceará.

Dessa forma, não caracterizada a violação a direito marcário ou concorrência desleal por parte da ré, tal como acima explicitado, de rigor o acolhimento do recurso, julgando-se por conseguinte improcedente a demanda. Em razão da sucumbência, arcará a autora com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com atualização a contar da data do presente julgamento.

Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo.

FABIO TABOSA

Relator