jusbrasil.com.br
22 de Setembro de 2019
2º Grau

Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Agravo de Instrumento : AI 22139754720188260000 SP 2213975-47.2018.8.26.0000 - Inteiro Teor

Tribunal de Justiça de São Paulo
há 10 meses
Entre no Jusbrasil para imprimir o conteúdo do Jusbrasil

Acesse: https://www.jusbrasil.com.br/cadastro

Inteiro Teor

TJ-SP_AI_22139754720188260000_65b0f.pdf
DOWNLOAD

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2018.0000945161

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2213975-47.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante INCOM -INDUSTRIAL EIRELI, são agravados SS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA., HICKMANN COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA., BRIGHT STAR BUSINESS CORP. DO BRASIL LTDA. e PASSION COMÉRCIO DE PERFUMES E COSMÉTICOS LTDA..

ACORDAM , em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 3º Juiz que não conhece do recurso e declara. Susutentou oralmente a Dra. Pietra Quinelato.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEXANDRE LAZZARINI (Presidente), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.

São Paulo, 28 de novembro de 2018.

Alexandre Lazzarini

RELATOR

Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Voto nº 22448

Agravo de Instrumento nº 2213975-47.2018.8.26.0000

Comarca: São Paulo (2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM)

Juiz (a): Eduardo Palma Pellegrinelli

Agravante: Incom - Industrial Eireli

Agravados: Ss Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda., Hickmann Comércio e Confecções Ltda., Bright Star Business Corp. do Brasil Ltda. e Passion Comércio de Perfumes e Cosméticos Ltda.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TAMPAS UTILIZADAS EM COSMÉTICOS. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ART. 313, V, A, DO NCPC, PELO PRÁZO MÁXIMO DE 1 ANO OU ATÉ QUE O INPI REALIZE O JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE DO REGISTRO DO DESENHO INDUSTRIAL. INSURGÊNCIA DA AUTORA. HIPÓTESE DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO E PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E A PRESENTE DEMANDA. QUESTÕES ALEGADAS PELAS PARTES QUE JÁ FORAM LEVADAS EM CONSIDERAÇÃO PARA INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM ANTERIOR RECURSO. AGRAVO PROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão

proferida em 13/07/2018, às fls. 644/645 dos autos da “ação cominatória c/c

indenização por perdas e danos” movida pela agravante, e mantida às fls. 673 em sede

de embargos declaratórios, que determinou a suspensão do feito, nos termos do art. 313,

§ 4º, do NCPC, pelo prazo máximo de 1 ano ou até que o INPI realize o julgamento de

mérito da ação administrativa anulatória do registro de desenho industrial nº BR 30

2017 003616-3:

“Observa-se que houve a suspensão dos efeitos do registro do desenho industrial BR 30 2017 003616-3, pertencente à autora, por força de decisão administrativa do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (fls. 555).

E, em consulta à situação do processo no endereço eletrônico do INPI na internet, foi possível verificar estar consignada a informação de que parecer técnico concluiu pela nulidade do registro, aguardando-se

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

por ora a manifestação das partes acerca desse resultado.

Assim, em que pese a autora alegue que a demanda estaria fundamentada na prática de concorrência desleal e violação de seus direitos intelectuais sobre tampa, o registro de desenho industrial suspenso é também causa de pedir da demanda, pelo que está configurada a prejudicialidade externa e a necessidade de suspensão do feito (art. 313, V, alínea a do CPC).

(...)

Diante do exposto, determino a suspensão da presente ação, pelo prazo máximo de 1 ano ou até que o INPI realize o julgamento de mérito da ação administrativa anulatória do registro de desenho industrial nº BR 30 2017 003616-3”

Insurge-se a autora/agravante, sustentando a inexistência de prejudicialidade externa.

Alega, em síntese, que a demanda tem como causa de pedir a prática de crimes contra direitos de autor (propriedade industrial enquanto autora de obra de arte aplicada) e concorrência desleal, não estando fundamentada na violação de direito industrial.

Afirma, também, que, entendendo ser oportuno esclarecer que as tampas e frascos utilizados na indústria de perfumaria, em razão de seu design normalmente criativo e original (o que, independentemente de registro, lhes confere proteção como direito autoral), ainda admitem, de forma cumulativa, a proteção sob o manto da propriedade industrial, apenas noticiou que havia depositado perante o INPI o pedido de registro do desenho industrial.

Ressalta que, diante da causa de pedir apresentada, é irrelevante a data em que postulado o registro de desenho industrial, e que eventual decisão do INPI que venha a anular tal registro não abala os direitos autorais da recorrente sobre o design da tampa DORA.

Ademais, afirma que somente um processo judicial, e não mero procedimento administrativo, pode ensejar a suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, a, do NCPC, sendo que a presente demanda ainda é anterior ao processo administrativo de nulidade do registro.

Recurso processado com parcial efeito suspensivo para autorizar o regular prosseguimento do feito na origem, obstando, somente, a prolação da sentença até o julgamento deste agravo (fls. 92).

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Prevenção gerada pelo agravo de instrumento nº 2028310-55.2018.8.26.0000 (j. em 25/04/2018 mantido o indeferimento de tutela antecipada).

Contraminutas às fls. 97/116 e 117/130, com preliminares de não conhecimento do recurso à luz do art. 1.015, do NCPC.

Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 96).

É o relatório .

I) Cumpre ressaltar, de início, que é controvertida a questão sobre a possibilidade de interpretação extensiva do art. 1.015, do NCPC, no que diz respeito ao cabimento do agravo de instrumento para hipóteses não expressamente previstas no referido dispositivo.

A questão é analisada em profundidade por William Santos Ferreira ( Comentários ao Código de Processo Civil , coord. Cassio Scarpinella Bueno, vol. 4, Ed. Saraiva, 2017, pp. 453/460, n. 1.16) que, partindo do direito comparado, compilado por Teresa Arruda Alvim, mostra que nos sistemas norte-americano, francês e alemão, admitem, embora não seja a regra, a recorribilidade de decisões como as interlocutórias, em casos de possibilidade de causar dano irreparável ou, como no caso, a inutilidade futura do recurso (no sistema brasileiro, seria a apelação).

Assim, sustenta o referido doutrinador, que trata-se de uma taxatividade fraca e que “as hipóteses literais são indicativas de cabimento de agravo de instrumento (in abstrato); as demais são de constatações de necessidade de agravo e de inutilidade de apelação, portanto dependem de reconhecimento in concreto e de pedido da parte interessada por interposição do agravo de instrumento com ônus de demonstração”.

À luz de tais circunstâncias, observa-se que, no caso concreto deve ser admitida a interposição do agravo de instrumento, não sendo razoável que a parte fosse obrigada a aguardar a suspensão do feito por até 1 ano como determinado pela decisão recorrida, com insurgência em sede de eventual recurso contra a sentença, quando já não mais existirá interesse em discutir a paralisação do processo.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Isto é, a inadmissibilidade da insurgência implicará na inutilidade da questão impugnada, já que o diferimento da recorribilidade tornará inútil a discussão da matéria em sede de apelação ou contrarrazões, sendo irrelevante, portanto, a própria discussão acerca de preclusão (temporal, consumativa ou lógica).

II) Superada a preliminar, e respeitado o entendimento do MM. Juiz de origem, o presente recurso deve ser provido, para deferir o regular prosseguimento do feito.

Isso porque, o processo administrativo de nulidade do registro de desenho industrial, previsto nos arts. 113 e seguintes da Lei nº 9.279/96, não constitui causa prejudicial ao andamento desta demanda, à luz do disposto no art. 313, V, a, do NCPC (“depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”).

Anota-se que tanto o deferimento do registro, como o processo administrativo de nulidade, só ocorreram após o ajuizamento da presente “ação cominatória c/c indenização por perdas e danos”, conforme já ressaltado no acórdão do AI nº 2028310-55.2018.8.26.0000.

Observa-se, nesse diapasão, que sequer existia o registro do desenho industrial no momento da propositura do feito, de modo que tal situação fática será oportunamente analisada, para fins de análise das condições da ação, bem como para o próprio reconhecimento - ou não - do direito invocado.

Além disso, é certo que o mero procedimento de cunho administrativo de nulidade do registro pelo INPI não constitui causa de suspensão do feito, nos termos do art. 313, V, NCPC.

É oportuno ressaltar, em casos semelhantes, os seguintes precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial:

“PROPRIEDADE INTELECTUAL. Ré agravada que detém registro da marca 'Automec'. Autora agravante que pretende provimento declaratório de conteúdo negativo, no sentido de que não invade a esfera jurídica daquela ao utilizar a marca 'Automechanika', cujo registro no INPI pende de apreciação. Determinação em Primeiro

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Grau de Jurisdição de suspensão do processo até seja apreciado o pleito de registro da autora. Desnecessidade. Processo administrativo que não enseja prejudicialidade à presente demanda. Incerteza que persiste até que ocorra o registro, ou o indeferimento do pedido. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento nº 2032055-82.2014.8.26.0000, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. em 29/05/2014)

“PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INPI QUE PODERIA INFLUIR NO JULGAMENTO DA PRETENSÃO INIBITÓRIA. ALEGADA REPRODUÇÃO INDEVIDA DE PATENTE. Os julgados apresentados pelo agravante nas razões recursais, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e também deste Tribunal, não têm aplicação ao presente caso, visto que reconheceram a prejudicialidade externa em virtude da existência de duas demandas judiciais. No presente caso, como visto, pretende o agravante o reconhecimento da prejudicialidade externa entre procedimento administrativo e demanda judicial. E, nesta situação específica, este Tribunal já decidiu contrariamente ao pedido. Examina-se, no presente caso, eventual semelhança entre os produtos fabricados pelas rés com aquele patenteado pela autora, o que, ainda, não foi comprovado, visto que sequer se iniciou a produção da prova pericial, como se verificou do andamento do processo. Ademais, a solução do procedimento administrativo pode não ter nenhuma repercussão na decisão da demanda. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento nº 2052897-15.2016.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j. em 11/05/2016)

E, mesmo em caso de suspensão de processo em virtude da

pendência de ação judicial anulatória de registro, também já se entendeu que não há

relação de prejudicialidade para fins de aplicação do art. 313, V, do NCPC, uma vez que

eventual declaração de nulidade do registro produzirá efeito ex tunc, retroagindo à data

dos depósitos, conforme art. 112, § 1º, da Lei nº 9.279/96:

“Embargos de declaração. Contradição. Alegação de que o acórdão é contraditório. Inexistência de conflito entre as proposições do acórdão...