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21 de Novembro de 2019
2º Grau

Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação : APL 11326956720158260100 SP 1132695-67.2015.8.26.0100 - Inteiro Teor

Tribunal de Justiça de São Paulo
há 11 meses
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Inteiro Teor

TJ-SP_APL_11326956720158260100_7f45e.pdf
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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2018.0000968488

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº

1132695-67.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são

apelantes HECTOR RAÚL FERNANDES LOPEZ e CINETRANSFORMER

MOBILE CINEMAS BRASIL LTDA, é apelada ARTERIS S/A.

ACORDAM , em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara

Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,

proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de

conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores

MAURÍCIO PESSOA (Presidente sem voto), RICARDO NEGRÃO E

SÉRGIO SHIMURA.

São Paulo, 7 de dezembro de 2018.

Grava Brazil

Relator

Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO Nº: 1132695-67.2015.8.26.0100

APELANTES: HECTOR RAÚL FERNANDES LOPEZ e

CINETRANSFORMER MOBILE CINEMAS BRASIL LTDA.

APELADA: ARTERIS S/A

COMARCA: SÃO PAULO

JUÍZA PROLATORA: JULIANA PITELLI DA GUIA

Ação de abstenção de uso de produto

patenteado - Improcedência - Inconformismo -Não acolhimento - Em regra, o titular da

patente tem o direito de impedir terceiro de

produzir, usar, colocar à venda, vender ou

importar o produto objeto de patente - Todavia,

essa proteção legal não é absoluta -Limitações previstas no art. 43, da Lei 9.279/96

- Desnecessidade de autorização do titular da

patente, para atos praticados por terceiros, em

caráter privado e sem finalidade comercial,

desde que não acarretem prejuízo ao seu

interesse econômico - Essa é a hipótese dos

autos, pois não há contrapartida financeira

para o apoio fornecido pela apelada à ações

educativas de trânsito com uso do equipamento

objeto da patente de invenção - Sentença

mantida - Recurso desprovido.

VOTO Nº 30770

I - Trata-se de sentença que, nos autos

de ação de abstenção de uso de produto patenteado, rejeitou a

pretensão. Confira-se fls. 351/355.

Inconformados, os autores questionam a

conclusão de que o direito de patente deve ser mitigado, no

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caso, à luz da exceção prevista no art. 43, I, da Lei 9.279/96.

Em síntese, argumentam que o veículo de propriedade da

polícia rodoviária federal está protegido por propriedade

industrial e não pode ser utilizado sem a autorização dos

autores, sendo certo que o autor Hector detém a titularidade de

patente de invenção do aludido bem, junto ao INPI. Ainda,

apontam que a parte adversa é entidade privada que visa lucro

e destacam que a contratação firmada entre a ré e a polícia

rodoviária federal gerou benefícios econômicos indiretos a ela

(ré), pois houve divulgação de seu nome/marca. Buscam a

reforma da sentença, "condenando a Recorrida a se abster da utilização de bem

cuja propriedade industrial pertence a autora, devendo ser fixada astreinte em caso de

descumprimento, tudo conforme solicitado na exordial" (fls. 357/366).

O preparo foi recolhido (fls. 367/368),

sendo o recurso contrarrazoado (fls. 371/377).

Presentes os pressupostos de

admissibilidade, o recurso fica, neste ato, recebido.

É o relatório, adotado, quanto ao mais, o

da sentença apelada.

II - Os apelantes ajuizaram a demanda,

em dezembro de 2015, narrando que um deles (Hector Raul

Fernandez Lopez) detém a regular titularidade da patente de

invenção de equipamento de cinema móvel, com registro junto

ao INPI, desde dezembro de 2008, com contrato de exploração

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e uso da invenção ao litisconsorte (Cinetrasnsformer Mobile

Cinemas do Brasil Ltda). Ainda, informaram que, por conta de

irregularidade na documentação e a par de discussão judicial

sobre a aplicação de pena de perdimento, o equipamento foi

repassado à Polícia Rodoviária Federal, em Santa Catarina, e

está sendo utilizado, em parceria com a parte adversa, a qual

atua como concessionária de rodovia.

Em suma, diante do uso desautorizado

do equipamento protegido por patente de invenção e com lastro

no art. 42, da Lei 9.279/96, postularam obrigação de não fazer

consubstanciada na abstenção de utilização ou patrocínio de

qualquer atividade relacionada ao equipamento protegido por

patente de invenção.

A Julgadora de piso rejeitou a pretensão,

ante a conclusão de que "O projeto empreendido pela Polícia Rodoviária

Federal em parceria com a requerida, era desprovido de intuito lucrativo, e não houve

demonstração de que a ré tenha se utilizado de invento intelectual patenteado pela

autora, uma vez que o veículo utilizado fora doado legalmente à Polícia Rodoviária

Federal".

O inconformismo não comporta acolhida.

De acordo com o disposto no art. 42, da

Lei 9.279/96, o titular da patente tem o direito de impedir terceiro

de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar o produto

objeto de patente.

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Acontece que essa proteção legal não é

absoluta, uma vez que, de acordo com as diretrizes do acordo

TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights),

ratificado pelo Decreto 1.355/94 1 , "Os Membros poderão conceder exceções

limitadas aos direitos exclusivos conferidos pela patente, desde que elas não conflitem de

forma não razoável com sua exploração normal e não prejudiquem de forma não razoável

os interesses legítimos de seu titular, levando em conta os interesses legítimos de

terceiros" (art. 30).

Outrossim, consoante a lição de Denis

Borges Barbosa 2 , "o titular da patente deve aceitar os atos praticados por terceiro,

de caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não impliquem em prejuízo ao

seu interesse econômico" , sendo que a "limitação se refere à finalidade do ato, e

não a sua dimensão - o ato com propósito comercial, mesmo diminuto, acha-se excluído

da hipótese. O critério crucial será o da impossibilidade ou implausibilidade da lesão ao

interesse econômico do titular da patente, e não o da dimensão do ato; e não se

identifique a noção de 'privado' com o de pessoa física. Uma instituição de ensino, uma

organização cultural, um museu de arte moderna, podem utilizar-se do invento para suas

finalidades sem lesão ao titular".

O art. 43, da Lei 9.279/96, estipula essas

limitações, sendo que o inciso I, desse dispositivo, mitiga a

necessidade de autorização do titular da patente, para atos

praticados por terceiros, em caráter privado e sem finalidade

comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse

econômico do titular da patente.

1 http://www.inpi.gov.br/legislaca -1/27-trips-portugues1.pdf

2

Tratado de Propriedade Intelectual, Tomo II, Patentes, 2ª edição, Ed. Lumen Juris, 2017, pp. 1545-1546.

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Essa é a hipótese dos autos.

De fato, é irrepreensível a conclusão

externada na r. sentença apelada, no sentido de que "as atividades

desenvolvidas pela requerida eram desprovidas de intuito lucrativo, de modo que não

representaram qualquer prejuízo econômico a autora e, além disso, decorreram de

apreensão e decretação do perdimento do bem, tudo em conformidade com a lei".

Conforme termo de cooperação técnica

firmado com a União Federal (fls. 201/209, 210/218, 219/227 e

228/229), a apelada fornece apoio ao programa de educação

para o trânsito, com ações educativas por intermédio do cinema

rodoviário, mediante uso do equipamento objeto da patente de

invenção, que foi destinando à Polícia Rodoviária Federal, após

ato administrativo que decretou a pena de perdimento do bem.

Todavia, não há contrapartida financeira

para esse apoio fornecido pela apelada e nem há previsão de

uso do equipamento, com finalidade comercial, a caracterizar

prejuízo econômico ao titular da patente de invenção.

Ademais, sequer prevalece a sugestão

de benefício econômico indireto auferido pela apelada, pois as

ações educativas de trânsito apoiadas por ela e efetivadas com

a utilização do equipamento objeto da patente tem por escopo

a prevenção de acidentes, com preponderância do interesse

público primário, em detrimento do lucro visado nas atividades

empresariais da apelada, no setor de concessões de rodovias

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em território nacional.

Em conclusão, "não comprovado ato ilícito praticado

pela ré ou, ainda, prejuízo econômico pela autora, não há, pois, fundamento jurídico que

sustente o pedido inicial, sendo de rigor a improcedência da ação", com ratificação

in totum da r. sentença apelada.

Como consectário legal (art. 85, § 11, do

CPC), a verba honorária fica majorada de 10% para 20% do

valor atualizado da causa.

III - Ante o exposto, nega-se provimento

ao recurso. É o voto.

DES. GRAVA BRAZIL - Relator