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13 de Junho de 2021
2º Grau
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Tribunal de Justiça de São Paulo
há 3 anos
Detalhes da Jurisprudência
Órgão Julgador
2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial
Publicação
12/12/2018
Julgamento
10 de Dezembro de 2018
Relator
Ricardo Negrão
Documentos anexos
Inteiro TeorTJ-SP_APL_07152271220128260020_f8b17.pdf
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Inteiro Teor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Registro: 2018.0000985130

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0715227-12.2012.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MECABRAZIL INDUSTRIA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME, é apelado STOIK-INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP.

ACORDAM , em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "De ofício, anularam a sentença.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MAURÍCIO PESSOA (Presidente) e SÉRGIO SHIMURA.

São Paulo, 10 de dezembro de 2018

RICARDO NEGRÃO

RELATOR

Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

VOTO Nº : 37.006 (EMP – DIG – V)

APEL. Nº : 0715227-12.2012.8.26.0020

COMARCA : SÃO PAULO

APTE. : MECABRAZIL INDÚSTRIA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS

LTDA. ME

APTES. : STOIK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS

AUTOMOTIVAS LTDA. EPP OUTRO

APDOS. : OS MESMOS

APDO. : JOSÉ FERNANDES ESTEVAM EPP

COISA JULGADA NA ESFERA PENAL Extinção da punibilidade com fulcro no art. 107, IV, do CP Inexistência de empecilho ao ajuizamento de ação cível Inteligência do art. 65, II, do CP Sentença anulada para realização de perícia judicial.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL Patente Modelo de utilidade Autorização contratual do sócio da sociedade demandada para fabricar e comercializar objeto de patente de seu cotitularidade Alegação de que estaria violando patente de modelo de utilidade superveniente àquele, de titularidade exclusiva do coautor Defesa pautada na identidade dos modelos de utilidade Questão técnica que demanda a manifestação de perito judicial Sentença anulada de ofício para reabrir a instrução probatória, determinando-se a realização de prova pericial.

Dispositivo: de ofício anulam a r. sentença.

Recursos de apelação interpostos simultaneamente por Mecabrazil Indústria de Peças Automotivas Ltda. ME, de um lado, e Stoik Indústria e Comércio de Peças Automotivas Ltda. EPP e Francisco Boaventura de Oliveira Júnior dirigido à r. sentença proferida pelo Dr. Baiardo de Brito Pereira Júnior, MM. Juiz de Direito da E. 2ª Vara Cível do Foro Regional de Nossa Senhora do Ó, que julgou improcedentes os pedidos cautelar e principal deduzidos em face de José Fernandes Estevam EPP, e parcialmente procedentes os pedidos formulados em face de Mecabrazil Indústria de Peças Automotivas Ltda. EPP para condenar a sociedade empresária a não fabricar, comercializar ou divulgar produto que viole a patente MU 9101618-5.

Depois de rejeitar a preliminar de coisa julgada criminal, consignou o i. Magistrado singular que não obstante a redação do art. 1.147 do CC, o instrumento de compra e venda das cotas sociais autorizou expressamente o alienante Reuter a exercer a mesma atividade (Cláusula 8ª, parágrafo primeiro). Dessa forma, poderia a pessoa jurídica demandada da qual Reuter é sócio fabricar o que é objeto da patente MU 8901663-7, com autorização expressa de Reuter, por serem eles coproprietários da patente, mas não o da patente MU 9101618-5, de propriedade exclusiva de Francisco.

Registrou que os laudos encartados nos autos denotam, com segurança, a violação da patente MU 9101618-5 por Mecabrazil.

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Em relação ao corréu José Fernandes, falta prova de que ele tenha passado informações confidenciais da coautora à Mecabrazil, ou tenha fabricado ou comercializado produtos com violação de quaisquer das patentes existentes (fl. 273-276).

Em razões recursais a sociedade ré insiste na coisa julgada na esfera criminal e reitera que o produto da MU 8901663-7 é o mesmo objeto da MU 9101618-5, havendo fraude no registro de patente desta última.

Daí sua legitimidade para fabricar e comercializar o produto e a litigância de má-fé dos autores (fl. 285-295).

Preparo em fl. 305-307.

Contrarrazões em fl. 334-344 pelo improvimento do apelo.

Recorrem igualmente os autores pela condenação de todos os apelados (fl. 345-353).

Preparo em fl. 354-356.

Resposta recursal em fl. 364-370.

É o relatório.

Os recursos são tempestivos.

A r. sentença foi disponibilizada em 15 de abril de 2016 (fl. 283) e os protocolos se deram aos 2 de maio por Mecabrazil, e 17 de agosto pelos autores (fl. 285 e 334). Neste ínterim foi publicada r. decisão que rejeitou embargos declaratórios, em 8 de agosto (fl. 333).

I COISA JULGADA EM PROCESSO PENAL

De fato, foi proposta ação penal para apuração de infração prevista na Lei de Propriedade Industrial. Não examinado, porém, o mérito, vindo a ser extinta a punibilidade extinta com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal (fl. 253), circunstância que não impede a propositura de ação civil, conforme dicção do art. 67, II, do CP.

Escorreita, pois, a rejeição da preliminar.

II CONTRAFAÇÃO

Os autores buscaram a concessão de tutela jurisdicional para impedir os réus de fabricarem e comercializarem produto semelhante e/ou idêntico ao modelo de utilidade que Francisco patenteou sob n. MU 9101618-5, consistente em “disposição construtiva introduzida em bicos de

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injeção eletrônica”, depositado em 31 de agosto de 2011.

Segundo o resumo, o melhoramento introduzido tem a finalidade de “facilitar a montagem do bico injetor de modo a propiciar agilidade na linha de produção e consequente diminuição de custos sem o comprometimento da qualidade do produto final”. A “facilitação da montagem consiste na alteração do formato do núcleo da válvula que permite a sua montagem dentro da carcaça do bico por meio de pressão por interferência” (fl. 49-62).

Alegaram os réus que o produto por eles comercializado é objeto da patente MU 8901663-7, da qual o ex-sócio Reuter é cotitular, tendo sido expressamente autorizado a utilizá-la, nos termos do contrato de cessão de cotas. Esse modelo de utilidade, por seu turno, seria idêntico ao MU 9101618-5.

Conforme o documento de fl. 64-76, o MU 8901663-7 referese a “aperfeiçoamento introduzido em válvulas de injeção eletrônica”, esclarecendo-se que no modelo proposto, “o núcleo da válvula foi separado em duas partes”, propiciando “vantagens no processo de fabricação dos mesmos, uma vez que há economia no mencionado processo de fabricação” (fl. 70).

A comparação entre os documentos indica que as novidades apresentadas em um e outro modelo de utilidade são distintas: no MU 8901663-7 foi a separação do núcleo da válvula em duas partes, ao passo que no MU 9101618-5 teria sido o modo de montagem do núcleo da válvula.

O laudo técnico comparativo encartado em fl. 110-126 também aponta à distinção entre os modelos de utilidade patenteados e à contrafação do modelo de utilidade patenteado exclusivamente por Francisco. Tal documento, porém, não foi produzido sob o crivo do contraditório, tendo instruído a exordial.

Anota-se que a discussão sobre o componente mecânico é estritamente técnica, sendo recomendável a prévia análise de perito judicial para dirimir, com segurança, a controvérsia.

Realizando a perícia, o experto deverá esclarecer se os modelos de utilidade indicados são idênticos e se o produto fabricado e comercializado pela suplicada contrafaz o MU 9101618-5.

Em razão do exposto, de ofício anula-se a r. sentença para que seja realizada prova pericial.

Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos

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embargos, nos termos dos artigos 1º e 2º, da Resolução n.º 549/2011, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.

RICARDO NEGRÃO

RELATOR

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