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23 de Agosto de 2019
2º Grau

Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Agravo de Instrumento : AI 21850478620188260000 SP 2185047-86.2018.8.26.0000 - Inteiro Teor

Tribunal de Justiça de São Paulo
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Inteiro Teor

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TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Registro: 2019.0000144797

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2185047-86.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HYPERMARCAS S/A, é agravado CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA..

ACORDAM , em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, com observação VU.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GRAVA BRAZIL (Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2019

RICARDO NEGRÃO

RELATOR

Assinatura Eletrônica

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PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

VOTO Nº : 36.754 (EMP-DIG)

AGRV. Nº : 2185047-86.2018.8.26.0000

COMARCA : SÃO PAULO

AGTE. : HYPERMARCAS S/A

AGDO. : CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO E INDENIZAÇÃO) INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS Decisão judicial que decide que o valor da indenização referente a 31/10/17 totaliza R$ 475.245,38

Alegação de que, de acordo com os cálculos do perito, a indenização por atos de concorrência desleal deve corresponder aos royalties que seriam cobrados pela concessão de uma licença de uso Índole tributária e incidência de posturas administrativas Cabimento parcial A função da Portaria MF 436/58 não é fixar os royalties cobrados no mercado pelo uso de marcas ou patentes, mas sim estipular os percentuais dedutíveis do imposto de renda incidente sobre o lucro real da pessoa jurídica Não incidência do art. 26 da Medida Provisória n. 2.186-16, já revogada pela Lei n. 13.123 de 20 de maio de 2015 Disposição outra (patrimônio genético, e conhecimento tradicional associado) Valor a ser ressarcido sobre as vendas realizadas pela agravada de produtos que imitam o trade dress da recorrente Incidência do disposto no inc. II do art. 210 da Lei n. 9.279/96

Atendimento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade Fixação em 20% do faturamento havido com a venda dos produtos violadores do direito da agravante Decisão reformada Agravo parcialmente provido, com observação quanto à necessidade de retorno dos autos ao perito.

Dispositivo: Dão parcial provimento ao recurso, com observação quanto à necessidade de retorno dos autos ao perito.

Agravo de instrumento interposto por Hypermarcas S/A, dirigido à r. decisão proferida pela Dra. Andrea de Abreu e Braga, MMª. Juíza de Direito da E. 10 Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, no denominado “cumprimento definitivo da obrigação de pagar contida na condenação transitada em julgado”, extraído da “ação de abstenção de uso e indenização com pedido de liminar”, que promove contra Cimed Indústria de Medicamentos Ltda.

A nobre Magistrada julgou líquido o julgado, apontando que o valor da indenização referente a 31/10/17 é R$475.245,38. Esclareceu que o perito realizou diversos cálculos referentes ao período de contrafação. Diante da análise do laudo, ponderou que o início da prática ilícita a ser

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considerada, deveria ser todo o período em que se comercializou o produto, salientando que, de acordo com o perito, o início das vendas ocorreu em 9 de março de 2011. Aplicação do índice de 1% da receita bruta auferida pela ré para fins de calcular os royalties mostra-se correta e justa, na medida em que não foi fixado pelo Juízo outra alíquota (fl. 803-804 dos autos originais).

Inconformada, a recorrente interpôs o presente agravo de instrumento alegando que, de acordo com os cálculos do perito, a indenização por atos de concorrência desleal deve corresponder aos royalties que seriam cobrados pela concessão de uma licença de uso, conforme arts. 209 e 210 da Lei de Propriedade Industrial, sendo que a perícia apresentou dois cálculos alternativos, um considerando um percentual de 20% de royalties sobre as vendas do produto Epativan e outro com base num percentual de apenas 1%.

Diz que a perícia, ao mencionar o percentual de 1%, relaciona ao critério previsto na Portaria 436/1958 do Ministério da Fazenda, sendo que a portaria em questão não corresponde a nenhum royalty praticado no mercado, mas apenas ao limite de dedutibilidade fiscal para fins de apuração do imposto de renda incidente sobre lucro real de pessoas jurídicas. Entende que, em função de sua índole tributária, a portaria indicada não retrata o critério a ser seguido para o cálculo de indenizações, e que a doutrina defende indenizações iguais ou superiores a 20% da receita bruta gerada pelo produto.

Aduz que o art. 26 da Medida Provisória n. 2.186-16 estipulou royalties de 20% de indenização sobre a receita bruta obtida pelo uso indevido de direitos de propriedade intelectual, e que em casos de violação de marca ou trade dress , a jurisprudência do E. TJSP tem fixado as indenizações entre 20% e 25% da receita auferida pelo infrator. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão combatida, posto que o critério mais correto a ser seguido é de fixar (pelo menos) em 20% da receita bruta obtida com a venda dos produtos contrafeitos (fl. 1-16).

Preparo em fl. 17-18.

Manifestação da agravante opondo-se ao julgamento virtual, sem justificar essa pretensão, considerando não ser o caso de sustentação oral para a espécie recursal (fl. 25).

Contraminuta pelo não provimento do recurso (fl. 27-37).

É o relatório.

I TEMPESTIVIDADE

O recurso é tempestivo. A r. decisão combatida foi disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico aos 16 de agosto de 2018 (fl. 805 dos autos originais), e considerada publicada no dia seguinte (sexta-feira, 17/8/2018). Por sua vez, conforme consulta ao sistema interno deste E.

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Tribunal, a via digital do agravo foi recebida aos 31 de agosto de 2018, dentro, pois, do prazo legal de quinze dias úteis.

II - DOS CONTORNOS RECURSAIS:

A recorrente ajuizou a demanda principal visando à condenação da ré a se abster de fabricar, vender ou manter em estoque o produto EPATIVAN em flaconete que imite a tampa amarela e/ou a cor azul dos dizeres das embalagens tradicionais do medicamento EPOCLER, bem como recolher do mercado os existentes, bem como indenização por danos materiais e morais.

Em primeira instância, a r. sentença, embora reconheça a ocorrência de concorrência desleal, julgou parcialmente procedente a demanda, apenas no tocante as obrigações solicitadas, afastando a indenização (fl. 201-203 dos autos principais).

Em decisão colegiada (fl. 380-393 dos autos principais), reconhecido também o direito de ser indenizado, fixando o valor dos morais em R$ 15.000,00, com juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, e correção monetária a partir do arbitramento, determinou-se que a reparação e a apuração dos lucros cessantes dar-se-ia em liquidação de sentença, devendo ser levados em consideração aspectos como: diluição da marca, valor despendido com obtenção dos direitos autorais dos elementos das embalagens imitadas, valor despendido com cada depósito/registro da marca perante o INPI (artigo 210 da Lei 9.279/96).

Iniciado o cumprimento de sentença, nomeou-se o perito contábil, Sr. Jubray Sacchi (fl. 50 dos autos originais), a agravante formulou quesitos (fl. 59-60 dos autos originais).

Apresentado o laudo pericial o perito apresentou planilhas, contendo:

A demonstrativo das vendas do produto EPATIVAN (período da contrafação de 31/7/2012 a 3/3/2015);

B demonstrativo da indenização por lucros cessantes baseados na Lei n. 9279/96, art. 210, inc. III, por meio de percental defendido pela exequente;

C - demonstrativo da indenização por lucros cessantes baseados na Lei n. 9279/96, art. 210, inc. III, por meio de percental baseado na Portaria n. 436/58 (fl. 120-311 dos autos originais), com esclarecimentos e atualização dos cálculos em laudo complementar (fl. 398-775).

Manifestação das partes em fl. 778-789 e 790-801 e sobrevinda da r. decisão recorrida que homologou o cálculo apresentado no

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item C.

III DA INDENIZAÇÃO

A divergência devolvida repousa tão somente no percentual considerado para o cálculo do montante indenizatório referente aos lucros cessantes. Cumpre salientar o disposto no artigo 210 da Lei n. 9279/96:

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

Posto isto, o recurso comporta provimento parcial.

Em relação ao critério dos índices existentes na Portaria n. 436/58, cumpre salientar que o perito alegou que efetuou pesquisa a respeito de legislação do tema royalties (fl. 134 dos autos originai...