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19 de Fevereiro de 2020
2º Grau

Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação Cível : AC 10286499320168260002 SP 1028649-93.2016.8.26.0002 - Inteiro Teor

Tribunal de Justiça de São Paulo
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Inteiro Teor

TJ-SP_AC_10286499320168260002_83b3a.pdf
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Registro: 2019.0000172200

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1028649-93.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DT ENGENHARIA DE EMPREENDIMENTOS LTDA., é apelado PISOS TÉCNICOS COMERCIAL EIRELI.

ACORDAM , em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, reconheceram a competência da Justiça Estadual para exame da matéria, e, por votação unânime, rejeitaram a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, negando-lhe provimento. Sustentou oralmente o dr. Geraldo Evandro Papa (OAB/SP 94742)", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GRAVA BRAZIL (Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.

São Paulo, 11 de março de 2019

RICARDO NEGRÃO

RELATOR

Assinatura Eletrônica

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PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

VOTO Nº : 37.272 (EMP – DIG – P)

APEL. Nº : 1028649-93.2016.8.26.0002

COMARCA : SÃO PAULO

APTE. : DT ENGENHARIA DE EMPREENDIMENTOS LTDA.

LTDA.

APDA. : PISOS TÉCNICOS COMERCIAL EIRELI

COMPETÊNCIA ABSOLUTA Modelo de utilidade Ação intentada contra ré para se abster de utilizar modelo de utilidade patenteado Competência da Justiça Federal

Recurso repetitivo n. 1527232/SP nesse sentido Sentença anulada de ofício, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal Reconhecendo, por maioria, da competência da Justiça Estadual Voto vencido.

PROVA Documentos redigidos em língua estrangeira

Juntada pela ré sem a respectiva tradução juramentada

Ausência de intimação da autora para se manifestar sobre eles

Utilização dos documentos pelo perito judicial na elaboração do laudo Irrelevância Legitimidade dos documentos não contestada pela autora, que tampouco teve dificuldade na compreensão daqueles textos, cotejando cada um deles frente ao seu modelo de utilidade Exercício pleno do contraditório ao se manifestar sobre o laudo pericial Inexistência de prejuízo processual Nulidade inocorrente Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada Apelação improvida.

AMICUS CURIÆ - Ação inibitória de utilização de modelo de utilidade Pretensão à admissão do INPI para informar se patente concedida à autora está de acordo com a LPI

Prescindibilidade no caso concreto, pois solução da lide passa ao largo da discussão da ausência de novidade Intervenção inadmitida Apelação improvida.

PROVA Perícia Modelo de utilidade Incapacidade técnica específica e parcialidade do perito judicial suscitadas Insubsistência Incapacidade suscitada somente depois de oferecido laudo contrário ao interesse da apelante Vasta experiência profissional do experto, não sendo crível que não tenha entendido a reivindicação da demandante, mas sim que dela tenha meramente discordado Análise do objeto da lide por todos os ângulos que lhe foram apresentados, tendo, inclusive, consultado banco de dados para confirmar a autenticidade do conteúdo de cada um dos documentos alienígenas, o que demonstra seu senso crítico e imparcial

Desnecessidade de segunda perícia Cerceamento de defesa inocorrente Apelação improvida.

SENTENÇA Cerceamento de defesa Falta de intimação para apresentação de alegações finais Irrelevância

Diversas manifestações da suplicante durante o trâmite processual, inclusive após a prestação de esclarecimentos pelo perito judicial Desnecessidade de alegações finais Apelação improvida.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL Modelo de utilidade

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“Dispositivo intercambiável para utilização em sistema de pisos elevados internos e externos” Novidade suscitada pelo demandante consiste na utilização de aletas na “ordem de milímetro” e possibilidade de solda das batentes (ou aletas) ou cortes na própria base, dispensando uso de chanfros

Conclusão do perito judicial pela ausência de novidade do dispositivo patenteado pela autora Entendimento do órgão colegiado que “ordem de milímetro” é termo vago, compreendido entre 0,001mm a 1mm, inadmitido em desenho técnico Falta de precisão da espessura das aletas impede analisar se houve contrafação ou não pela recorrida, cujo modelo de utilidade especifica a espessura das aletas (3/10mm)

Inibitória improcedente Apelação improvida.

Dispositivo: por maioria, reconhecem a competência da Justiça Estadual para exame da matéria, e, por votação unânime, rejeitam a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, negando-lhe provimento.

Recurso de apelação interposto por DT Engenharia de Empreendimentos Ltda. dirigido à r. sentença proferida pelo Dr. Alexandre Batista Alves, MM. Juiz de Direito da E. 14ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, Comarca de São Paulo, que julgou improcedente o pedido deduzido em face de Pisos Técnicos Comercial EIRELI.

Depois de rejeitar o pedido de produção de novas provas, notadamente a intervenção do INPI, o i. Magistrado singular, com lastro no laudo pericial, entendeu que o modelo de utilidade produzido pela apelada não viola o direito da autora relativo ao MU 8603066-3, especialmente porque o experto informou que o MU 7900975-8 (ora extinto) foi patenteado pela ré e, portanto, o “dispositivo intercambiável para utilização em sistema de pisos elevados internos e externos” já se encontrava no estado da técnica quando do depósito do MU 8603066-3 pela autora (fl. 669-671).

Em razões recursais a autora sustenta, preliminarmente: (a) cerceamento de defesa por falta de intimação para se manifestar sobre documentos novos; (b) cerceamento de defesa diante da juntada de documentos em língua estrangeira, sem a respectiva tradução juramentada; (c) cerceamento de defesa porque não deferido o pedido de participação do INPI como amicus curie; (d) cerceamento de defesa porque não permitida a realização de nova perícia, pois o perito judicial não tem o conhecimento técnico exigido e atuou com parcialidade; e (e) cerceamento de defesa porque não concedido prazo para apresentação de razões finais.

Quanto ao mérito, afirma que a patente foi concedida pelo 'maior espaçamento entre as placas do piso elevado da ordem de milímetro (singular)', o que foi desconsiderado pelo perito. Outro ponto também desconsiderado pelo experto foi a diminuição da espessura das aletas, o que constitui inovação em relação ao MU 7800795-8. Assim, é falsa a afirmação da ré de que utilizava aletas mais finas antes de 2006 (data do depósito de patente pela autora). Dessa forma, o MU 8603066-3 contém novidade em

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relação ao MU 7800795-8.

Em relação às patentes US 3561098, US 5588264, US 6363685, US 2003/0070372 e ES 263998 diz não representarem estado da técnica porque não fazem dimensionamento das aletas.

No tocante ao catálogo da Buzon Pedestal International, afirma que nenhuma base de sustentação de piso elevado possui aletas com espessura da ordem de milímetro. Além disso, apenas três produtos do catálogo possuem data, inviabilizando situar a integralidade de seus serviços no tempo. Outrossim, as imagens deixam claro que as aletas existentes no suporte fabricado pela Buzon supera a ordem de milímetro. Não antecipam, pois, a novidade presente na patente da autora.

Ao final, pede a anulação da r. sentença com o refazimento de perícia judicial, o desentranhamento dos documentos de fl. 314-371 e o chamamento do INPI como amicus curiae.

Alternativamente, pleiteia a reforma da sentença para determinar que a ré se abstenha do uso do objeto da patente do MU 8603066-3, condenando-a, ainda, ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes (fl. 675-772).

Preparo em fl. 774-775.

Contrarrazões em fl. 781-794 defendendo, preliminarente, o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica da sentença. Quanto ao mérito, aduz que o modelo de utilidade comercializado pela autora é cópia fiel do modelo de utilidade patenteado pela ré.

A apelada juntou documento em fl. 801-803 e em fl. 805-811, tendo a apelante juntado documentos em fl. 815-968.

É o relatório.

O recurso é tempestivo: a r. sentença foi disponibilizada em 31 de maio de 2017 e o protocolo se deu aos 14 de junho (fl. 674-675). Dentro, pois, da quinzena legal.

A apelante pretende que a ora apelada se abstenha de fabricar e comercializar dispositivo utilizado em sistema de pisos elevados, afirmando ocorrer violação à patente que lhe foi concedida (MU 8603066-3).

Em resposta a ré informou ser detentora da patente MU 7800795-8 (deferida em 23 de novembro de 2004 e ora arquivada), muito antes do depósito de patente pela demandante.

Além disso, em 2009 Washington Luiz Costa Natel protocolou pedido de patente relativo a aperfeiçoamento em relação à patente anterior (MU 7800795-8), tendo sido concedida a carta patente em 14 de novembro de 2017 (MU 8900728-0), conforme fl. 801-803 e 805-811.

Em que pese Washington constar como titular da patente, a ré, em contrarrazões, se autointitula proprietária da nova patente.

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Em contrapartida, a autora informou haver protocolado pedido de nulidade da MU 8900728-0 (fl. 814-968).

Pois bem.

Já pontuou a Corte Superior

[...] já foi decidido que o exame da questão deve ser precedido de certas cautelas, visando a preservar a competência da Justiça Federal e a necessária participação do INPI nos processos a respeito da patente. [...].

Esse entendimento foi corroborado pelo recente julgamento, pela 2ª Seção, do REsp. 1.527.232/SP, em que, para os fins do art. 1.036, do CPC/2015, ficou estabelecido que “compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória”. (AgInt no AREsp 227.289/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 09/04/2018)

De fato, em r. decisão proferida aos 13 de dezembro de 2017, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em aresto de lavra do Exmº Ministro Luís Felipe Salomão, fixou a competência da Justiça Federal para julgar ações em que se pleiteia a abstenção do uso de marca registrada pelo INPI.

Nas palavras do Relator, “quanto ao pedido de abstenção (inibição) do uso de marca, dúvida não há quanto à competência da Justiça Federal, até por decorrência expressa do artigo 173 da LPI, sendo a abstenção de uso uma decorrência lógica da desconstituição do registro sob o fundamento de violação do direito de terceiros. Cumpre ao Juízo Federal 'analisar o pedido de abstenção de uso tão somente nos estritos limites daquilo que compõe o registro marcário anulando, relegando para a Justiça Comum todo e qualquer aspecto relacionado ao conjunto-imagem (trade

dress )' (Instituto Danemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. Comentários à lei da propriedade industrial. 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 392-393)” (p. 32).

A tese restou assim fixada:

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA DETERMINAR ABSTENÇÃO DE USO DE ELEMENTOS QUE NÃO SÃO REGISTRADOS NO INPI E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA IMPOR ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA REGISTRADA PELO INPI (TEMA: 950)

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(...)

1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/15 (art. 543-C do

CPC/1973), é a seguinte:

As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da Justiça Estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.

(...)

(REsp 1527232/SP, DJe 05/02/2018).

E ainda:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. MODELO DE UTILIDADE.

1. Contraria o art. 535 do Código de Processo Civil (1973) o acórdão que deixa de se manifestar sobre ponto relevante suscitado pela defesa e essencial para a solução da controvérsia.

2. No caso, foi omisso o Tribunal de origem, porque no acórdão recorrido considerou apenas que "para a comprovação da nulidade da patente seria necessária a produção de prova pericial específica nesse sentido, não bastando, conforme pretende a apelante, o parecer por ela encomendado junto à Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro" (e-STJ fl. 1355). Não justificou, todavia, a imprestabilidade do parecer nem fez menção a seu conteúdo, bem como deixou de levar em consideração a pertinente alegação a respeito da revisão do entendimento acerca da patente pelo próprio INPI, alegadamente amparado em prova sobre a qual a Corte de origem haveria de se pronunciar.

3. Ressalvada a competência da Justiça Federal, mas para garantia do contraditório, é mister que a Corte Estadual analise a alegação de que o próprio INPI reviu seu entendimento acerca da patente anteriormente deferida por essa autarquia.

4. Agravo interno conhecido e recurso especial provido.

(STJ, AgInt no AREsp 227.289/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe

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09/04/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - NULIDADE DE PATENTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. A atual jurisprudência do STJ firmou entendimento segundo o qual, embora o art. 56, § 1º, da Lei 9.279/1996, preveja a possibilidade de se alegar, em matéria de defesa, a nulidade da patente, a melhor interpretação a ser dada ao aludido dispositivo legal é no sentido de que essa alegação deve se dar em ação autônoma a ser ajuizada perante a Justiça Federal. Precedentes.

2. A discussão sobre a validade de um registro de marca, patente ou desenho industrial, nos termos da LPI, tem de ser travada administrativamente ou, caso a parte opte por recorrer ao judiciário, deve ser empreendida em ação proposta perante a Justiça Federal, com a participação do INPI na causa. Precedentes.

3. A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte impede o conhecimento da pretensão recursal, nos termos da Súmula 83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea a do permissivo constitucional, como pela alínea c.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1590046/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 26/02/2018)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. NULIDADE DE REGISTRO. MATÉRIA DE DEFESA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA AÇÃO AUTÔNOMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E PARTICIPAÇÃO DO INPI. ARTIGOS ANALISADOS: ARTS. 56, § 1º; 57; 175 E 205, da Lei 9.279/96.

1. Ação de reparação por danos materiais, compensação por danos morais e abstenção de uso de marca, ajuizada em 15.12.1999. Recurso especial concluso ao Gabinete em 11.10.2011.

2. Discussão relativa à possibilidade de reconhecimento incidental de nulidade ou ineficácia de registro de marca, alegada como matéria de defesa.

3. Não obstante exista a previsão legal expressa de que o ajuizamento da ação de nulidade de registro de marca se dará "no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito" (art. 175), não há qualquer disposição acerca da possibilidade de arguição da nulidade como matéria de defesa, como se dá na hipótese de ação cujo objeto seja a nulidade de patente.

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4. Ainda que a lei preveja, em seu art. 56, § 1º, a possibilidade de alegação de nulidade da patente como matéria de defesa, a melhor interpretação de tal dispositivo aponta no sentido de que ele deve estar inserido no contexto de uma ação autônoma, em que se discuta, na Justiça Federal, o próprio registro .

5. Não faria sentido exigir que, para o reconhecimento da nulidade pela via principal, seja prevista uma regra especial de competência e a indispensável participação do INPI, mas para o mero reconhecimento incidental da invalidade do registro não se exija cautela alguma. Interpretar a lei deste modo equivaleria a conferir ao registro perante o INPI uma eficácia meramente formal e administrativa .

6. A discussão sobre a validade de um registro de marca, patente ou desenho industrial, nos termos da LPI, tem de ser travada administrativamente ou, caso a parte opte por recorrer ao judiciário, deve ser empreendida em ação proposta perante a Justiça Federal, com a participação do INPI na causa. Sem essa discussão, os registros emitidos por esse órgão devem ser reputados válidos e produtores de todos os efeitos de direito.

7. Recurso especial provido.

(REsp 1281448/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 08/09/2014)

Também a Corte mineira decidiu pela competência da Justiça Federal nos casos de abstenção de uso de patente:

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Neste diapasão, também as ações inibitórias tendo como objeto produtos patenteados pelos réus devem se submeter ao crivo da Justiça Federal.

Desse modo, o Relator entende que somente a Justiça Federal é competente para analisar a matéria e, por isso, pelo seu voto determinaria a remessa dos autos a ela.

A maioria da Turma Julgadora, formada pelos Desembargadores Maurício Pessoa e Sérgio Shimura, porém, concluiu pela competência da Justiça Estadual, motivo pelo qual o Relator vencido passa ao exame do mérito recursal.

I AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

Ao contrário do que afirma o recorrente, a extensa e prolixa apelação impugna os fundamentos da r. sentença, questionando pormenorizadamente o laudo pericial que lastreou a decisão atacada.

Destarte, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso.

II QUESTÕES PREJUDICIAIS:

II.1. SOBRE OS DOCUMENTOS DE FL. 314-371

A juntada dos documentos de fl. 314-371 acarretou dois pontos de inconformismo da autora, que alegou cerceamento de defesa porque: (a) não foi intimada para se manifestar sobre eles, que foram utilizados pelo perito judicial na elaboração do laudo; e (b) encontram-se em língua estrangeira, sem a respectiva tradução juramentada.

Em relação aos documentos em idioma estrangeiro a ausência de tradução juramentada é admitida se não houver empecilho à compreensão do documento e sua validade não houver sido impugnada tempestivamente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. DOCUMENTO REDIGIDO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA DESACOMPANHADO DA RESPECTIVA TRADUÇÃO JURAMENTADA. ÓRGÃO JULGADOR QUE NÃO VÊ OBSTÁCULO PARA A SUA

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COMPREENSÃO. VALIDADE NÃO CONTESTADA PELA PARTE ADVERSA. DOCUMENTO COM EFICÁCIA DE PROVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF.

1. De acordo com julgado desta Corte, "Em se tratando de documento redigido em língua estrangeira, cuja validade não se contesta e cuja tradução não é indispensável para a sua compreensão, não é razoável negar-lhe eficácia de prova. O art. 157 do CPC, como toda regra instrumental, deve ser interpretado sistematicamente, levando em consideração, inclusive, os princípios que regem as nulidades, nomeadamente o de que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa (pas de nulitté

sans grief ). Não havendo prejuízo, não se pode dizer que a falta de tradução, no caso, tenha importado violação ao art. 157 do CPC" (REsp 616.103/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 27/09/2004, p. 255).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1328809/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017)

No caso concreto, a suplicante não contestou a legitimidade dos documentos e tampouco teve dificuldade na compreensão daqueles textos, analisando cada um deles frente ao seu modelo de utilidade, como se vê na impugnação ao laudo pericial (fl. 450-494, especialmente fl. 461-488).

Tampouco a falta de intimação causou prejuízo processual à suplicante.

A suplicada apresentou quesitos complementares e juntou os documentos de fl. 314-371 depois da reunião havida entre os assistentes técnicos das partes e do perito judicial, pegando de surpresa a recorrente.

O experto respondeu aos quesitos apresentados e concluiu pela ausência de novidade do modelo de utilidade da recorrente, comparando-o com as patentes estrangeiras.

Mas, ao ser intimada para se manifestar sobre o laudo pericial, a recorrente teve a oportunidade de exercer o contraditório e o fez, detalhando em quê as patentes estrangeiras se diferenciavam do seu modelo de utilidade (fl. 450-494). Nesse diapasão, formulou novos quesitos (fl. 490-494).

Também sua assistente técnica manifestou nos autos (fl. 515-539), impugnando tecnicamente o laudo e as respostas relacionadas aos

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documentos em língua estrangeira.

Houve, pois, pleno exercício do contraditório, inexistindo prejuízo processual. Por esse motivo, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

II.2. PARTICIPAÇÃO DO INPI COMO AMICUS CURIAE

A autora postulou a admissão do INPI como amicus curiæ para informar ao Juízo se a patente que lhe foi concedida (MU 8603066-3) está de acordo com a Lei de Propriedade Industrial.

O i. Magistrado singular indeferiu o pedido por reputar presentes todos os elementos necessários para julgamento da lide, sendo desnecessária a produção de novas provas.

A figura do amicus curiæ é nova na legislação infraconstitucional, sendo extensa, entretanto, sua participação nos Tribunais Superiores.

Na novel legislação processual está prevista no art. 138, caput, do CPC, que admite sua participação nos casos de relevância da matéria, especificidade do tema objeto da demanda ou se houver repercussão social da controvérsia, ressalvando-se que sua participação não implica alteração da competência (§ 1º).

A origem da figura do amicus curiae vem do direito romano, sendo que no direito norte-americano deu-se o seu maior desenvolvimento, com fundamento na intervenção de um terceiro desinteressado em processo em trâmite com o objetivo de contribuir com o juízo na formação de seu convencimento. Em tese seus conhecimentos a respeito da matéria tratada na ação justificam a intervenção, sempre com o propósito de melhorar a qualidade da prestação da tutela jurisdicional.

Apesar de a origem do instituto estar atrelada à ideia de “amigo da corte” (friend of court ou freund des gerichts), é preciso reconhecer que demandar um total desinteresse do amicus

curiae seria o suficiente para aniquilar completamente essa forma de participação na ação direta de inconstitucionalidade. É preciso reconhecer que o amicus curiae contribui com a qualidade da decisão, dando sua versão a respeito da matéria discutida, de forma que ao menos o interesse para a solução da demanda no sentido de sua manifestação sempre existirá. Ainda que tenha muito a contribuir em razão de seu notório conhecimento a respeito da matéria, não é comum que as

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manifestações do amicus curiae sejam absolutamente neutras.

Por outro lado, demonstra-se a existência de um interesse institucional por parte do amicus curiae, que, apesar da proximidade com o interesse público, com esse não se confunde. O interesse institucional é voltado à melhor solução possível do processo por meio do maior conhecimento da matéria e dos reflexos no plano prático da decisão. Esse verdadeiro interesse jurídico, diferente do interesse jurídico do assistente, porque não diz respeito a qualquer interesse subjetivo, é justamente o que legitima a participação do amicus curiae no processo.

(Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo ; Daniel Amorim Assumpção Neves; Salvador/BA; Juspodivm, 2016, 1ª ed., p. 224, art. 138, nota 1).

Como se vê, a admissão do amicus curiæ não trata de produção de nova prova, e sim aprofundamento da discussão, angariando o julgador maior conhecimento técnico para decidir com mais segurança a respeito do tema debatido. Não por outro motivo, as hipóteses de cabimento são restritas: relevância da matéria, especificidade do tema objeto da demanda ou se houver repercussão social da controvérsia.

Pois bem.

No caso concreto, conquanto admitida a importância do amicus curiæ para deslinde da causa, forçoso reconhecer que no caso concreto sua participação é dispensável porque, como se verá, a solução da demanda passa ao largo da discussão da ausência de novidade, tendo lastro na imprecisão da reivindicação da patente (item III.2, p. 9 do aresto).

Exclusivamente por esse motivo, indefiro o pedido de admissão do INPI como amicus curiæ.

II.3. NOVA PERÍCIA

A capacidade técnica específica do perito judicial, engenheiro elétrico (https://www.escavador.com/sobre/2912647/boris-largman; disponível em 1º de março de 2019), deveria ter sido questionada após a nomeação, ou logo depois da reunião havida entre o experto e os litigantes.

A recorrente questiona seu conhecimento técnico sobre patentes porque o perito não teria entendido que a novidade de seu modelo de utilidade consiste em aletas de no máximo um milímetro.

Uma vez que o perito judicial concluiu pela inexistência de

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novidade do modelo de utilidade da autora, suas considerações são alvo de críticas pela suplicante.

Mas seu argumento soa como mero inconformismo, não vislumbrando a Turma Julgadora a alegada falta de conhecimento técnico.

O experto é graduado em engenharia elétrica, é cadastrado no órgão de classe (CREA) dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, pósgraduado em investigação de fraudes e forense computacional e administração de empresas, especializado em propriedade industrial e também em perícia “petróleo e gás”, e é perito aposentado da Superintendência da Polícia Técnico Científica (fl. 632).

Não é crível, portanto, que não tenha compreendido a reclamação da suplicante, mas que dela apenas tenha discordado.

Tampouco se vislumbra a parcialidade do auxiliar da Justiça, tendo o experto analisado o objeto da lide por todos os ângulos que lhe foram apresentados, como se vê no laudo pericial e nos consistentes esclarecimentos prestados (fl. 372-444 e 616-632).

Ressaltou o perito que consultou banco de dados para confirmar a autenticidade do conteúdo de cada um dos documentos alienígenas (fl. 621), o que demonstra seu senso crítico.

Não há, pois, nenhum dos vícios apontados.

A matéria apresentada foi bem esclarecida pelo perito judicial, sendo desnecessária nova perícia.

Rejeitada, pois, também esta preliminar de cerceamento de defesa.

II.4. AUSÊNCIA DE RAZÕES FINAIS

A última preliminar aventada pela autora diz respeito à falta de intimação para apresentação de alegações finais.

A tese não vinga.

Há diversas manifestações da suplicante durante o trâmite processual, sendo a última delas em fl. 649-655, questionando, mais uma vez, a utilidade do laudo pericial, após os esclarecimentos prestados pelo experto.

Nesse diapasão, a apresentação de alegações finais era mesmo desnecessária.

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III MÉRITO

A recorrente invoca duas novidades no seu piso elevado: (a) as batentes, ou aletas, contam com a “ordem de milímetro” que, em suas palavras, significa um milímetro ou menos e, por isso, as pedras não precisam de chanfros; e (b) as aletas podem ser soldadas na plataforma ou serem resultado de um corte feito na própria plataforma, para permitir que as placas modulares sejam acomodadas de forma adjacente entre si, sem a necessidade de chanfros em suas bordas periféricas (fl. 43-60, especialmente fl. 50).

A patente do MU 8603066-3 foi depositada em 26 de julho de 2006, sendo a concessão do pedido publicada aos 11 de março de 2008 (fl. 43).

A apelada, por seu turno, descreveu que seu modelo de utilidade utiliza aletas de 3/10 mm, dispensando o chanfro e parafusos na base, pois são autossustentáveis, eliminando também as travessas que sustentam as placas de piso elevado. Ressalta que o MU 8900728-0, depositado em abril de 2009 (três meses depois de ser notificada pela autora para se abster da comercialização do produto, conforme fl. 67-74 e 76-80), é aperfeiçoamento do MU 7800975-8, do qual é cessionária (fl. 179-191 e 218-219).

É, pois, sobre exclusivamente sobre esses dois enfoques (espessura das aletas, e possibilidade de solda das aletas ou cortes na própria base), que deveria ser examinada a presença do requisito novidade, seja em confronto com o MU 8900728-0, pertencente à ré, ou a outras patentes, nacionais ou estrangeiras, indicadas nesses autos.

III.1. Confronto do MU 8603066-3 com as patentes US 3561098, US 5588264, US 6363685, US 2003/0070372 e ES 263998

O perito judicial constatou:

(a) na patente US 5588264 os pisos não possuem chanfros em suas bordas e os batentes possuem espaçamento definido entre os pisos; possui espessura igual à largura desejada do intervalo entre pisos ou mesmo uma espessura da ordem de milímetro;

(b) nas patentes US 3561098 e US 6363685 os pisos não

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possuem chanfros em suas bordas e os batentes possuem espaçamento definido entre os pisos;

(c) no piso patenteado sob n. US 20030070372 e no produto do catálogo Buzon UK há quatro batentes na espessura da ordem de milímetro e dispostos perpendicularmente entre si, além de não possuírem chanfros (fl. 408 e 409);

(d) já o piso retratado pela patente ES 263998 possui quatro batentes na espessura da ordem de milímetro e dispostos perpendicularmente entre si, dispostas de forma central que se estendem até a borda do gabarito laminar; além disso, os pisos não possuem chanfros em suas bordas e os batentes possuem espaçamento definido entre os pisos;

Em relação às patentes US 3561098, US 5588264, US 6363685, US 2003/0070372 e ES 263998 diz não representarem estado da técnica porque não fazem dimensionamento das aletas.

Concluiu o perito que o produto da ré não viola o direito de propriedade industrial relativo ao MU 8603066-3, pois esta já estava no estado da técnica, conforme análise dos documentos alienígenas.

Outrossim, a ré exerce regularmente seu direito com lastro no extinto MU 7800975-8, pois a carta patente da autora descreve todos os elementos contidos em seu quadro reivindicatório e nos desenhos do extinto modelo de utilidade da demandada, que também já se encontrava no estado da técnica quando de seu depósito, como atestam os documentos US 3561098, US 5588264 e ES 263998.

Informou o experto que “ordem de milímetro” é termo vago, ou seja, expressão que acarreta indefinição na reivindicação e não define qualquer dimensão, podendo ser encontrada também em outros documentos apresentados nos autos.

Também a ausência de chanfros foi encontrada em outras patentes estrangeiras anteriores, concluindo que a carta patente MU 8603066-3 foi concedida com afronta ao art. 46 da LPI (fl. 410-412).

No tocante ao catálogo da Buzon Pedestal International, afirma que nenhuma base de sustentação de piso elevado possui aletas com espessura da ordem de milímetro. Além disso, apenas três produtos do catálogo possuem data, inviabilizando situar a integralidade de seus serviços no tempo. Outrossim, as imagens deixam claro que as aletas existentes no suporte fabricado pela Buzon supera a ordem de milímetro. Não antecipam, pois, a novidade presente na patente da autora.

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III.2. Confronto entre o MU 8603066-3, da autora, e MU 7800795-8 e MU 8900728-0, da ré

Comparando os modelos de utilidade patenteados pela recorrida (o extinto 7800795-8 e o atual MU 8900728-0), o experto concluiu que todas as disposições construtivas reivindicadas pela autora estão presentes no objeto periciado da ré (fl. 401), consignando que o produto periciado é fabricado nos moldes da extinta patente MU 7800795-8, já sob o estado da técnica quando de seu depósito (fl. 437-438).

Constatou, ainda, que o modelo de utilidade da autora (n. 8603066-3) descreve todos os elementos da extinta MU 7800795-8, de titularidade da ré, consignando que a expressão “ordem de milímetro” é termo vago, acarretando indefinição na reivindicação, e não define qualquer dimensão (fl. 405). Apontou, ainda, para a inexistência de chanfro no MU 7800975-8 (fl. 405-406).

Portanto, no entender do perito judicial, o modelo de utilidade patenteado pela demandante não apresenta qualquer novidade, seja porque já não existia chanfro no MU 7800975-8 (extinta em 2013), encontrando-se a característica no estado da técnica, ou porque a imprecisão do termo “ordem de milímetro” não permite concluir qualquer dimensão, impossibilitando aferir a existência de novidade.

A assistente técnica da autora, Dra. Maria Sylvia Spessoto Zaroni, ofereceu críticas ao laudo (fl. 515-539) afirmando que até o lançamento do produto pela suplicante, os pisos sem chanfros apresentavam um espaçamento de pelo menos 4 mm. Para reduzir tais espessuras, a fim de juntar as bordas mais próximas (“junta seca”), os pisos necessitavam de chanfros. O fato do produto da autora contar com batentes na ordem de milímetro dispensa a presença de chanfros nos pisos.

Baseando-se exclusivamente nas reivindicações (novidades) apontadas pela recorrente, e por força do princípio do documento único (Resolução n. 298/2012 do INPI, art. 4.3.2) não é possível afirmar que a MU 7800975-8 antecipou todos os elementos da solução técnica do modelo de utilidade da autora. Isso porque o perito judicial constatou apenas a ausência de chanfros nas bordas periféricas, não se fazendo qualquer referência à espessura das aletas (fl. 405-406).

Por outro lado, não é possível afirmar que o MU 8603066-3, de titularidade da ré, reproduza o modelo de utilidade patenteado pela demandante, não obstante a afirmação de que a espessura das aletas é inferior à da MU 7800975-8.

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Isso porque a apelada pontuou nas reivindicações que sua aleta possui 3/10 mm, ao passo que se desconhece quantos milímetros possui o modelo de utilidade da autora, que preferiu a expressão vaga “ordem de milímetro”.

Certo que “ordem de milímetro” (porque escrito no singular) não pode se referir a mais de um milímetro. Ou seja, “ordem de milímetro” compreende de 0,001mm a 1mm.

Mas se a espessura das aletas era elemento determinante para diferenciar seu modelo de utilidade de outros já sob o estado da técnica, impunha-lhe que definisse uma medida exata expressa em valor numérico numa unidade de medida, conforme recomendado pela ABNT (NBR 1026/1987, art. 3.1, fl. 633).

Não tendo a demandante cumprido a exigência técnica, não é possível afirmar que seu modelo de utilidade se trata de anterioridade impeditiva ao MU 8900728-0: as aletas do modelo patenteado pela autora podem ser maiores ou menores do que 3/10mm.

Ora, se forem menores, a ré não trouxe melhor solução técnica; mas, se as aletas dos pedestais da autora forem maiores, a demandada trouxe solução técnica melhor.

Como se vê, a expressão “ordem de milímetro” é termo vago, trazendo a ideia de “grandeza indefinida” e inviabilizando concluir-se pela existência ou não de contrafação.

Registre-se, por fim, que sequer a ideia do autor é nova.

Diz o item 2 da Resolução 298/2012 do INPI (Diretrizes de Exame de Patente de Modelo de Utilidade):

O Modelo de Utilidade é a criação de algo resultante da capacidade intelectual do seu autor, referindo-se a um objeto de uso prático ou parte dele. Este objeto deve ser tridimensional (como instrumentos, utensílios e ferramentas), apresentar nova forma ou disposição, que envolva ato inventivo e resulta em melhoria funcional no seu uso ou fabricação. Este deve ser suscetível de aplicação industrial. Sistemas, processos ou métodos para obtenção de algum produto não estão inclusos neste tipo de proteção.

A invenção, por sua vez, é a criação de algo resultante da capacidade intelectual do seu autor e que representa uma solução nova para um problema existente, em uma determinada área tecnológica possuindo atividade inventiva. As invenções podem ser referentes a produtos industriais (compostos,

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composições, objetos, aparelhos, dispositivos etc.) e a atividades industriais (processos, métodos, etc.).

As Patentes de Invenção visam a proteção de criações de caráter técnico, para solucionar problemas em uma área tecnológica específica. Enquanto as Patentes de Modelo de Utilidade são objetos que, sem visar um efeito técnico peculiar (caso em que constituiriam uma invenção propriamente dita) se destinam a melhorar o uso do objeto, podendo acarretar uma maior eficiência ou comodidade no uso do mesmo.

Podemos ter criações de forma ou disposição enquadradas como Patente de Invenção ou de Modelo de Utilidade. O que irá determinar a definição da natureza correta será avaliar se estamos diante de um aperfeiçoamento de efeito ou funcionalidade caso de proteção como Patente de Modelo de Utilidade ou diante de novo efeito técnico-funcional caso de proteção como Patente de Invenção.

Como se vê no Parecer Técnico do INPI (fl. 440-444), a demandante depositou, inicialmente, um pedido de patente de invenção (PI0603292-3), indeferido por haver colidência com as anterioridades do MU 8402057 e USRE 35369 (de forma combinada), além da anterioridade não patentária I Stirling Lloyd (www.stirlinglloyd.com, “System Intergritank with PARDAK). Além disso, com relação às reivindicações dependentes (2 a 10 dependentes), as mesmas estão sugeridas nas anterioridades USRE 35369, MU 8402057, MU 8402058 e US 5197244, bem como nas “anterioridades não patentárias I, II, III e IV e, por isso, sem atividade inventiva e óbvias para um técnico no assunto” (fl. 441).

Ciente do indeferimento, a demandante peticionou pedido de reconsideração, indeferido diante de novas anterioridades constatadas com relação a “recobrimento ou reforço estrutural de uma face de placas modulares por meio de uma estrutura laminar” (fl. 442).

Ao mesmo tempo, em buscas adicionais, o órgão constatou que as principais características da reivindicação já estavam incluídas na descrição detalhada do MU 7800975-8, “o qual descreve um elemento para utilização em método de fabricação e instalação de piso elevado que compreende uma plataforma gabarito laminar (1) contendo batentes (5) e que é moldada sobre suporte de sustentação (4) das placas (P)”.

Portanto, as características descritas nas reivindicações de patente de invenção já eram conhecidas por técnicos no assunto, sendo novamente indeferido o pedido.

Daí a recorrente postulou patente de modelo de utilidade, no que obteve êxito.

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Todavia, como se viu nestes autos, a principal característica invocada (aletas “na ordem de milímetro”) é inexata e, por isso, carece da proteção postulada.

IV. DISPOSITIVO

Em razão do exposto, por maioria de votos, reconhecem a competência da Justiça Estadual para exame da matéria, vencido o Relator que anulava a sentença e determinava a remessa dos autos à Justiça Federal.

E, por votação unânime, rejeitam a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica, negando-lhe provimento no tocante ao mérito recursal.

Com lastro no art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios são majorados em 5% do valor atualizado da causa, totalizando 15%.

Eventuais embargos serão julgados em sessão virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos, nos termos dos artigos 1º e 2º, da Resolução n.º 549/2011, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.

RICARDO NEGRÃO

RELATOR