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20 de Setembro de 2019
2º Grau

Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação Cível : AC 10286499320168260002 SP 1028649-93.2016.8.26.0002 - Inteiro Teor

Tribunal de Justiça de São Paulo
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Inteiro Teor

TJ-SP_AC_10286499320168260002_83b3a.pdf
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Registro: 2019.0000172200

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1028649-93.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DT ENGENHARIA DE EMPREENDIMENTOS LTDA., é apelado PISOS TÉCNICOS COMERCIAL EIRELI.

ACORDAM , em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, reconheceram a competência da Justiça Estadual para exame da matéria, e, por votação unânime, rejeitaram a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, negando-lhe provimento. Sustentou oralmente o dr. Geraldo Evandro Papa (OAB/SP 94742)", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GRAVA BRAZIL (Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.

São Paulo, 11 de março de 2019

RICARDO NEGRÃO

RELATOR

Assinatura Eletrônica

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PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

VOTO Nº : 37.272 (EMP – DIG – P)

APEL. Nº : 1028649-93.2016.8.26.0002

COMARCA : SÃO PAULO

APTE. : DT ENGENHARIA DE EMPREENDIMENTOS LTDA.

LTDA.

APDA. : PISOS TÉCNICOS COMERCIAL EIRELI

COMPETÊNCIA ABSOLUTA Modelo de utilidade Ação intentada contra ré para se abster de utilizar modelo de utilidade patenteado Competência da Justiça Federal

Recurso repetitivo n. 1527232/SP nesse sentido Sentença anulada de ofício, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal Reconhecendo, por maioria, da competência da Justiça Estadual Voto vencido.

PROVA Documentos redigidos em língua estrangeira

Juntada pela ré sem a respectiva tradução juramentada

Ausência de intimação da autora para se manifestar sobre eles

Utilização dos documentos pelo perito judicial na elaboração do laudo Irrelevância Legitimidade dos documentos não contestada pela autora, que tampouco teve dificuldade na compreensão daqueles textos, cotejando cada um deles frente ao seu modelo de utilidade Exercício pleno do contraditório ao se manifestar sobre o laudo pericial Inexistência de prejuízo processual Nulidade inocorrente Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada Apelação improvida.

AMICUS CURIÆ - Ação inibitória de utilização de modelo de utilidade Pretensão à admissão do INPI para informar se patente concedida à autora está de acordo com a LPI

Prescindibilidade no caso concreto, pois solução da lide passa ao largo da discussão da ausência de novidade Intervenção inadmitida Apelação improvida.

PROVA Perícia Modelo de utilidade Incapacidade técnica específica e parcialidade do perito judicial suscitadas Insubsistência Incapacidade suscitada somente depois de oferecido laudo contrário ao interesse da apelante Vasta experiência profissional do experto, não sendo crível que não tenha entendido a reivindicação da demandante, mas sim que dela tenha meramente discordado Análise do objeto da lide por todos os ângulos que lhe foram apresentados, tendo, inclusive, consultado banco de dados para confirmar a autenticidade do conteúdo de cada um dos documentos alienígenas, o que demonstra seu senso crítico e imparcial

Desnecessidade de segunda perícia Cerceamento de defesa inocorrente Apelação improvida.

SENTENÇA Cerceamento de defesa Falta de intimação para apresentação de alegações finais Irrelevância

Diversas manifestações da suplicante durante o trâmite processual, inclusive após a prestação de esclarecimentos pelo perito judicial Desnecessidade de alegações finais Apelação improvida.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL Modelo de utilidade

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“Dispositivo intercambiável para utilização em sistema de pisos elevados internos e externos” Novidade suscitada pelo demandante consiste na utilização de aletas na “ordem de milímetro” e possibilidade de solda das batentes (ou aletas) ou cortes na própria base, dispensando uso de chanfros

Conclusão do perito judicial pela ausência de novidade do dispositivo patenteado pela autora Entendimento do órgão colegiado que “ordem de milímetro” é termo vago, compreendido entre 0,001mm a 1mm, inadmitido em desenho técnico Falta de precisão da espessura das aletas impede analisar se houve contrafação ou não pela recorrida, cujo modelo de utilidade especifica a espessura das aletas (3/10mm)

Inibitória improcedente Apelação improvida.

Dispositivo: por maioria, reconhecem a competência da Justiça Estadual para exame da matéria, e, por votação unânime, rejeitam a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, negando-lhe provimento.

Recurso de apelação interposto por DT Engenharia de Empreendimentos Ltda. dirigido à r. sentença proferida pelo Dr. Alexandre Batista Alves, MM. Juiz de Direito da E. 14ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, Comarca de São Paulo, que julgou improcedente o pedido deduzido em face de Pisos Técnicos Comercial EIRELI.

Depois de rejeitar o pedido de produção de novas provas, notadamente a intervenção do INPI, o i. Magistrado singular, com lastro no laudo pericial, entendeu que o modelo de utilidade produzido pela apelada não viola o direito da autora relativo ao MU 8603066-3, especialmente porque o experto informou que o MU 7900975-8 (ora extinto) foi patenteado pela ré e, portanto, o “dispositivo intercambiável para utilização em sistema de pisos elevados internos e externos” já se encontrava no estado da técnica quando do depósito do MU 8603066-3 pela autora (fl. 669-671).

Em razões recursais a autora sustenta, preliminarmente: (a) cerceamento de defesa por falta de intimação para se manifestar sobre documentos novos; (b) cerceamento de defesa diante da juntada de documentos em língua estrangeira, sem a respectiva tradução juramentada; (c) cerceamento de defesa porque não deferido o pedido de participação do INPI como amicus curie; (d) cerceamento de defesa porque não permitida a realização de nova perícia, pois o perito judicial não tem o conhecimento técnico exigido e atuou com parcialidade; e (e) cerceamento de defesa porque não concedido prazo para apresentação de razões finais.

Quanto ao mérito, afirma que a patente foi concedida pelo 'maior espaçamento entre as placas do piso elevado da ordem de milímetro (singular)', o que foi desconsiderado pelo perito. Outro ponto também desconsiderado pelo experto foi a diminuição da espessura das aletas, o que constitui inovação em relação ao MU 7800795-8. Assim, é falsa a afirmação da ré de que utilizava aletas mais finas antes de 2006 (data do depósito de patente pela autora). Dessa forma, o MU 8603066-3 contém novidade em

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relação ao MU 7800795-8.

Em relação às patentes US 3561098, US 5588264, US 6363685, US 2003/0070372 e ES 263998 diz não representarem estado da técnica porque não fazem dimensionamento das aletas.

No tocante ao catálogo da Buzon Pedestal International, afirma que nenhuma base de sustentação de piso elevado possui aletas com espessura da ordem de milímetro. Além disso, apenas três produtos do catálogo possuem data, inviabilizando situar a integralidade de seus serviços no tempo. Outrossim, as imagens deixam claro que as aletas existentes no suporte fabricado pela Buzon supera a ordem de milímetro. Não antecipam, pois, a novidade presente na patente da autora.

Ao final, pede a anulação da r. sentença com o refazimento de perícia judicial, o desentranhamento dos documentos de fl. 314-371 e o chamamento do INPI como amicus curiae.

Alternativamente, pleiteia a reforma da sentença para determinar que a ré se abstenha do uso do objeto da patente do MU 8603066-3, condenando-a, ainda, ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes (fl. 675-772).

Preparo em fl. 774-775.

Contrarrazões em fl. 781-794 defendendo, preliminarente, o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica da sentença. Quanto ao mérito, aduz que o modelo de utilidade comercializado pela autora é cópia fiel do modelo de utilidade patenteado pela ré.

A apelada juntou documento em fl. 801-803 e em fl. 805-811, tendo a apelante juntado documentos em fl. 815-968.

É o relatório.

O recurso é tempestivo: a r. sentença foi disponibilizada em 31 de maio de 2017 e o protocolo se deu aos 14 de junho (fl. 674-675). Dentro, pois, da quinzena legal.

A apelante pretende que a ora apelada se abstenha de fabricar e comercializar dispositivo utilizado em sistema de pisos elevados, afirmando ocorrer violação à patente que lhe foi concedida (MU 8603066-3).

Em resposta a ré informou ser detentora da patente MU 7800795-8 (deferida em 23 de novembro de 2004 e ora arquivada), muito antes do depósito de patente pela demandante.

Além disso, em 2009 Washington Luiz Costa Natel protocolou pedido de patente relativo a aperfeiçoamento em relação à patente anterior (MU 7800795-8), tendo sido concedida a carta patente em 14 de novembro de 2017 (MU 8900728-0), conforme fl. 801-803 e 805-811.

Em que pese Washington constar como titular da patente, a ré, em contrarrazões, se autointitula proprietária da nova patente.

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Em contrapartida, a autora informou haver protocolado pedido de nulidade da MU 8900728-0 (fl. 814-968).

Pois bem.

Já pontuou a Corte Superior

[...] já foi decidido que o exame da questão deve ser precedido de certas cautelas, visando a preservar a competência da Justiça Federal e a necessária participação do INPI nos processos a respeito da patente. [...].

Esse entendimento foi corroborado pelo recente julgamento, pela 2ª Seção, do REsp. 1.527.232/SP, em que, para os fins do art. 1.036, do CPC/2015, ficou estabelecido que “compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória”. (AgInt no AREsp 227.289/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 09/04/2018)

De fato, em r. decisão proferida aos 13 de dezembro de 2017, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em aresto de lavra do Exmº Ministro Luís Felipe Salomão, fixou a competência da Justiça Federal para julgar ações em que se pleiteia a abstenção do uso de marca registrada pelo INPI.

Nas palavras do Relator, “quanto ao pedido de abstenção (inibição) do uso de marca, dúvida não há quanto à competência da Justiça Federal, até por decorrência expressa do artigo 173 da LPI, sendo a abstenção de uso uma decorrência lógica da desconstituição do registro sob o fundamento de violação do direito de terceiros. Cumpre ao Juízo Federal 'analisar o pedido de abstenção de uso tão somente nos estritos limites daquilo que compõe o registro marcário anulando, relegando para a Justiça Comum todo e qualquer aspecto relacionado ao conjunto-imagem (trade

dress )' (Instituto Danemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. Comentários à lei da propriedade industrial. 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 392-393)” (p. 32).

A tese restou assim fixada:

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA DETERMINAR ABSTENÇÃO DE USO DE ELEMENTOS QUE NÃO SÃO REGISTRADOS NO INPI E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA IMPOR ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA REGISTRADA PELO INPI (TEMA: 950)

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(...)

1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/15 (art. 543-C do

CPC/1973), é a seguinte:

As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da Justiça Estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.

(...)

(REsp 1527232/SP, DJe 05/02/2018).

E ainda:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. MODELO DE UTILIDADE.

1. Contraria o art. 535 do Código de Processo Civil (1973) o acórdão que deixa de se manifestar sobre ponto relevante suscitado pela defesa e essencial para a solução da controvérsia.

2. No caso, foi omisso o Tribunal de origem, porque no acórdão recorrido considerou apenas que "para a comprovação da nulidade da patente seria necessária a produção de prova pericial específica nesse sentido, não bastando, conforme pretende a apelante, o parecer por ela encomendado junto à Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro" (e-STJ fl. 1355). Não justificou, todavia, a imprestabilidade do parecer nem fez menção a seu conteúdo, bem como deixou de levar em consideração a pertinente alegação a respeito da revisão do entendimento acerca da patente pelo próprio INPI, alegadamente amparado em prova sobre a qual a Corte de origem haveria de se pronunciar.

3. Ressalvada a competência da Justiça Federal, mas para garantia do contraditório, é mister que a Corte Estadual analise a alegação de que o próprio INPI reviu seu entendimento acerca da patente anteriormente deferida por essa autarquia.

4. Agravo interno conhecido e recurso especial provido.

(STJ, AgInt no AREsp 227.289/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe

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09/04/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - NULIDADE DE PATENTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. A atual jurisprudência do STJ firmou entendimento segundo o qual, embora o art. 56, § 1º, da Lei 9.279/1996, preveja a possibilidade de se alegar, em matéria de defesa, a nulidade da patente, a melhor interpretação a ser dada ao aludido dispositivo legal é no sentido de que essa alegação deve se dar em ação autônoma a ser ajuizada perante a Justiça Federal. Precedentes.

2. A discussão sobre a validade de um registro de marca, patente ou desenho industrial, nos termos da LPI, tem de ser travada administrativamente ou, caso a parte opte por recorrer ao judiciário, deve ser empreendida em ação proposta perante a Justiça Federal, com a participação do INPI na causa. Precedentes.

3. A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte impede o conhecimento da pretensão recursal, nos termos da Súmula 83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea a do permissivo constitucional, como pela alínea c.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1590046/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 26/02/2018)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. NULIDADE DE REGISTRO. MATÉRIA DE DEFESA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA AÇÃO AUTÔNOMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E PARTICIPAÇÃO DO INPI. ARTIGOS ANALISADOS: ARTS. 56, § 1º; 57; 175 E 205, da Lei 9.279/96.

1. Ação de reparação por danos materiais, compensação por danos morais e abstenção de uso de marca, ajuizada em 15.12.1999. Recurso especial concluso ao Gabinete em 11.10.2011.

2. Discussão relativa à possibilidade de reconhecimento incidental de nulidade ou ineficácia de registro de marca, alegada como matéria de defesa.

3. Não obstante exista a previsão legal expressa de que o ajuizamento da ação de nulidade de registro de marca se dará "no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito" (art. 175), não há qualquer disposição acerca da possibilidade de arguição da nulidade como matéria de defesa, como se dá na hipótese de ação cujo objeto seja a nulidade de patente.

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4. Ainda que a lei preveja, em seu art. 56, § 1º, a possibilidade de alegação de nulidade da patente como matéria de defesa, a melhor interpretação de tal dispositivo aponta no sentido de que ele deve estar inserido no contexto de uma ação autônoma, em que se discuta, na Justiça Federal, o próprio registro .

5. Não faria sentido exigir que, para o reconhecimento da nulidade pela via principal, seja prevista uma regra especial de competência e a indispensável participação do INPI, mas para o mero reconhecimento incidental da invalidade do registro não se exija cautela alguma. Interpretar a lei deste modo equivaleria a conferir ao registro perante o INPI uma eficácia meramente formal e administrativa .

6. A discussão sobre a validade de um registro de marca, patente ou desenho industrial, nos termos da LPI, tem de ser travada administrativamente ou, caso a parte opte por recorrer ao judiciário, deve ser empreendida em ação proposta perante a Justiça Federal, com a participação do INPI na causa. Sem essa discussão, os registros emitidos por esse órgão devem ser reputados válidos e produtores de todos os efeitos de direito.

7. Recurso especial provido.

(REsp 1281448/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 08/09/2014)

Também a Corte mineira decidiu pela competência da Justiça Federal nos casos de abstenção de uso de patente:

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Neste diapasão, também as ações inibitórias tendo como objeto produtos patenteados pelos réus devem se submeter ao crivo da Justiça Federal.

Desse modo, o Relator entende que somente a Justiça Federal é competente para analisar a matéria e, por isso, pelo seu voto determinaria a remessa dos autos a ela.

A maioria da Turma Julgadora, formada pelos Desembargadores Maurício Pessoa e Sérgio Shimura, porém, concluiu pela competência da Justiça Estadual, motivo pelo qual o Relator vencido passa ao exame do mérito recursal.

I AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

Ao contrário do que afirma o recorrente, a extensa e prolixa apelação impugna os fundamentos da r. sentença, questionando pormenorizadamente o laudo pericial que lastreou a decisão atacada.

Destarte, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso.

II QUESTÕES PREJUDICIAIS:

II.1. SOBRE OS DOCUMENTOS DE FL. 314-371

A juntada dos documentos de fl. 314-371 acarretou dois pontos de inconformismo da autora, que alegou cerceamento de defesa porque: (a) não foi intimada para se manifestar sobre eles, que foram utilizados pelo perito judicial na elaboração do laudo; e (b) encontram-se em língua estrangeira, sem a respectiva tradução juramentada.

Em relação aos documentos em idioma estrangeiro a a...