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22 de Setembro de 2019
2º Grau

Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Agravo de Instrumento : AI 22349509020188260000 SP 2234950-90.2018.8.26.0000 - Inteiro Teor

Tribunal de Justiça de São Paulo
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Inteiro Teor

TJ-SP_AI_22349509020188260000_8dc3a.pdf
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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Registro: 2019.0000179380

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2234950-90.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SARAH JANE CHOFAKIAN e CHOFAKIAN COMERCIO DE CALÇADOS LTDA, são agravados AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A e ZZAB COMERCIO DE CALCADOS LTDA..

ACORDAM , em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AZUMA NISHI (Presidente) e FORTES BARBOSA.

São Paulo, 13 de março de 2019.

Alexandre Lazzarini

RELATOR

Assinatura Eletrônica

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1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Voto nº 22575

Agravo de Instrumento nº 2234950-90.2018.8.26.0000

Comarca: São Paulo (2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM)

Juiz (a): Luís Felipe Ferrari Bedendi

Agravantes: Sarah Jane Chofakian e Chofakian Comercio de Calçados Ltda Agravados: Arezzo Indústria e Comércio S.a e Zzab Comercio de Calcados Ltda.

AÇÃO INDENIZATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, INAUDITA ALTERA PARTE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. SUSPENSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM EM FAVOR DAS AGRAVANTES E, TAMBÉM, DO CURSO PROCESSUAL, POR SEIS MESES. DECISÃO MANTIDA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.

decisão de fls. 523 originais (cópia à p. 29), que, nos autos da “ação indenizatória

c.c. obrigação de não fazer com pedido de tutela antecipada, inaudita altera parte”

movida pelos ora agravantes em face dos agravados, assim dispôs:

“Vistos.

Fls. 513/517: Considerando-se a r. decisão proferida pela 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que suspendeu os efeitos do DI 7103294-0 o qual era a base da ordem inibitória liminar, suspendo os efeitos da tutela de urgência concedida a fls. 208/212.

Deixo claro que esta decisão não afronta aquela prolatada em sede recursal, porquanto baseada em fatos novos, posteriores ao agravo de instrumento.

Verificada a hipótese prevista no art. 313, V, a, do CPC [prejudicialidade externa em razão do ajuizamento da ação anulatória nº 5021798-30.2018.4.02.5101/RJ perante a Justiça Federal], determino a suspensão do processo por 6 meses.

Int.”

Insurgem-se as autoras, alegando, em suma, que: a) é

indevida a suspensão do processo, pois as agravadas, ao solicitarem na Justiça

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Federal do Estado do Rio de Janeiro a suspensão do presente processo, que já estava em curso perante a Justiça Estadual do Estado de São Paulo, almejam a negativa de vigência de um registro que é válido e eficaz, além disso o fazem mediante uma via totalmente inadequada; b) o deferimento da suspensão acarreta na perda da vitalidade e da eficácia do registro DI 7103294-0, que, pela vontade do órgão administrativo, devem ser respeitado ininterruptamente, dado que o INPI é o legitimado para verificar a validade dos registros que concede e a Lei prevê meios adequados, administrativos, para esta análise (arts. 111 e 158 a 160 da Lei Federal n.º 9.279/1996); c) a r. decisão contraria o que já havia sido decidido no AI n.º 2140551-69.2018.8.26.0000 e nos respectivos Embargos de Declaração; d) não existem fatos novos a fundamentar a suspensão da presente demanda, inclusive porque a decisão da Justiça Federal não transitou em julgado e foi proferida sem o exercício do contraditório, de modo que ainda é cabível a sua reforma por meio de inúmeros recursos ou até mesmo pela simples alegação das agravantes naqueles autos, demonstrando a novidade e a originalidade de suas criações e a validade do registro DI 7103294-0; e) deve ser, assim, integralmente reformada a r. decisão agravada ou, alternativamente, determinado o prosseguimento do feito até a fase instrutória, como já admitido por este E. TJSP em citado precedente; f) é necessária a revogação da suspensão do processo ao menos no que diz respeito aos direitos autorais da pessoa física de Sarah Jane Chofakian, já que tais pedidos são autônomos em relação àqueles pleitos fundamentados no registro do desenho industrial, sendo aplicável, de modo complementar a Lei Federal n.º 9.610/1998 (dualidade de proteção), diante da chamada “obra de arte aplicada”; g) a proteção dos direitos de autor independe de registro e cabe ao autor o direito exclusivo de autorizar a reprodução de sua obra, o que não observados pelas agravadas; h) não há nenhuma confusão capaz de inviabilizar a retomada do curso processual em relação aos pedidos da coagravante pessoa física, eis que fundamentados em proteção de direitos autorais; i) a suspensão integral do processo pelo prazo de seis meses inviabiliza o acesso à ordem jurídica justa; j) as agravadas tiveram à disposição todos os meios jurídicos cabíveis para se oporem ao registro de titularidade da pessoa jurídica coagravante,

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mas preferiram antecipar e assumir as vias ilícitas para comercializar produtos de calçados cujo modelo é de titularidade exclusiva da coagravante; e k) não há que se falar em legítimo interesse para os fins do processo administrativo de nulidade (Lei Federal n.º

9.279/96) para aquele que, tendo cometido ato ilícito (contrafação), busque medidas administrativas e judiciais cumulativamente a posteriori, para tentar convalidar seus ilícitos e evitar uma iminente condenação em reparação civil decorrente do incontroverso ilícito praticado.

Recurso distribuído por prevenção gerada pelo AI n.º 2140551-69.2018.8.26.0000 (j. em 05/09/2018).

Agravo de instrumento processado, sem a concessão de efeito suspensivo (pp. 34/36).

Contraminuta apresentada às pp. 39/45.

É o relatório.

I) Em que pesem as alegações das agravantes é o caso de manutenção da r. decisão agravada.

I.1) A mencionada r. decisão que concedeu a liminar nos autos do processo n.º 5021798-30.2018.4.02.5101/RJ, movido pela ora agravada Arezzo em face do INPI e de Chofakian Comércio de Calçados EIRELI, com trâmite na 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro, visando o reconhecimento de nulidade do registro de desenho industrial em questão, foi assim proferida, em 26/09/2018:

“Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial a fim de apresentar documento comprovando que a pessoa signatária da procuração tem poderes para, em nome da parte autora, constituir advogado, sob pena de indeferimento da inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do CPC.

Nada obstante, passo a apreciar o requerimento de tutela de urgência. Cuida-se de ação em que se busca a nulidade do registro de desenho industrial nº DI 7103294-0, de título “configuração introduzida em calçado feminino”.

Sustenta que o registro em questão, depositado em 08/07/2011

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e concedido em 03/12/2013, não atende aos requisitos legais de novidade e originalidade. Narra que o pedido de registro do desenho industrial foi depositado muito tempo após o período de graça, quando o objeto já se encontrava no estado da técnica, ausente, portanto, o requisito da novidade, visto que vem sendo comercializado pela empresa ré desde o ano de 2004.

Alega ainda “total falta de originalidade do desenho industrial, visto que em pouco se distingue do já encontrado no estado da técnica”. Foi requerida medida liminar consistente da suspensão dos efeitos do registro de desenho industrial nº DI 7103294-0, “sob pena de causar graves e irreparáveis prejuízos à Autora e ao público consumidor”.

Em geral, a análise da presença dos pressupostos de registro do Desenho Industrial não prescinde da devida instrução probatória. Porém, as anterioridades apontadas pela parte autora são indício forte de falta de novidade, uma vez que a matéria protegida já se encontraria no estado da técnica na época do depósito. Há, pois, probabilidade do direito capaz de ensejar o deferimento da medida liminar. Além disso, verifico haver o perigo da demora, visto que há risco de a demandante sofrer constrição em sua atividade empresarial com base em registro de DI que não teve os pressupostos materiais analisados pelo INPI em sede administrativa.

Ante o exposto, DEFIRO o requerimento de tutela provisória de urgência para que haja a suspensão dos efeitos do DI 7103294-0 somente em relação à autora. Inicialmente, intime-se o INPI, em primeiro momento apenas para anotar que o registro encontra-se sub judice. Nada obstante, cite-se a empresa ré, por carta com aviso de recebimento, para que apresente resposta no prazo de 45 dias úteis.

Decorrido o prazo acima referido, cite-se o INPI para responder, no prazo de trinta dias.” (destacou-se)

I.2) Dessa forma, vê-se que a liminar foi concedida pelo

MM. Juízo da 31ª Vara Federal (para suspender os efeitos do registro que conferia

a probabilidade do direito aos agravantes no feito de origem), com base no

avaliado preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 , sendo que

contra esta r. decisão da Justiça Federal não consta que já tenham se

insurgido os autores/agravantes .

Ademais, tratando-se o feito em trâmite na Justiça Federal

de processo que decidirá pela nulidade ou não do registro com base no qual foi

ajuizada a demanda de origem pelos ora agravantes, entende-se que efetivamente

está configurada a hipótese do inciso V, a, do art. 313, do CPC/2015, a autorizar

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a suspensão da ação de origem.

I.3) Nem se diga que se trata de demanda ajuizada

posteriormente à ação de origem, uma vez que a propositura da declaratória de

nulidade posterior não descaracteriza a relação de prejudicialidade reconhecida

pela r. decisão agravada, como já decidiu este E. TJSP, citando-se a respeito os

seguintes precedentes:

“Demanda cautelar inominada. Alegação de prejudicialidade externa. Pedido de suspensão. Indeferimento. Decisão reformada. Existência de demanda na Justiça Federal que tem eficácia condicionante da presente. Prejudicialidade. Recurso provido.” (AI n.º 2201104-87.2015.8.26.0000, Rel. Des. Campos Mello, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. em 16/11/2015)

“SUSPENSÃO PROCESSUAL Ação de obrigação de não fazer, cumulada com pedido indenizatório e amparada em patente de invençã...