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29 de Março de 2020
2º Grau

Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Agravo de Instrumento : AI 22349509020188260000 SP 2234950-90.2018.8.26.0000 - Inteiro Teor

Tribunal de Justiça de São Paulo
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Inteiro Teor

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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Registro: 2019.0000179380

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2234950-90.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SARAH JANE CHOFAKIAN e CHOFAKIAN COMERCIO DE CALÇADOS LTDA, são agravados AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A e ZZAB COMERCIO DE CALCADOS LTDA..

ACORDAM , em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AZUMA NISHI (Presidente) e FORTES BARBOSA.

São Paulo, 13 de março de 2019.

Alexandre Lazzarini

RELATOR

Assinatura Eletrônica

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1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Voto nº 22575

Agravo de Instrumento nº 2234950-90.2018.8.26.0000

Comarca: São Paulo (2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM)

Juiz (a): Luís Felipe Ferrari Bedendi

Agravantes: Sarah Jane Chofakian e Chofakian Comercio de Calçados Ltda Agravados: Arezzo Indústria e Comércio S.a e Zzab Comercio de Calcados Ltda.

AÇÃO INDENIZATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, INAUDITA ALTERA PARTE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. SUSPENSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM EM FAVOR DAS AGRAVANTES E, TAMBÉM, DO CURSO PROCESSUAL, POR SEIS MESES. DECISÃO MANTIDA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.

decisão de fls. 523 originais (cópia à p. 29), que, nos autos da “ação indenizatória

c.c. obrigação de não fazer com pedido de tutela antecipada, inaudita altera parte”

movida pelos ora agravantes em face dos agravados, assim dispôs:

“Vistos.

Fls. 513/517: Considerando-se a r. decisão proferida pela 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que suspendeu os efeitos do DI 7103294-0 o qual era a base da ordem inibitória liminar, suspendo os efeitos da tutela de urgência concedida a fls. 208/212.

Deixo claro que esta decisão não afronta aquela prolatada em sede recursal, porquanto baseada em fatos novos, posteriores ao agravo de instrumento.

Verificada a hipótese prevista no art. 313, V, a, do CPC [prejudicialidade externa em razão do ajuizamento da ação anulatória nº 5021798-30.2018.4.02.5101/RJ perante a Justiça Federal], determino a suspensão do processo por 6 meses.

Int.”

Insurgem-se as autoras, alegando, em suma, que: a) é

indevida a suspensão do processo, pois as agravadas, ao solicitarem na Justiça

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Federal do Estado do Rio de Janeiro a suspensão do presente processo, que já estava em curso perante a Justiça Estadual do Estado de São Paulo, almejam a negativa de vigência de um registro que é válido e eficaz, além disso o fazem mediante uma via totalmente inadequada; b) o deferimento da suspensão acarreta na perda da vitalidade e da eficácia do registro DI 7103294-0, que, pela vontade do órgão administrativo, devem ser respeitado ininterruptamente, dado que o INPI é o legitimado para verificar a validade dos registros que concede e a Lei prevê meios adequados, administrativos, para esta análise (arts. 111 e 158 a 160 da Lei Federal n.º 9.279/1996); c) a r. decisão contraria o que já havia sido decidido no AI n.º 2140551-69.2018.8.26.0000 e nos respectivos Embargos de Declaração; d) não existem fatos novos a fundamentar a suspensão da presente demanda, inclusive porque a decisão da Justiça Federal não transitou em julgado e foi proferida sem o exercício do contraditório, de modo que ainda é cabível a sua reforma por meio de inúmeros recursos ou até mesmo pela simples alegação das agravantes naqueles autos, demonstrando a novidade e a originalidade de suas criações e a validade do registro DI 7103294-0; e) deve ser, assim, integralmente reformada a r. decisão agravada ou, alternativamente, determinado o prosseguimento do feito até a fase instrutória, como já admitido por este E. TJSP em citado precedente; f) é necessária a revogação da suspensão do processo ao menos no que diz respeito aos direitos autorais da pessoa física de Sarah Jane Chofakian, já que tais pedidos são autônomos em relação àqueles pleitos fundamentados no registro do desenho industrial, sendo aplicável, de modo complementar a Lei Federal n.º 9.610/1998 (dualidade de proteção), diante da chamada “obra de arte aplicada”; g) a proteção dos direitos de autor independe de registro e cabe ao autor o direito exclusivo de autorizar a reprodução de sua obra, o que não observados pelas agravadas; h) não há nenhuma confusão capaz de inviabilizar a retomada do curso processual em relação aos pedidos da coagravante pessoa física, eis que fundamentados em proteção de direitos autorais; i) a suspensão integral do processo pelo prazo de seis meses inviabiliza o acesso à ordem jurídica justa; j) as agravadas tiveram à disposição todos os meios jurídicos cabíveis para se oporem ao registro de titularidade da pessoa jurídica coagravante,

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mas preferiram antecipar e assumir as vias ilícitas para comercializar produtos de calçados cujo modelo é de titularidade exclusiva da coagravante; e k) não há que se falar em legítimo interesse para os fins do processo administrativo de nulidade (Lei Federal n.º

9.279/96) para aquele que, tendo cometido ato ilícito (contrafação), busque medidas administrativas e judiciais cumulativamente a posteriori, para tentar convalidar seus ilícitos e evitar uma iminente condenação em reparação civil decorrente do incontroverso ilícito praticado.

Recurso distribuído por prevenção gerada pelo AI n.º 2140551-69.2018.8.26.0000 (j. em 05/09/2018).

Agravo de instrumento processado, sem a concessão de efeito suspensivo (pp. 34/36).

Contraminuta apresentada às pp. 39/45.

É o relatório.

I) Em que pesem as alegações das agravantes é o caso de manutenção da r. decisão agravada.

I.1) A mencionada r. decisão que concedeu a liminar nos autos do processo n.º 5021798-30.2018.4.02.5101/RJ, movido pela ora agravada Arezzo em face do INPI e de Chofakian Comércio de Calçados EIRELI, com trâmite na 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro, visando o reconhecimento de nulidade do registro de desenho industrial em questão, foi assim proferida, em 26/09/2018:

“Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial a fim de apresentar documento comprovando que a pessoa signatária da procuração tem poderes para, em nome da parte autora, constituir advogado, sob pena de indeferimento da inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do CPC.

Nada obstante, passo a apreciar o requerimento de tutela de urgência. Cuida-se de ação em que se busca a nulidade do registro de desenho industrial nº DI 7103294-0, de título “configuração introduzida em calçado feminino”.

Sustenta que o registro em questão, depositado em 08/07/2011

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e concedido em 03/12/2013, não atende aos requisitos legais de novidade e originalidade. Narra que o pedido de registro do desenho industrial foi depositado muito tempo após o período de graça, quando o objeto já se encontrava no estado da técnica, ausente, portanto, o requisito da novidade, visto que vem sendo comercializado pela empresa ré desde o ano de 2004.

Alega ainda “total falta de originalidade do desenho industrial, visto que em pouco se distingue do já encontrado no estado da técnica”. Foi requerida medida liminar consistente da suspensão dos efeitos do registro de desenho industrial nº DI 7103294-0, “sob pena de causar graves e irreparáveis prejuízos à Autora e ao público consumidor”.

Em geral, a análise da presença dos pressupostos de registro do Desenho Industrial não prescinde da devida instrução probatória. Porém, as anterioridades apontadas pela parte autora são indício forte de falta de novidade, uma vez que a matéria protegida já se encontraria no estado da técnica na época do depósito. Há, pois, probabilidade do direito capaz de ensejar o deferimento da medida liminar. Além disso, verifico haver o perigo da demora, visto que há risco de a demandante sofrer constrição em sua atividade empresarial com base em registro de DI que não teve os pressupostos materiais analisados pelo INPI em sede administrativa.

Ante o exposto, DEFIRO o requerimento de tutela provisória de urgência para que haja a suspensão dos efeitos do DI 7103294-0 somente em relação à autora. Inicialmente, intime-se o INPI, em primeiro momento apenas para anotar que o registro encontra-se sub judice. Nada obstante, cite-se a empresa ré, por carta com aviso de recebimento, para que apresente resposta no prazo de 45 dias úteis.

Decorrido o prazo acima referido, cite-se o INPI para responder, no prazo de trinta dias.” (destacou-se)

I.2) Dessa forma, vê-se que a liminar foi concedida pelo

MM. Juízo da 31ª Vara Federal (para suspender os efeitos do registro que conferia

a probabilidade do direito aos agravantes no feito de origem), com base no

avaliado preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 , sendo que

contra esta r. decisão da Justiça Federal não consta que já tenham se

insurgido os autores/agravantes .

Ademais, tratando-se o feito em trâmite na Justiça Federal

de processo que decidirá pela nulidade ou não do registro com base no qual foi

ajuizada a demanda de origem pelos ora agravantes, entende-se que efetivamente

está configurada a hipótese do inciso V, a, do art. 313, do CPC/2015, a autorizar

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a suspensão da ação de origem.

I.3) Nem se diga que se trata de demanda ajuizada

posteriormente à ação de origem, uma vez que a propositura da declaratória de

nulidade posterior não descaracteriza a relação de prejudicialidade reconhecida

pela r. decisão agravada, como já decidiu este E. TJSP, citando-se a respeito os

seguintes precedentes:

“Demanda cautelar inominada. Alegação de prejudicialidade externa. Pedido de suspensão. Indeferimento. Decisão reformada. Existência de demanda na Justiça Federal que tem eficácia condicionante da presente. Prejudicialidade. Recurso provido.” (AI n.º 2201104-87.2015.8.26.0000, Rel. Des. Campos Mello, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. em 16/11/2015)

“SUSPENSÃO PROCESSUAL Ação de obrigação de não fazer, cumulada com pedido indenizatório e amparada em patente de invenção Alegação de prejudicialidade externa em razão da existência de pedido de nulidade de patente ajuizado perante a Justiça Federal Sobrestamento do feito negado em primeira instância Hipótese em que, embora a demanda considerada prejudicial tenha sido ajuizada posteriormente à ação de abstenção ora em exame, a situação exposta autoriza a adoção da cautela Flexibilização do comando processual que vem sendo adotada pelos tribunais pátrios em situações semelhantes Observação de que o sobrestamento não pode exceder o prazo de um ano, nos termos do art. 265, § 5º do CPC

Recurso provido, com observação.

DISPOSITIVO: Deram provimento ao agravo de instrumento, com observação.” (AI n.º 2117036-44.2014.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Negrão, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. em 10/12/2014)

“Prejudicialidade externa. Ação de obrigação de não fazer com pedido cumulado de indenização fundamentada em alegado uso indevido de patente de invenção. Ajuizamento posterior de ação, perante a Justiça Federal, de nulidade da concessão da patente. Suspensão do processo para afastar o risco de decisões contraditórias. Irrelevância de que a ação prejudicial tenha sido ajuizada posteriormente à prejudicada. Prazo de suspensão, no entanto, que não poderá exceder a 1 (um) ano. Recurso provido. (AI nº 2116998-32.2014.8.26.0000, Rel. Des. Araldo Telles, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 17/11/2014)

SUSPENSÃO DO PROCESSO Ação de abstenção de uso

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indevido de marca c.c. indenização Registro da marca que é objeto de ação de nulidade em trâmite perante a Justiça Federal Possibilidade de decisões conflitantes Prejudicialidade externa configurada Suspensão desta até o julgamento daquela, limitada ao decurso do prazo de um ano, nos termos do art. 265, 'a', do CPC, renováveis por iguais períodos Sentença anulada Recurso dos réus provido, prejudicado o do autor.(Apelação n.º 9247770-71.2008.8.26.0000, Rel. Des. Rui Cascaldi, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 27/08/2013)

No mesmo sentido: AI n.º 2221933-26.2014.8.26.0000, Rel. Des. Claudio Godoy, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. em 06/05/2015.

I.4) Outrossim, não se pode olvidar que, em conformidade à jurisprudência do C. STJ, a competência para o julgamento de ações questionando a validade do registro de marca, patente ou desenho industrial é da Justiça Federal, com a necessária participação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI); não havendo óbices, aliás, a que a discussão se faça diretamente em demanda judicial sem prévio processo administrativo de nulidade (Nesse sentido: REsp. n.º 1281448/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 05/06/2014; e REsp. n.º 1132449/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 13/03/2012).

I.5) Destaca-se, ainda, que o recurso que gerou a prevenção desta Relatoria, AI n.º 2140551-69.2018.8.26.0000, foi julgado em 05/09/2018, anteriormente , portanto, à r. decisão proferida pela Justiça Federal, razões pelas quais não se fez referência a ela no v. Aresto ali prolatado e nem se poderia alegar contrariedade da r. decisão agravada com relação ao que naquele v. Acórdão restou decidido, tratando-se a mencionada decisão da Justiça Federal de fato superveniente ao referido Julgado; tendo inclusive restado consignado nos Embargos de Declaração de n.º 2140551-69.2018.8.26.0000/50000, que “o documento de pp. 05/06 colacionado pelos embargantes somente com estes aclaratórios (decisão que concedeu a liminar na Justiça Federal)é datado de 18/09/2018 e, como afirmado por eles próprios, sequer foi ainda apreciado pelo MM. Juízo de origem, de forma que, além de os embargos de declaração serem a

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via imprópria à pretendida análise, esta, se realizada, acarretaria em inadmissível supressão de instância.” (p. 318 daqueles autos).

I.6) Portanto, ainda que se trate de cognição sumária aquela realizada na ação em trâmite perante a Justiça Federal, é questão de cautela a suspensão determinada, em especial diante do reconhecimento, naqueles autos, da probabilidade do direito alegado pela Arezzo, tendo havido a menção, também, à ausência de originalidade e novidade, mesmo que em termos liminares.

Além disso, não há que se falar em risco de dano irreparável, uma vez que há a possibilidade de breve restabelecimento do curso processual na origem, sem contar a resolução da questão em perdas e danos.

II) Por fim, relativamente à pretensão alternativa de seguimento da ação apenas com relação aos direitos de autor perseguidos pela pessoa física agravante, tem-se que tal não se justifica por ora diante da ausência de elementos que permitam a imediata conclusão de que se trata obra artística o calçado em questão, além do seu caráter evidentemente utilitário, sendo relevante citar, por elucidativo, trecho de v. Aresto da lavra do Exmo. Des. Francisco Loureiro, no julgamento da Apelação n.º 0132439-68.2006.8.26.0000, de que a presente Relatoria participou, como Revisor, enquanto integrante da 6ª Câmara de Direito Privado (j. em 12/01/2012):

“(...) 2. O ponto controvertido desta demanda é a importante diferenciação entre dois tipos de criação intelectual, os quais merecem, seja no ordenamento pátrio ou no estrangeiro, tutela diversa.

Trata-se da dicotomia que opõe, de um lado, o direito do autor, e, de outro, a propriedade industrial.

No magistério de CARLOS ALBERTO BITTAR os direitos intelectuais devem ser diferenciados da seguinte forma:

"Direitos intelectuais (“jura in re intelectuali”) são, de outra parte, aqueles referentes às relações entre a pessoa e as coisas (bens) imateriais que cria e traz a lume, vale dizer, entre os homens e os produtos de seu intelecto, expressos sob determinadas formas, a respeito dos quais detêm verdadeiro monopólio.

(...) Ora, esses direitos incidem sobre as criações do gênio humano, manifestadas em formas sensíveis, estéticas ou utilitárias, ou seja, voltadas, de um lado, à sensibilização e à

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transmissão de conhecimentos e, de outro, à satisfação de interesses materiais do homem na vida diária.

No primeiro caso, cumprem-se finalidades estéticas (de deleite, de beleza, de sensibilização, de aperfeiçoamento intelectual, como nas obras de literatura, de arte e de ciência); no segundo, objetivos práticos (de uso econômico, ou doméstico, de bens finais resultantes da criação, como, por exemplo, móveis, automóveis, máquinas, aparatos e outros), plasmando-se no mundo do Direito, em razão dessa diferenciação, dois sistemas jurídicos especiais, para a respectiva regência, a saber: o do Direito de Autor e do Direito de Propriedade Industrial (ou Direito Industrial).

(...) Nesse contexto, reservou-se ao Direito de Autor a regência das relações jurídicas decorrentes da criação e da utilização de obras intelectuais estéticas, integrantes da literatura, das artes e das ciências. Ao Direito de Propriedade Industrial (ou Direito Industrial) conferiu-se a regulação das relações referentes às obras de cunho utilitário, consubstanciadas em bens materiais de uso empresarial, por meio de patentes (invenção, modelo de utilidade, modelo industrial e desenho industrial) e marcas (de indústrias, de comércio, ou de serviço de expressão, ou sinal de propaganda). Em seu âmbito, ainda dentro da denominada teoria da concorrência desleal, são abarcados nomes comerciais, segredos industriais e outros bens de natureza incorpórea e de uso empresarial”. (Direito de Autor. 4ª ed. São Paulo: Forense Universitária, 2008, pp. 2-3).

3. Feita a devida diferenciação, salta aos olhos a ausência de finalidade meramente estética ou de sensibilização presente na criação da apelante, ao contrário do que pretende fazer crer.

Evidente, por outro lado, o caráter utilitário do desenho, realizado justamente para concorrer como modelo de decoração de calçadas do Município de São Paulo. Não se tratava, propriamente, de um concurso artístico, mas sim com viés utilitário, aliando aspecto estético com prático.

Tal entendimento é absolutamente corroborado pelo fato de que a apelante buscou registrar sua criação junto ao órgão nacional que se ocupa da proteção à propriedade industrial, conferindo a ela o título de “Novo Desenho Ornamental para Pisos e Calçamentos”.

A própria apelante, em suas razões, refere-se ao desenho como “modelo industrial”, afastando caráter puramente artístico da obra. Registra sua criação como propriedade industrial, a ela se refere nestes termos, porém pleiteia condenação por danos decorrentes da lesão a direito de autor.

(...)

4. E nem se fale de obra de arte aplicada ou utilitária, o que permitiria a tutela autoral.

Na lição de JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, “Nas obras de destinação utilitária temos, antes de mais nada, essa função, e não uma função literária ou artística. Nenhum motivo há para

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deixar automaticamente essas obras transporem o limiar do direito de autor. Só o poderão fazer se como resultado de uma apreciação se concluir que, além do seu caráter utilitário, têm ainda um mérito particular que justifica que as consideremos também obras literárias ou artísticas.

(...)

A proteção típica dessas obras não cabe ao Direito do Autor. Afiguram-se poder recorrer ainda à fórmula de que o mérito literário deve poder ser dissociado da finalidade utilitária. Ou à fórmula da jurisprudência alemã para as obras das artes aplicadas, devidamente generalizada: desde que, segundo as concepções dominantes, ainda se possa falar de arte. De todo modo, são fórmulas que se destinam a ilustrar o critério fundamental da existência de mérito literário ou artístico da obra utilitária.

Daqui concluímos o seguinte: não é por haver uma forma que essas obras são consideradas artísticas. Há, necessariamente, formas que não entram no domínio do Direito do Autor. Só entrarão se constituírem criação artística.

A preocupação da lei é, pois, delimitar o objeto utilitário (que não pode aspirar à tutela especial do Direito de Autor apesar de também se exteriorizar numa forma) e as verdadeiras criações artísticas. (Direito Autoral. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, pp. 61-62).”

III) Concluindo , diante do que até o momento consta dos

autos, é o caso de manutenção da r. decisão agravada que suspendeu os efeitos da

tutela de urgência concedida às fls. 208/212 originais e, também, o curso do

processo por 06 meses, nos termos do art. 313, V, a, do CPC/2015.

IV) Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de

instrumento .

ALEXANDRE LAZZARINI

Relator

(assinatura eletrônica)