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19 de Fevereiro de 2020
2º Grau

Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação Cível : AC 10125473820178260009 SP 1012547-38.2017.8.26.0009 - Inteiro Teor

Tribunal de Justiça de São Paulo
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Inteiro Teor

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TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Registro: 2019.0000279153

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 1012547-38.2017.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes PRIS EMBALAGENS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP e LUIZ CARLOS PRIESTER, é apelado SENHOR CAIXA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA..

ACORDAM , em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte

decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Compareceu para sustentação oral o Dr. Amancio Machado", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AZUMA NISHI (Presidente) e ALEXANDRE LAZZARINI.

São Paulo, 10 de abril de 2019

CESAR CIAMPOLINI

RELATOR

Assinatura Eletrônica

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PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Apelação nº 1012547-38.2017.8.26.0009

Comarca: São Paulo 1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem MM. Juiz de Direito Dr. Rogério Murillo Pereira Cimino

Apelantes: Pris Embalagens Ltda. e Luiz Carlos Priester

Apelada: Senhor Caixa Indústria e Comércio de Embalagens Ltda.

ME

VOTO Nº 19.743

Ação cominatória (obrigação de não fazer), cumulada com pedidos de índole indenizatória, fundada em violação de modelo de utilidade e concorrência desleal. Sentença de improcedência. Apelação da autora. Demonstração por meio de prova pericial de inexistência de violação à patente de modelo de utilidade da autora. Ausência de apresentação de elementos técnicos que afastem a conclusão do perito. Concorrência desleal e violação de “trade dress” igualmente não comprovados. Manutenção da sentença recorrida, nos termos do art. 252 do RITJSP. Apelação a que se nega provimento.

RELATÓRIO.

Trata-se de ação cominatória (obrigação de

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não fazer), cumulada com pedidos de índole indenizatória, fundada

em violação de modelo de utilidade, ajuizada por Pris Embalagens Ltda. e outro contra Senhor Caixa Indústria e Comércio de Embalagens Ltda. – ME, julgada improcedente por r. sentença que se

lê a fls. 508/510 e que porta o seguinte relatório, verbis :

“Vistos.

Pris Embalagens Importação e Exportação Ltda. - EPP e outro ajuizou a presente 'ação condenatória de obrigação de fazer cumulada com pedido liminar de antecipação de tutela' em face de Senhor Caixa Indústria e Comércio de Embalagens Ltda. - ME, alegando, em suma, que a violação de sua patente de modelo de utilidade, registrada no INPI sob o nº MU 8802867-4, pleiteando pela procedência da demanda, com a condenação da ré para que se abstenha de fabricar, vender, expor à venda caixas que imitem o modelo de utilidade protegido pela carta patente, bem como ao pagamento dos danos materiais, perdas e danos e danos morais. A inicial veio acompanhada de documentos.

Contestação da ré às fls. 132/140, diretamente no mérito, sustentou a inocorrência de violação da patente da autora, informando, ainda a existência de impugnação administrativa junto ao INPI, quanto à patente concedida. Pediu a improcedência da demanda.

Réplica às fls. 190/194.

Manifestação das partes indicando provas às fls. 195/196 e 201.

Foi proferida decisão saneadora a fls. 202/204, determinando a realização de prova técnica para verificar a alegada violação do

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modelo de utilidade protegido pela carta patente de titularidade da autora.

Quesitos às fls. 221/226 e 228/229.

Laudo Pericial apresentado às fls. 359/400, retificado às fls. 412/501.

Manifestação das partes às fls. 505/506/507, sem qualquer impugnação acerca da conclusão da prova pericial”. (fls. 508/509) .

Após consignar que “a parte autora comprovou pelo documento de fls. 45/60 a titularidade do Modelo de Utilidade objeto da Carta Patente nº MU 8802867-4 (...)”, a r. sentença assentou que “a despeito da comprovação da existência do registro do modelo de utilidade e de sua vigência da data do ajuizamento da demanda, a pretensão da parte Autora não merece acolhimento”, uma vez que “o laudo produzido concluiu expressamente pela ausência de violação pela ré”.

Ressaltou, por fim, que “a parte autora não apresentou qualquer elemento técnico capaz de demonstrar o desacerto da conclusão da expert, sendo a manifestação de fls. 406/407 mero inconformismo genérico com o resultado da perícia, não tendo a autora sequer solicitado eventuais esclarecimentos, de forma que a pretensão de procedência não traz qualquer lastro na prova pericial produzida”.

Apelação a fls. 527/581. Alegam os autores

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que (a) a r. sentença é nula, pois deixou de apreciar sua impugnação ao laudo pericial; (b) é notória a semelhança entre o produto da ré e do seu modelo de utilidade protegido por registro; (c) está configurada, assim, a concorrência desleal; (d) cabível, dessa forma, a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais; (e) o laudo pericial limitou-se a aspectos técnicos e não analisou a similitude das embalagens das partes e a consequente concorrência desleal; (f) houve violação ao trade dress de sua embalagem.

Contrarrazões a fls. 588/593. Aduz que (a) o modelo de utilidade tido como contrafeito possui reivindicações que não são encontradas no produto dos apelantes, ou seja, ele não está protegido pela referida patente; (b) conforme destacado pelo laudo pericial, o produto das apelantes é de domínio público; (c) não houve cerceamento de defesa, uma vez que não houve impugnação específica do laudo; (d) incabível a alegação de violação de trade dress , uma vez que ação restringe-se à análise de patente de modelo de utilidade.

Oposição ao julgamento virtual à fl. 598.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

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De início, afasto a alegação de nulidade da r. sentença por ausência de apreciação da impugnação apresentada pelos apelantes ao laudo pericial (fls. 406/407), uma vez que houve expressa manifestação a respeito, conforme está no trecho final do relatório da r. sentença, antes transcrito .

Dito isto, mantenho a r. sentença por seus próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 252 do RITJSP.

Da leitura da petição inicial, verifica-se que a pretensão dos apelantes possui como fundamento a violação ao modelo de utilidade MU 8802867-4 e, em consequência disto, a prática de concorrência desleal. Em suas razões recursais, os apelantes inovaram e alegaram, ainda, violação de trade dress de seu produto.

Pois bem.

Com relação ao modelo de utilidade da autora, a prova pericial concluiu pela inexistência de violação, uma vez que os produtos comercializados pelas partes não utilizam a tecnologia protegida.

Leia-se:

“7.1. De ordem alusiva ao ponto controvertido fixado pelo MM. juiz às fls. 204 dos autos, qual seja, a existência de violação do modelo de utilidade protegido pela carta patente MU 8802867-4, pela ré, por

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meio de suas embalagens, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para apuração de ambas, tem-se por objeto da perícia saber se as reivindicações que estão sendo protegidas estão sendo utilizadas/reproduzidas pela Ré por meio de suas embalagens, ou seja, se a patente MU 8802867-4 de propriedade dos Autores da presente demanda está sendo violada, pela Ré, por meio de suas embalagens (...).

7.3. Analisando ambas as embalagens, bem como item a item das reivindicações da carta patente MU 8802867-4, foi possível identificar que tanto a embalagem comercializada pelos requerentes quanto as comercializadas pela requerida não se enquadram nas reivindicações protegidas pela carta patente MU 8802867-4, posto que, conforme se verifica das embalagens constantes dos autos do processo judicial do caso em testilha, cujas, imagens são abaixo reproduzidas, as embalagens comercializadas pelas partes possuem travas simples, que aplicadas à embalagem (E), possibilitam a utilização de 01 (um) tamanho de prato/bandeja menor quando da trava 'armada' e outro tamanho de prato/bandeja maior quando da trava 'desarmada', enquanto que as reivindicações da carta patente MU 8802867-4 possuem conjunto de travas (1), que aplicadas à embalagem (E), compreendem 02 (dois) recortes externos maiores (R1) e dois recortes internos menores (R2) sendo metade de ambos (R1/R2) na base (E1) e a outra metade de ambos (R1/R2) na parede lateral (E2). Com isso, diferentemente das travas das embalagens ora comercializada pelas partes, as travas da patente MU 8802867-4 permitem a utilização de mais de 03 (três) tamanhos e/ou formas de pratos/bandejas (...).

7.3.4. Portanto, no que se refere a carta patente MU 8802867-4, não se vislumbra violação da mesma. A trava que por ora vem sendo comercializada na embalagem (E), tanto pela requerida quanto pelos requerentes, é um tipo de trava simples que não está sendo protegida

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pela carta patente MU 8802867-4, pois não consta das reivindicações conforme se exige o artigo 41 da Lei 9.279/96 e dispõe o ato normativo 127/97 do INPI para a proteção a ser conferida pela patente (...).

7.3.5. Ainda, a mencionada trava simples que vem sendo comercializada, no momento, por ambas as partes e que não diz respeito às reivindicações da patente MU 8802867-4, portanto não está protegida, já se encontra no estado da técnica nas patentes (...).

7.3.6. Conforme se verifica, inclusive, da manifestação dos requerentes em (PAN) fls. 246 dos autos , as funções alcançadas na patente (US5950912), não são as mesmas da patente MU 8802867-4, pois não permitem 'variar a dimensão da área interna após a montagem das dobraduras, tal como previsto na carta patente', a 'forma da trava é diferente e a função limitada a um único dimensional (diferente da patente MU 8802867-4) 'e na patente (US5002221) no modelo 2' os vértices são dobrados para dentro compondo uma área menor para pizza menor' (fls. 246 dos autos).

7.3.7. Isso posto, antes de concluir, importante salientar, mais uma vez, que as características que se encontram do PREÂMBULO da reivindicação principal, não necessariamente estão todas protegidas, vez que as características protegidas encontram-se após a nomenclatura 'caracterizado' da carta patente MU 8802867-4, de propriedade dos Autores da presente demanda, e tais características protegem exclusivamente as travas (1) de recortes (R1/R2), que pela natureza da patente de modelo de utilidade reúne aperfeiçoamento funcional em relação a trava simples constante das embalagens ora comercializadas pela requerida e pelos requerentes. Conclui-se, portanto, que não há violação da patente MU 8802867-4 por parte da requerida”. (fls. 453/459; grifei) .

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Os apelantes, ademais, não trouxeram aos autos qualquer elemento técnico que possa contrariar a conclusão do perito do Juízo, de modo que resta descartada a ocorrência de

contrafação do modelo de utilidade MU 8802867-4 pela apelada.

Disto resulta, ainda, com base nas alegações dos próprios apelantes, inexistir concorrência desleal por parte da apelada, ainda mais porque, como dito pelo laudo, a estrutura por ela

utilizada em sua embalagem encontra-se no estado da técnica.

Veja-se, em caso semelhante, precedente da

2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial deste Tribunal:

“Propriedade industrial. Contrafação e concorrência desleal. Prova pericial, tanto no principal quanto no apenso, a afastar a alegada contrafação. Havida reprodução por equivalência, pela ré, de uma das patentes, mas da função do produto, essa comprovadamente no estado da técnica. Parecer do INPI a corroborar essa conclusão. Não havida concorrência desleal a coibir. Diminuto, de qualquer modo, o risco de confusão da clientela, dado o específico público-alvo a quem se destinam os displays. Improcedência. Sentença mantida. Recurso desprovido”. (Ap. 0070389-31.2005.8.26.0100, CLAUDIO GODOY; grifei) .

Por fim, a alegação de violação de trade

dress , apresentada apenas em fase recursal, ainda que, para argumentar pudesse ser apreciada, também não teria restado

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comprovada. A colidência não é demonstrada ictu oculli pelos documentos juntados aos autos.

Portanto, mantenho, como dito, a r. sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem em prol dos advogados da ré de 10% para 15% do valor da atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

DISPOSITIVO.

Nego provimento à apelação dos autores.

Consideram-se, desde logo, prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente, influentes na elaboração deste voto. Na hipótese, de apresentação de embargos de declaração, em que pese este prévio prequestionamento, ficam as partes intimadas a manifestar, no próprio recurso, querendo, eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1º da Resolução nº 772/2017 deste egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.

CESAR CIAMPOLINI

Relator