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22 de Fevereiro de 2020
2º Grau

Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação Cível : AC 10095790920158260008 SP 1009579-09.2015.8.26.0008 - Inteiro Teor

Tribunal de Justiça de São Paulo
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Inteiro Teor

TJ-SP_AC_10095790920158260008_ca754.pdf
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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Registro: 2019.0000354661

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1009579-09.2015.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INDUSTRIA E COMERCIO ORLI LTDA - EPP, é apelado CENTRAFIX AUTO PEÇAS LTDA - ME.

ACORDAM , em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AZUMA NISHI (Presidente) e FORTES BARBOSA.

São Paulo, 8 de maio de 2019.

Alexandre Lazzarini

RELATOR

Assinatura Eletrônica

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1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Voto nº 22408

Apelação nº 1009579-09.2015.8.26.0008

Comarca: São Paulo (5ª Vara Cível)

Juiz (a): Márcia Cardoso

Apelante: Industria e Comercio Orli Ltda - EPP

Apelado: Centrafix Auto Peças Ltda - Me

APELAÇÃO. SENTENÇA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. PATENTE. MODELO DE UTILIDADE. VIOLAÇÃO DE DIREITO. RECONHECIMENTO. QUANTUM DEBEATUR A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

A r. sentença de fls. 293/296, cujo relatório adota-se, julgou parcialmente procedente “ação inibitória de contrafação de modelo de utilidade c/c pedido de danos patrimoniais e tutela antecipada” movida pelos ora apelados contra a apelante, “a fim de: i) Determinar que ré se abstenha de fabricar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda, ter em estoque,receber ou comercializar a qualquer título a peça com a mesma solução técnica da pertencente ao autor Modelo MU 8403350-9. Outrossim, retirar do mercado os que ainda não comercializados; ii) - Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais,a ser apurada em liquidação de sentença por arbitramento segundo os critérios estabelecidos no artigo 210 da Lei nº 9.279/96”. Em razão da sucumbência, coube à ré/apelante arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Apela a requerida, insistindo na improcedência da ação e argumentando, em suma, que: a) sempre recebe várias amostras de peças de clientes para orçamento e fabricação e, dentre elas, estavam as duas peças citadas no processo (abraçadeiras de cruzeta), sem descrição de fabricante ou número de patente, enviadas pela empresa Rochester Distribuidora de Auto Peças S/A (NF de Bonificação/Doação n.º 151150 e 155780, emitidas em 03/09/2013 e 07/10/2014), sem encomenda de amostra, contudo; b) as únicas peças vendidas foram em quantidade 436 unidades (nf 4363 e 4562, emitidas em 20/10/2014 e em

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04/03/2015, à empresa SOS Cardans Com. Serviços Ltda. ME, no valor total de R$ 1.883,51; c) é notório que não deu prejuízo à apelada, nem se locupletou com a venda desse valor e quantidade irrisória de peças, não tendo o faturamento chegado a R$ 2.000,00; d) após a notificação recebida, cessou a fabricação e as vendas, logo a contranotificação seria mera formalidade; e) houve cerceamento de defesa, pois o assistente técnico da apelante não foi cientificado para acompanhar o exame e nem houve intimação das partes acerca de data, local e horário da realização da perícia técnica, em desconformidade ao que prevê a legislação; f) o perito também não foi à sede da apelante para verificar se ainda estavam ou não sendo fabricadas peças por ela; g) assim, o direito da apelante foi cerceado; h) não há que se falar em indenização, pois não houve depreciação da marca, comprovação de efetivos danos, perda de clientela ou indução a erro de outrem; i) se mantida a sentença, a maior prejudicada será a apelante, uma vez que não se utilizou da patente da apelada de modo criminoso e prejudicial; j) já em 11/11/2014, ao tomar conhecimento de que os produtos eram patenteados, entrou em contato com a procuradora da apelada, para informar que não sabia do fato anteriormente e para garantir que seriam tomadas, como foram, medidas para suspender de imediato tanto a fabricação quanto a comercialização das peças; k) após este contato, nada mais foi fabricado e nem comercializado e as 220 peças em estoque foram enviadas à empresa Rochester em 04/03/2015, como pactuado com a apelada; e l) nos quesitos sobre as peças de MU 9000124-9, a resposta do perito é negativa quanto à identidade, semelhança e imitação de modelo, bem como quanto à possibilidade de confusão no consumidor. Requer, assim, a reforma da r. sentença, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões às fls. 311/316.

Recurso regularmente processado.

Petição da apelante de fls. 318.

Despacho de fls. 319.

Despacho do Setor de conciliação às fls. 321.

Petição da apelante às fls. 322.

Despacho do Setor de conciliação às fls. 323.

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Despacho do Setor de conciliação às fls. 325, informando que, diante da ausência de manifestação das partes, ficou rejeitada a tentativa de conciliação.

É o relatório.

I) Inicialmente afasta-se a alegação de cerceamento de defesa.

O perito nomeado apresentou a petição de fls. 259/260, em 08/11/2016, indicando que a perícia com o objetivo de constatar violação à patente de titularidade do coautor Christian seria realizada “de maneira indireta, através de detalhada análise das peças depositadas em cartório pelo requerido em face das patentes de titularidade do requerente”, destacando, ainda, que “(o perito) entende que já possui todos os dados necessários para iniciar as análises, todavia, entrará em contato com os assistentes técnicos caso necessite de alguma informação ou documento adicional” e requerendo apenas o levantamento de parte dos honorários depositados.

Em 22/11/2016, foi apresentado o laudo pericial e, intimadas as partes à manifestação pela r. decisão de fls. 280, a ora apelante, às fls. 284/286, nada disse quanto à ausência de intimação sobre a data, o local e o horário da realização da perícia técnica e ainda destacou, com base no parecer apresentado pelo assistente técnico por ela indicado (fls. 287/288) que “é louvável o trabalho apresentado pelo ilustre Jurisperito, pois em suas análises seguiu os ditames apresentados em seu mister, pelo D'Juízo”, concordando com as conclusões da perícia sobre a comparação entre o MU 9000124-9 e a peça de exame por ela fornecida.

Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença , haja vista que, além de o cerceamento ter sido arguido de forma genérica no apelo, sequer foi aventada qualquer irregularidade de intimação perante o MM. Juízo de origem no momento oportuno, não se verificando, ademais, nenhum prejuízo pela ausência de acompanhamento da perícia pelo assistente técnico, o qual, como dito, até mesmo elogiou a perícia realizada.

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II) No mais, segundo o art. 9º da Lei Federal n.º 9.279/96:

"É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação"

E, na espécie, o autor Christian demonstrou ser o titular de

patente junto INPI do Modelo de Utilidade n.º 8403350-9, intitulado

“aperfeiçoamento em braçadeira de fixação da junta universal”, com validade até

abril de 2021 (fls. 44/54) e ter requerido a patente quanto ao Modelo de Utilidade

n.º 9000124-9, intitulado “disposição aplicada em abraçadeira para fixação de

cruzeta em terminal yoke” (fls. 56/68); sendo que a empresa coautora é a única

autorizada à fabricação e à comercialização de tais peças.

Dessa forma, foi demonstrado, ao menos quanto ao MU

8403350-9, que o autor faz jus aos direitos previstos pelos arts. 42 e 44, ambos da

Lei Federal n.º 9.279/96:

“Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.

(...)

Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.”

Outrossim, há que se observar que, ainda que o laudo

pericial tenha mencionado a existência de pedido administrativo de nulidade da

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patente requerido por terceiro em relação à lide, “Mecânica Industrial Centro Ltda.”, em 10/03/2015 (fls. 265), o modelo de utilidade goza de proteção enquanto não desconstituído o registro do apelado e nada obstaria, portanto, o julgamento da demanda como ocorrido, uma vez que a prejudicialidade externa somente se dá entre processos judiciais (Nesse sentido: TJSP, AI n.º 2052897-15.2016.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. em 11/05/2016; e AI n.º 0015756-98.2013.8.26.0000, Rel. Des. Luiz Antônio de Godoy, 1ª Câmara de Direito Privado, j. em 09/04/2013).

III) Isso posto, em que pesem as conclusões do laudo pericial sobre a ausência de identidade, semelhança e imitação entre um dos produtos fabricados e comercializados pela requerida/apelante e o produto da autora que é descrito no processo de pedido de patente MU 9000124-9 (fls. 56/68); quanto ao “aperfeiçoamento em braçadeira de fixação da junta universal”, descrito objeto da patente MU 8403350-9, de que é titular o coautor (fls. 44/54), as conclusões do perito nomeado são em sentido oposto .

Com efeito, quanto ao MU 8403350-9 , o laudo pericial trouxe a seguinte conclusão:

“(...)

4. Das análises

Conforme pode-se constatar, a peça de exame apresenta a mesma solução técnica apresentada à única reivindicação da patente de modelo de utilidade UM 8403350-9.”

E, quanto aos quesitos da requerente, assim concluiu:

“(...) 01º Pode-se afirmar que o registro de MU8403350-9, intitulado “Aperfeiçoamento em Braçadeira de Fixação da Junta Universal” e as Abraçadeiras com aba central comercializada pela Ré apresentam o mesmo modelo? RESPOSTA: Sim. A peça de exame analisada apresenta a mesma solução técnica protegida no modelo de utilidade MU 8403350-9.

02º Fazendo uma comparação entre o registro MU8403350-9, intitulado “Aperfeiçoamento em Braçadeira de Fixação da Junta Universal” dos autores e a abraçadeira da ré, quais semelhanças foram encontradas? RESPOSTA: A perícia constatou a reprodução do apoio lateral descrito na única

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reivindicação do citado registro.

03º Comparando-se o registro de MU8403350-9, intitulado “Aperfeiçoamento em Braçadeira de Fixação da Junta Universal” dos autores e a abraçadeira da ré, é possível dizer que são idênticos? Se não, quais as suas diferenças? RESPOSTA: A perícia constatou a reprodução do apoio lateral descrito na única reivindicação do citado registro.

04º Em termos funcionais, visuais e construtivos, é possível dizer que o MU8403350-9 se confunde com as Abraçadeiras das Rés? Em que? RESPOSTA: Entendemos que sim. Apresentam a mesma solução técnica.

05º Comparando os produtos das Rés, com o MU8403350-9, intitulado “Aperfeiçoamento em Braçadeira de Fixação da Junta Universal” dos Autores, é possível dizer que apresentam detalhes semelhantes, aptos a confundir os consumidores? RESPOSTA: No nosso entendimento, sim.

06º Na sua conclusão, é possível dizer que os produtos fabricados pelas rés são uma imitação do MU8403350-9 (...)? RESPOSTA: A perícia constatou a reprodução do apoio lateral descrito na única reivindicação do citado registro. A peça de exame contem reproduzida a solução protegida descrita no quadro reivindicatório.” (fls. 270/271)

E, além disso, como destacou o MM. Juízo de origem:

“(...) Nem mesmo a ré pode alegar que as sua peças possuíam caraterísticas superficiais distintas do modelo produzido pela autora, pois, conforme o Sr. Perito, irrelevante para o enfoque das melhorias funcionais do produto: “(...) 13 Queira o Sr.Perito esclarecer se, nos termos da Lei da Propriedade Industrial, as cores dasabraçadeiras seriam suficientemente distintivas para caracterizar novidade e afastar a contrafação de uma patente? Porque? RESPOSTA: Tratando-se de patente de modelo de utilidade, as cores são irrelevantes” (fls. 273)”

Quanto aos quesitos da requerida/apelante, merecem

destaque os seguintes trechos que bem delimitam o objeto da proteção legal e

afastam a pretensão de indevida ampliação:

(...) “1. Tendo em vista os modelos de abraçadeiras fabricadas pela autora, pede-se ao Sr. Perito informar: As abraçadeiras fabricadas pela empresa ré guardam real semelhança quanto aos aspectos visual de acabamento, qualidade do material, tratamento térmico, caso haja, tratamento superficial?RESPOSTA: Tratando-se de patente de modelo de utilidade onde as proteções recaem sobre as melhorias funcionais aplicadas no produto e descritas no quadro

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reivindicatório,é irrelevante serem iguais ou diferentes as citadas características superficiais e os detalhes do processo de fabricação. O objeto da proteção no caso em tela é de produto e não de processo.

2. Sabendo-se que esses abraçadeiras são fabricadas através de estampagem a frio, pergunta-se: Caso fossem estampadas a quente, ou pelo processo de frojaria, cujo processo dá outra consistência mecânica ao material, qual seria a implicação quanto ao registro de patente reclamado pela empresa ré. Nesse registro contém o método de fabricação por estampagem a frio? RESPOSTA: Não faria diferença alguma uma vez que a proteção questionada é para o produto (melhoria funcional do produto no caso em tela) e não para o processo de fabricação. A proteção é para a melhoria funcional do produto descrita no quadro reivindicatório, independentemente da forma como o produto foi fabricado” (fls. 274).

Dessa forma, vê-se que o laudo pericial e os esclarecimentos subsequentes indicam, com clareza, os limites da proteção conferida à patente e identificam os pontos de convergência a sustentar a conclusão de violação relativamente ao MU 8403350-9 , dentro dos limites da reivindicação dos autores.

IV) Ora, a apelante não nega a fabricação e a comercialização da peça que apresentou a mesma solução técnica patenteada pelo coautor, MU 8403350-9, nem sequer o parecer de seu assistente técnico contesta tal fato, apenas enfocando a ausência de violação com relação ao outro modelo de utilidade (MU 9000124-9).

Assim, de fato, há que se reconhecer como havida a violação ao direito de patente do autor relativo ao MU 8403350-9 , não estando presentes, ademais, nenhuma das hipóteses de exceção previstas pelo art. 43 da Lei Federal n.º 9.279/96; de forma que presente o dever de indenizar (art. 44 da citada norma legal).

Em outras palavras, a despeito da oportunidade de produção de provas, não logrou a requerida demonstrar a inocorrência de violação do direito do autor. Havendo a violação do direito, necessária a apuração dos danos experimentados pelos autores, o que, conforme estabelecido em sentença, será definido em liquidação por arbitramento, com a realização de perícia.

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V) Quanto às alegações da apelante de que vendeu poucas peças (436 unidades à empresa SOS Cardans Com. Serviços Ltda. ME, no valor total de R$ 1.883,51); de que não deu prejuízo à apelada, nem se locupletou com a venda desse valor e quantidade irrisória de peças, não tendo o faturamento chegado a R$ 2.000,00; e de que, após a notificação recebida, cessou a fabricação e as vendas; tem-se que tais são questões a serem consideradas na fase de liquidação de sentença, na definição do quantum debeatur, uma vez que, caracterizada a lesão ao direito, as consequências daí decorrentes devem ser apuradas, com possibilidade de produção de provas e definição concreta dos danos, limitando-se a sentença, escorreitamente, a reconhecer o an debeatur, a partir da violação ocorrida.

VI) Por fim, tem-se que a liquidação por arbitramento atende à previsão contida nos arts. 208 e 210, ambos da Lei Federal n.º 9.279/96.

VII) Concluindo, é o caso de integral manutenção da r. sentença.

VIII) Ante o exposto, nega-se provimento à apelação .

ALEXANDRE LAZZARINI

Relator

(assinatura eletrônica)