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22 de Setembro de 2019
2º Grau

Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação Cível : AC 10095790920158260008 SP 1009579-09.2015.8.26.0008 - Inteiro Teor

Tribunal de Justiça de São Paulo
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Inteiro Teor

TJ-SP_AC_10095790920158260008_ca754.pdf
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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Registro: 2019.0000354661

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1009579-09.2015.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INDUSTRIA E COMERCIO ORLI LTDA - EPP, é apelado CENTRAFIX AUTO PEÇAS LTDA - ME.

ACORDAM , em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AZUMA NISHI (Presidente) e FORTES BARBOSA.

São Paulo, 8 de maio de 2019.

Alexandre Lazzarini

RELATOR

Assinatura Eletrônica

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1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Voto nº 22408

Apelação nº 1009579-09.2015.8.26.0008

Comarca: São Paulo (5ª Vara Cível)

Juiz (a): Márcia Cardoso

Apelante: Industria e Comercio Orli Ltda - EPP

Apelado: Centrafix Auto Peças Ltda - Me

APELAÇÃO. SENTENÇA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. PATENTE. MODELO DE UTILIDADE. VIOLAÇÃO DE DIREITO. RECONHECIMENTO. QUANTUM DEBEATUR A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

A r. sentença de fls. 293/296, cujo relatório adota-se, julgou parcialmente procedente “ação inibitória de contrafação de modelo de utilidade c/c pedido de danos patrimoniais e tutela antecipada” movida pelos ora apelados contra a apelante, “a fim de: i) Determinar que ré se abstenha de fabricar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda, ter em estoque,receber ou comercializar a qualquer título a peça com a mesma solução técnica da pertencente ao autor Modelo MU 8403350-9. Outrossim, retirar do mercado os que ainda não comercializados; ii) - Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais,a ser apurada em liquidação de sentença por arbitramento segundo os critérios estabelecidos no artigo 210 da Lei nº 9.279/96”. Em razão da sucumbência, coube à ré/apelante arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Apela a requerida, insistindo na improcedência da ação e argumentando, em suma, que: a) sempre recebe várias amostras de peças de clientes para orçamento e fabricação e, dentre elas, estavam as duas peças citadas no processo (abraçadeiras de cruzeta), sem descrição de fabricante ou número de patente, enviadas pela empresa Rochester Distribuidora de Auto Peças S/A (NF de Bonificação/Doação n.º 151150 e 155780, emitidas em 03/09/2013 e 07/10/2014), sem encomenda de amostra, contudo; b) as únicas peças vendidas foram em quantidade 436 unidades (nf 4363 e 4562, emitidas em 20/10/2014 e em

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04/03/2015, à empresa SOS Cardans Com. Serviços Ltda. ME, no valor total de R$ 1.883,51; c) é notório que não deu prejuízo à apelada, nem se locupletou com a venda desse valor e quantidade irrisória de peças, não tendo o faturamento chegado a R$ 2.000,00; d) após a notificação recebida, cessou a fabricação e as vendas, logo a contranotificação seria mera formalidade; e) houve cerceamento de defesa, pois o assistente técnico da apelante não foi cientificado para acompanhar o exame e nem houve intimação das partes acerca de data, local e horário da realização da perícia técnica, em desconformidade ao que prevê a legislação; f) o perito também não foi à sede da apelante para verificar se ainda estavam ou não sendo fabricadas peças por ela; g) assim, o direito da apelante foi cerceado; h) não há que se falar em indenização, pois não houve depreciação da marca, comprovação de efetivos danos, perda de clientela ou indução a erro de outrem; i) se mantida a sentença, a maior prejudicada será a apelante, uma vez que não se utilizou da patente da apelada de modo criminoso e prejudicial; j) já em 11/11/2014, ao tomar conhecimento de que os produtos eram patenteados, entrou em contato com a procuradora da apelada, para informar que não sabia do fato anteriormente e para garantir que seriam tomadas, como foram, medidas para suspender de imediato tanto a fabricação quanto a comercialização das peças; k) após este contato, nada mais foi fabricado e nem comercializado e as 220 peças em estoque foram enviadas à empresa Rochester em 04/03/2015, como pactuado com a apelada; e l) nos quesitos sobre as peças de MU 9000124-9, a resposta do perito é negativa quanto à identidade, semelhança e imitação de modelo, bem como quanto à possibilidade de confusão no consumidor. Requer, assim, a reforma da r. sentença, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões às fls. 311/316.

Recurso regularmente processado.

Petição da apelante de fls. 318.

Despacho de fls. 319.

Despacho do Setor de conciliação às fls. 321.

Petição da apelante às fls. 322.

Despacho do Setor de conciliação às fls. 323.

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Despacho do Setor de conciliação às fls. 325, informando que, diante da ausência de manifestação das partes, ficou rejeitada a tentativa de conciliação.

É o relatório.

I) Inicialmente afasta-se a alegação de cerceamento de defesa.

O perito nomeado apresentou a petição de fls. 259/260, em 08/11/2016, indicando que a perícia com o objetivo de constatar violação à patente de titularidade do coautor Christian seria realizada “de maneira indireta, através de detalhada análise das peças depositadas em cartório pelo requerido em face das patentes de titularidade do requerente”, destacando, ainda, que “(o perito) entende que já possui todos os dados necessários para iniciar as análises, todavia, entrará em contato com os assistentes técnicos caso necessite de alguma informação ou documento adicional” e requerendo apenas o levantamento de parte dos honorários depositados.

Em 22/11/2016, foi apresentado o laudo pericial e, intimadas as partes à manifestação pela r. decisão de fls. 280, a ora apelante, às fls. 284/286, nada disse quanto à ausência de intimação sobre a data, o local e o horário da realização da perícia técnica e ainda destacou, com base no parecer apresentado pelo assistente técnico por ela indicado (fls. 287/288) que “é louvável o trabalho apresentado pelo ilustre Jurisperito, pois em suas análises seguiu os ditames apresentados em seu mister, pelo D'Juízo”, concordando com as conclusões da perícia sobre a comparação entre o MU 9000124-9 e a peça de exame por ela fornecida.

Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença , haja vista que, além de o cerceamento ter sido arguido de forma genérica no apelo, sequer foi aventada qualquer irregularidade de intimação perante o MM. Juízo de origem no momento oportuno, não se verificando, ademais, nenhum prejuízo pela ausência de acompanhamento da perícia pelo assistente técnico, o qual, como dito, até mesmo elogiou a perícia realizada.

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II) No mais, segundo o art. 9º da Lei Federal n.º 9.279/96:

"É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação"

E, na espécie, o autor Christian demonstrou ser o titular de

patente junto INPI do Modelo de Utilidade n.º 8403350-9, intitulado

“aperfeiçoamento em braçadeira de fixação da junta universal”, com validade até

abril de 2021 (fls. 44/54) e ter requerido a patente quanto ao Modelo de Utilidade

n.º 9000124-9, intitulado “disposição aplicada em abraçadeira para fixação de

cruzeta em terminal yoke” (fls. 56/68); sendo que a empresa coautora é a única

autorizada à fabricação e à comercialização de tais peças.

Dessa forma, foi demonstrado, ao menos quanto ao MU

8403350-9, que o autor faz jus aos direitos previstos pelos arts. 42 e 44, ambos da

Lei Federal n.º 9.279/96:

“Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possui...