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21 de Novembro de 2019
2º Grau

Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação Cível : AC 10024852920168260152 SP 1002485-29.2016.8.26.0152 - Inteiro Teor

Tribunal de Justiça de São Paulo
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Inteiro Teor

TJ-SP_AC_10024852920168260152_3c2e5.pdf
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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Registro: 2019.0000354539

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1002485-29.2016.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante JOAO SABINO PIMENTEL FILHO - CONFECÇÃO - ME, é apelado ROSSTAMP CONFECÇÃO E ESTAMPARIA EIRELI – EPP.

ACORDAM , em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AZUMA NISHI (Presidente) e FORTES BARBOSA.

São Paulo, 8 de maio de 2019.

Alexandre Lazzarini

RELATOR

Assinatura Eletrônica

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Voto nº 22873

Apelação Cível nº 1002485-29.2016.8.26.0152

Comarca: Cotia (3ª Vara Civel)

Juiz (a): Carlos Alexandre Aiba Aguemi

Apelante: JOAO SABINO PIMENTEL FILHO - CONFECÇÃO - ME

Apelado: Rosstamp Confecção e Estamparia Eireli – Epp

AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. UTILIZAÇÃO DE PERSONAGENS NÃO LICENCIADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES AFASTADAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO MONTANTE EQUIVALENTE A 3.000 UNIDADES. PERÍCIA APUROU A VENDA DE 434 CAMISETAS NO PERÍODO. INSURGÊNCIA EXCLUSIVA DA RÉ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

A r. sentença (fls. 637/640), cujo relatório adota-se, julgou procedente a “ação de obrigação de não fazer, pelo rito ordinário, cumulada com indenização por perdas e danos, com pedido de liminar específica da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96)” movida por “Rosstamp Confecção e Estamparia Eireli EPP” em face de “Espaço Zeta” (“João Sabino Pimentel Filho

Confecção ME”) para, confirmando a tutela cautelar, condenar “a requerida na abstenção da utilização dos personagens e símbolos, objeto da demanda, sob pena de multa de R$1.000,00 e para condená-la ao pagamento dos prejuízos patrimoniais correspondentes a três mil exemplares dos produtos oficiais, o que importa em débito de R$120.000,00, com correção monetária desde a atribuição do valor e juros de 1% ao mês a partir da citação”.

Sucumbente, arcará a ré com as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Embargos de declaração opostos pela ré (fls. 643/656) e pela autora (fls. 657/659), rejeitados às fls. 661.

Apela a ré (fls. 663/682), sustentando, em síntese, que: a) a sentença não se encontra fundamentada quanto à alegação de ilegitimidade ativa e

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preenchimento dos requisitos impostos pela Lei 9279/96, já que somente houve averbação junto ao INPI dos desenhos da “Galinha Pintadinha”; b) as obrigações da licenciada previstas na Lei de Propriedade Industrial não foram cumpridas, razão pela qual lhe falta interesse de agir; c) a apelada não juntou contrato de franquia que justifique buscar direito alheio em nome próprio, pois eventual prejuízo recairia sobre o franqueado; d) a r. sentença não considerou todos os pontos apresentados pelo perito, pois restou demonstrada a venda de R$434 camisetas, resultando em lucro de R$13.756,20; e e) a quantidade apontada na r. sentença é quase 8 vezes maior que a apurada na perícia.

Recurso regularmente processado.

Contrarrazões às fls. 687/703.

Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

I) A autora/apelada detém os direitos de fabricação e comercialização de camisetas ostentando personagens das seguintes empresas: a) Disney Consumer Products Latin America Inc; b) 2 Play (Team One Brazil); c) BR Licenciamento de Personagens Ltda; d) Bromélia Produções Ltda; e) CBS Consumer Products Inc; f) Discovery Media Ventures Limited; g) Epic Rights Inc; h) Global Merchandising Services Ltda; i) Live Nation Merchandise Inc; j) Maurício de Souza Produções Ltda; k) Sanrio do Brasil Comércio e Representações Ltda; l) Toei Animation Inc; m) TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A; n) Twentieth Century Fox Licensing & Merchandising/ Twentieth Century Fox Film Corporation; o) Universal Music International Ltda; p) Vimn Netherlands B.V; q) Viz Media LLC; e r) Warner Bros. (South) Inc.

A presente demanda foi ajuizada em 06/04/2016.

A tutela urgência foi deferida nos seguintes termos (fls. 106/107):

“As assertivas lançadas na inicial e as provas até aqui coligadas

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trazem suficientes indicativos do direito da autora. Admite-se, pois, in limine, o acolhimento de tutela provisória e, destarte, DETERMINO o cumprimento de mandado de busca e apreensão e depósito das camisetas e todo e quaisquer produtos que não possuem a regular licença do detentor da propriedade intelectual e por isso concorrem deslealmente com os produtos da AUTORA, localizados no endereço da RÉ ou em depósitos outros, mantidos pela RÉ, caso no decorrer da diligência se verifique a existência deles, nomeando representante da AUTORA para figurar como depositário fiel.

DETERMINO também que a RÉ se abstenha de comercializar, fabricar, importar, manter em estoque, distribuir e anunciar, sob qualquer forma ou pretexto, produtos que concorrem deslealmente com os produtos da AUTORA legalmente licenciados para utilização dos personagens tratados na presente ação, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia.

Defiro ordem de arrombamento e emprego de força policial, desde que necessários para o cumprimento da medida.”

II) Por primeiro, observa-se que o presente caso é

semelhante ao analisado na Apelação nº 1002284-12.2016.8.26.0322, de Relatoria

do Des. Hamid Bdine (j. 16/03/2018), no qual participei como 3º Juiz. Na ocasião,

as alegações de ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir da apelada

“Rosstamp Confecção e Estamparia Eireli EPP” foram afastadas, razão pela qual

transcrevo principais trechos de sua fundamentação:

“Inicialmente, a presente demanda está calcada na prática de concorrência desleal pela apelante, uma vez que a apelada faz o uso de marcas e personagens dos quais é detentora de licença de uso pelos titulares originários.

O art. 139 da Lei de Propriedade Industrial estabelece que “o titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços”.

O parágrafo único do mencionado dispositivo legal estabelece que “o licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos”.

Entretanto, os poderes conferidos ao licenciado não devem ser interpretados como faculdade concedida na defesa da marca, como decidido por esta C. Câmara Empresarial , no julgamento da apelação n. 1009622-22.2013.8.26.0361 , de relatoria do Des. Cesar Ciampolini , ao aplicar o posicionamento adota pelo Des. Maurício Vidigal em relação às patentes (art. 61, § único) ao

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licenciamento do uso de marca (art. 139, § único, LPI):

“Rege a hipótese, de fato, o parágrafo único do art. 139 da Lei da Propriedade Industrial: “Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da

marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos.” Como bem ponderou o Desembargador Mauricio Vidigal, ao julgar, na 10ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal, a Ap. 222.868-4/4, “[e]evidentemente, essa disposição não deve se interpretada como concessiva de faculdade para que o titular da patente confira poderes ordinários de representação ao licenciado para que este, em nome do outro, defenda a marca, porque a lei civil já permite que isto suceda. A

norma, se lhe for conferida essa interpretação, seria inútil. Assim, ela deve ser entendida como concessiva

de legitimação extraordinária para o licenciado a fim de que este, em seu próprio nome, possa defender a patente que explora pelo contrato de licença. Em consequência, o disposto no art. 6 o do Código de Processo Civil, combinado com a outra regra apontada, permite o ajuizamento desta ação” ( Ap. n. 1009622-22.2013.8.26.0361, j. 10.8.2016 ).

Assim, a apelante, em exercício da legitimidade extraordinária que lhe foi conferida com o contrato de licenciamento, pode agir em defesa da marca.

Além disso, a presente demanda, enfatize-se, está fundada no ato de concorrência desleal perpetrado pela apelante.

Dessa forma, não está a apelada apenas buscando a abstenção do uso da marca em virtude dos poderes que detém sobre ela, mas também porque a utilização ilícita de marca da qual não é titular a apelante está tipificado como ato de concorrência desleal típica - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem (art. 195, III, LPI).

E nesta qualidade - licenciado, o ato ilícito praticado pela apelante está lhe causando prejuízos materiais, mormente porque a comercialização de produtos sem a devida autorização/licença ocorre de forma menos onerosa, barateando custos e, por consequência, preço, além de causar confusão entre produtos postos no comércio (art. 209, LPI).

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Assim, a legitimidade ativa e o interesse de agir, decorrem diretamente da violação perpetrada pela apelada e os consequentes danos materiais decorrentes ao real detentor da licença para utilização dos personagens e marcas descritos na inicial.”

Mais não há que se acrescentar, afastando-se, por conseguinte, as preliminares de ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir.

III) Quanto ao mérito, importante mencionar que a condenção ao ressarcimento de danos patrimoniais independe da existência de cláusula de exclusividade nas licenças concedidas à apelada pelas empresas “Disney Consumer Products Latin America Inc”; “2 Play (Team One Brazil)”; “BR Licenciamento de Personagens Ltda”; “Bromélia Produções Ltda”; “CBS Consumer Products Inc”; “Discovery Media Ventures Limited”; “Epic Rights Inc”; “Global Merchandising Services Ltda”; “Live Nation Merchandise Inc”; “Maurício de Souza Produções Ltda”; “Sanrio do Brasil Comércio e Representações Ltda”; “Toei Animation Inc”; “TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A”; “Twentieth Century Fox Licensing & Merchandising/ Twentieth Century Fox Film Corporation”; “Universal Music International Ltda; “Vimn Netherlands B.V”; “Viz Media LLC”; e “Warner Bros. (South) Inc”, o que de fato não se observa, sendo suficiente a demonstração de sua titularidade.

No caso, observa-se a concorrência desleal decorrente da utilização de personagens licenciados para a autora, já que se enquadra nas hipóteses previstas na Lei 9279/96, que define os crimes de fabricação , exportação, venda , exposição ou oferecimento à venda , ou importação de produto que incorpore desenho industrial registrado ou imitação que possa induzir o consumidor em erro.

Nesse diapasão, desnecessária a comprovação de efetivo prejuízo patrimonial ou à imagem, bastando a oferta de produtos para embasar a condenação da apelante.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a perda patrimonial decorre da prática da concorrência desleal e do desvio de clientela,

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mostrando-se relevante trancrição de trecho do voto da Ministra Nancy Andrighi

(REsp 978.200/PR, Terceira Turma, j. 19/11/2009):

“A discussão que se pretende aqui, porém, é peculiar, porque não se refere à prova dos danos materiais, mas à identificação dos elementos necessários à caracterização dos referidos danos, nas hipóteses de prática de atos de concorrência desleal e desvio de clientela.

Deve-se ponderar, ainda, que o tema não deve ser tratado, isoladamente, à luz do CC/02, diante da existência de lei específica a respeito. O art. 209 da Lei 9.279/96, refere-se à reparação de danos nas situações de concorrência desleal e ostenta a seguinte seguinte redação:

'Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio .'

O dispositivo, portanto, autoriza a reparação material pela constatação do ato de concorrência desleal, que gera dúvida aos consumidores pela confusão entre estabelecimentos e/ou produtos.

O fundamento da reparação está no desvio da clientela que, acreditando na aquisição de um determinado produto conhecido, no mercado, pelo nome e pela reputação, adquire outro.

Isso porque, essa aquisição do produto e/ou serviço, tanto pode passar desapercebida, quanto pode gerar algum tipo de insatisfação, porquanto não era, efetivamente, o produto esperado.

Qualquer que seja a situação, porém, há prejuízo à vítima do ato: se despercebida a diferença, o autor (do ato de concorrência desleal) aufere lucros a partir da boa reputação do produto criado pela vítima; se gerou insatisfação, denigre a imagem e a reputação criados e trabalhados pela vítima.

Dessa forma, o ato de concorrência desleal e o consequente desvio de clientela provocam, por si sós, perda patrimonial, sendo desnecessária a comprovação do dano.

Ademais, o citado art. 209 da Lei 9.279/96, não apresenta nenhuma condicionante da reparação do dano material à prova do efetivo prejuízo. O ato de concorrência desleal, reitere-se, por si só, provoca substancial redução no faturamento da empresa que dele é vítima. O prejuízo, portanto, é presumido, autorizando-se, em consequência, a reparação.”

O Auto de Apreensão (fl. 120) demonstra que a apelante

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comercializava produtos com os personagens licenciados causando prejuízo à apelada.

Portanto, correta a condenação da apelada à reparação dos danos materiais causados por violação à propriedade industrial.

IV) Todavia, no tocante ao valor indenizatório, a r. sentença merece reforma.

Isso porque, a reparação dos danos materiais causados por violação à propriedade industrial deve ocorrer nos moldes previstos nos artigos 208 e 210 da Lei 9279/96, afastando-se o art. 103 da Lei 9610/98.

Não se pode deixar de mencionar que, embora não seja possível aferir a quantidade exata de camisetas que estamparam os personagens licenciados, as vendas não ultrapassaram 434 unidades no período apurado (maio a dezembro de 2015), mais uma razão para se afastar a condenação em valor equivalente a 3.000 unidades.

Observa-se que o magistrado adotou o art. 210, II, da Lei de Propriedade Industrial, para reparação do dano material, parâmetro não impugnado pelas partes e, inclusive, aceito pela apelada. Dispõe referida norma:

“Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

....

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito;”

A fim de se compreender a dinâmica dos fatos, bem como as razões do acolhimento de parte da pretensão da apelante, transcrevo trechos do laudo pericial:

“Diante disso, o período analisado pela perícia foi de abril a dezembro de 2015 , sendo que as vendas se iniciaram no mês de maio de 2015, conforme comprovam as cópias de notas fiscais, o Livro de Registro de Saídas e o Recibo de Apuração do PGDASD, relativo ao Simples Nacional.

Feitas as diligências, a perícia analisou os documentos fornecidos pela Ré com o objetivo de apurar quais camisetas

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vendidas ostentavam as propriedades intelectuais mencionadas pela Autora às 4/6 da inicial.

Com isso, a perícia constatou que, por meio dos documentos disponibilizados pela Ré, não é possível identificar quais camisetas vendidas ostentaram as propriedades intelectuais mencionadas às fls. 4/6 dos autos.

Isso porque, o campo 'Descrição' das notas fiscais de venda apresentadas pela Ré consta somente o nome 'Camisetas' ou 'Camiseta Infantil', quando se trata de uma venda de camiseta, não discriminando de quais personagens seriam.

Além disso, as informações constantes do Livro Registro de Saídas são ainda mais singelas que àquelas constantes nas notas fiscais, limitando-se a informar o número da nota de venda e os valores de venda.

Mesmo assim, a perícia relacionou todos os produtos vendidos pela Ré no período de maio a dezembro de 2015, indicando as quantidades vendidas, descrição do produto e os valores cobrados, conforme demonstrativo juntado como anexo 8 deste LAUDO PERICIAL CONTÁBIL.

Após isso, a perícia fez um resumo com os valores médios cobrados pela Ré, relativos aos produtos vendidos, conforme demonstrativo juntado como anexo 9 deste LAUDO PERICIAL CONTÁBIL.

Dessa forma, constatou-se que a quantidade total de camisetas vendidas pela Ré no período de maio a dezembro de 2015 foi de 434 (quatrocentos e trinta e quatro), conforme quadro a seguir: (...)

Com efeito, considerando todas as camisetas vendidas pela Ré no período de maio a dezembro de 2015 o lucro médio bruto auferido por unidade foi de R$34,05 (trinta e quatro reais e cinco centavos) para camiseta e R$19,00 (dezenove reais) para camiseta infantil, conforme quadro a seguir:

(...)

Sendo assim, considerando a quantidade total vendida no período de maio a dezembro de 2015, o lucro bruto auferido foi de R$13.756,20 (treze mil, setecentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos) para camisetas e R$570,00 (quinhentos e setenta reais) com camiseta infantil.” (fls. 378/380)

“A perícia informa que cada contrato de licenciamento juntado pela Autora aos autos tinha sua própria regra de remuneração dos detentores intelectuais constantes das camisetas por ela comercializadas (período, número de camiseta).

Dessa forma, não é possível apurar qual seria o valor médio de remuneração que a Ré teria pago aos titulares das propriedades intelectuais constantes das camisetas por ela comercializadas. ” (fls. 603)

“Diante dessa situação a Autora sugere que seja considerada a quantidade de 3.000 exemplares para apuração de eventual

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indenização devida Ré, conforma consta na crítica retro.

Com efeito, levando em consideração o valor médio de venda praticado pela Ré de R$40,00 (quarenta reais) e a quantidade indicada pela Autora (3.000 exemplares) temos o total de R$120.000,00 (cento e vinte mil).

(...)

Frise-se novamente que os cálculos acima foram feitos única e exclusivamente para atender o quanto requerido pela Autora.

No mais a perícia ratifica que a interpretação do artigo 103 da Lei nº 9.610/98 para aplicação no caso em debate nos autos foge do âmbito técnico contábil da prova pericial deferida nos autos e, consequentemente, do campo de atuação deste profissional. ” (fls. 625)

Nesse diapasão, não há que se aplicar o art. 103 da Lei

9610/98, uma vez que apurou-se o total de camisetas vendidas pela apelante, bem

como o lucro obtido por cada unidade.

Portanto, nos termos do art. 210, II, da Lei 9279/96, reduzse o valor da indenização para R$14.326,20.

V) Concluindo, a sentença deve ser parcialmente

reformada, a fim de alterar a base de cálculo dos danos materiais de 3 mil para 434

exemplares, mantendo-se, no mais, a r. sentença.

Não há que se falar em inversão da sucumbência, uma vez

que foi preservada a procedência da ação.

Isso posto, dá-se parcial provimento à apelação da ré.

ALEXANDRE LAZZARINI

Relator

(assinatura eletrônica)