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22 de Fevereiro de 2020
2º Grau

Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação Cível : AC 00066263820138260565 SP 0006626-38.2013.8.26.0565 - Inteiro Teor

Tribunal de Justiça de São Paulo
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Inteiro Teor

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TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Registro: 2019.0000363434

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0006626-38.2013.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante FRAD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA EPP, é apelado GRENDENE S/A.

ACORDAM , em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do agravo retido e negaram provimento ao apelo da ré. V.U. Sustentou oralmente o Dr. Eduardo de F. Alvarenga", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GRAVA BRAZIL (Presidente sem voto), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.

São Paulo, 13 de maio de 2019.

Fabio Tabosa

RELATOR

Assinatura Eletrônica

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Apelante: Frad Indústria e Comércio de Calçados LTDA – EPP.

Apelada: Grendene S/A.

Apelação nº 0006626-38.2013.8.26.0565 3ª Vara Cível de São Caetano do Sul

Voto nº 13.295

Processual. Agravo retido interposto pela ré. Ausência de reiteração nas razões de apelação. Art. 523, § 1º, CPC/73. Recurso não conhecido.

Processual. Prova pericial. Arguição de impedimento do perito judicial. Matéria já enfrentada nos autos, por decisão preclusa. Falta de intimação para o acompanhamento da perícia. Art. 431-A do CPC/73. Nulidade não verificada. Ausência de prejuízo. Perícia que não demandava, no caso, diligências externas relevantes, a serem feitas eventualmente em conjunto. Ré que nem sequer indicou assistente técnico nos autos. Falta de conhecimentos técnicos do perito igualmente não caracterizada. Pedido de anulação da perícia descabido. Apelação da ré desprovida nessa parte.

Propriedade industrial. Desenho industrial. Concorrência desleal. Registro pela autora de três desenhos perante o INPI, relativos às sapatilhas em discussão no caso (modelos “Black”, “Hoop”, “Glitter” e "Dance Hits”). Produtos da ré extremamente assemelhados e com aproveitamento das características essenciais. Demanda condenatória em obrigação de não fazer cumulada com pedidos indenizatórios. Julgamento de procedência parcial quanto ao dever de abstenção e à indenização por dano material, afastada a pretensão ressarcitória por dano moral. Inconformismo apenas da ré, restrito ao tema da indenização. Reparação por danos materiais devida, sem necessidade de prévia demonstração pela parte ofendida dos danos. Prejuízo presumido. Art. 208 da LPI. Valor a ser apurado em liquidação, segundo os critérios do art. 210 da Lei nº 9.279/96. Sentença integralmente confirmada. Apelação da ré desprovida.

VISTOS.

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A r. sentença de fls. 812/814, declarada na fl. 827, julgou parcialmente procedente demanda condenatória em obrigação de não fazer cumulada com pedido indenizatório fundada em concorrência desleal, tendo em vista a alegada reprodução indevida dos modelos relativos às sapatilhas “Black”, “Hoop”, “Glitter” e “Dance Hits”, de fabricação da autora, pelos calçados “Sapatilha Charmosa Boneca II Flocada”, “Sapatilha Charmosa Boneca” e “Sapatilha Bicolor Charmosinha Kids”, confeccionados pela ré; considerou o MM. Juiz, para tanto, confirmada a contrafação pela prova pericial, com desenvolvimento dos produtos da ré mediante imitação substancial dos aspectos gerias dos produtos criados pela autora a partir dos desenhos industriais por ela registrados. Destacou ainda a possibilidade de confusão no público consumidor, confirmando a tutela antecipada deferida ao início e impondo à ré dever de abstenção quanto à fabricação, exposição, divulgação e comercialização de seus produtos; a par disso, condenou a ré no pagamento de indenização por danos materiais a ser oportunamente arbitrada em liquidação de sentença, desacolhendo todavia a pretensão por dano moral, por entender não caracterizada na espécie ofensa juridicamente relevante a valores extrapatrimoniais.

Apela tão somente a ré (fls. 840/896), acenando com a nulidade da r. sentença por ter sido, segundo diz, lastreada em laudo pericial elaborado por perito impedido e sem os conhecimentos técnicos necessários, bem como confeccionado o trabalho com vício em função da ausência de regular intimação das partes quanto ao dia e local em que seria iniciada a prova técnica. Sustenta outrossim, quanto à substância da decisão, existirem diferenças nítidas entre os produtos de cada parte, elaborando quadro comparativo entre os elementos supostamente diferenciais. Afirma inexistir proteção do INPI quanto a elementos meramente decorativos, de modo que não haveria violação dos registros de desenho industrial indicados na petição inicial. Alega, em relação aos desenhos industriais nº 6903452-4 e 6903463-0, tratar-se de design comum, já amplamente conhecido, tendo sido idealizada há 3.500 anos. Aponta a mesma situação com o desenho industrial nº 7106613-6, referente ao modelo “Dance Hits”, o qual seria conhecido na Inglaterra desde, pelo menos, o século XIX, sendo os elementos

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decorativos existentes nas sandálias incapazes de justificar, segundo entende, os registros dos desenhos industriais havidos. Reitera existirem diferenças entre seus produtos e os da autora, com exceção dos elementos os quais seriam comuns a qualquer sapatilha do tipo “boneca”. Insiste que a aplicabilidade, a função, a durabilidade, entre outras características construtivas não seriam características de design, não sendo passíveis de proteção. Destaca a existência de sua marca em seus produtos, a inviabilizar a confusão por parte do público consumidor. Insurge-se também contra a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, por falta de notificação premonitória, sustentando que deveria ter sido alertada pela autora quanto à possível violação de seus direitos de propriedade industrial, a respeito dos quais não teria como ter ciência de outra forma. Aduz também que a indenização não poderia ter sido estabelecida sem a comprovação prévia dos supostos prejuízos. Bate-se, em conclusão, pela anulação da r. sentença ou pela sua reforma, com exclusão da condenação em termos indenizatórios.

O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado, com apresentação de contrarrazões da autora no prazo legal (fls. 928/935).

Registre-se haver agravo retido de interesse da ré, resultante da conversão (cf. fl. 809) do agravo de instrumento nº 2166033-24.2015.8.26.0000 interposto por ela (fls. 794/801-A) em face da r. decisão de fl. 703 dos autos, pela qual se considerou prejudicado pedido de devolução de prazo recursal no tocante à decisão de fl. 587, que nomeara o perito judicial; referido agravo não foi reiterado nas razões recursais.

É o relatório .

Deixa-se de início de conhecer do agravo retido, tendo em vista a falta de reiteração na forma devida por parte da agravante, à luz do art. 523, § 1º, do CPC/73.

No que diz respeito à apelação, afasta-se para logo a arguição de

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nulidade da sentença, por conta da utilização, como razão de decidir, de laudo pericial que a apelante diz nulo. Na verdade, em rigor técnico, nulidade haveria se o caso quanto à perícia em si, ainda que com eventuais efeitos reflexos sobre os atos posteriores, inclusive a sentença; a mera circunstância do aproveitamento pela sentença de prova formalmente viciada não seria causa imediata de nulidade da própria sentença, mas em princípio tão somente de desconsideração do elemento de convicção irregular.

Como quer que seja, não prosperam os ataques desferidos pela recorrente ao laudo pericial.

Quanto à alegação de suspeição e/ou impedimento (sic) do perito, destaca-se por primeiro ter sido feita a destempo pela ré, aqui apelante, que não observou o critério temporal do art. 138, § 1º, do CPC/73 (arguição na primeira oportunidade para falar nos autos); verifica-se que, ciente da nomeação feita na fl. 587, ingressou a ré com arguição de suspeição (fls. 593/594), baseada no fato de integrar o mesmo escritório do perito judicial advogado que houvera trabalhado como estagiário do próprio patrono dela, ré. Afastada entretanto a exceção pela decisão de fl. 628, apenas então ingressou a ré com alegação de impedimento (fls. 631/632) baseada nos fatos agora discutidos, vale dizer, a circunstância de integrar o vistor nomeado banca de advogados que segundo dito defenderia causas de interesse da autora Grandene.

Não bastasse isso, foi também essa segunda arguição de parcialidade afastada por decisão (fl. 658) que restou irrecorrida, ensejando preclusão a respeito da matéria.

E em nada auxilia a ré o argumento de ser o impedimento passível de arguição em qualquer tempo e grau de jurisdição, somente invocável quanto a fatos nessas condições verificados; se a parte entretanto formulou em concreto a arguição e obteve decisão desfavorável, a preclusão se opera, não permanecendo a matéria indefinidamente em aberto à espera de novas alegações segundo a conveniência da parte interessada no questionamento.

A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

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“ Embora se apliquem os mesmos motivos de impedimento e de suspeição do juiz ao membro do parquet, ao serventuário da justiça, ao perito, aos assistentes técnicos e ao interprete, a alegação de impedimento, para esses sujeitos do processo, deve ser realizada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, em conformidade com a previsão contida nos arts. 138, § 1º, e 245 do CPC/1973. Precedente: REsp 876.942/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 31/8/2009.” (AREsp nº 1.010.211/MG, 2ª T., Rel. Mini. Francisco Falcão, j. 6/6/2017).

Não é demais dizer, de toda forma, que o trabalho apresentado pelo perito não trouxe nenhuma mácula de parcialidade, mostrando-se equilibrado e adequadamente fundamentado. E, a par disso, nem mesmo logrou a ré demonstrar em termos objetivos o fato alegado: a prova documental por ela trazida não apontou a defesa direta de interesses da autora, mas sim o patrocínio pela banca de causas de outra empresa, Vulcabrás, que quando muito licencia algumas marcas de sua titularidade para a autora, sem que entretanto haja notícia de integrarem eventual grupo econômico ou da existência de qualquer vínculo entre as partes em torno dos produtos objeto da presente demanda.

A alegação, por outro lado, de que não teria havido comunicação pelo perito acerca do início das diligências objeto da perícia esbarra, em primeiro lugar, na absoluta ausência de prejuízo, visto que o objeto da prova técnica não exigia, no caso, diligências de campo especialmente relevantes que pudessem demandar o acompanhamento do perito judicial por outros profissionais envolvidos. De toda forma, cabe lembrar que a regra em tal sentido do art. 431-A do CPC/73 (sob cuja égide realizada a prova) pressupunha a cientificação das partes não visando ao acompanhamento pelas próprias, mas por seus assistentes técnicos, sendo certo que a réapelante não nomeou assistente técnico nos autos.

Por derradeiro, no que diz respeito à alegação de falta de conhecimentos técnicos do perito, é de se ver que a formação profissional do vistor era conhecida desde o início pela ré (sendo ele integrante, como indicou a própria ré, de

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banca especializada em propriedade industrial), que deveria ser o caso ter apresentado objeção desde logo, e não após a entrega do trabalho. A sugestão de mesmo teor, outrossim, feita à luz das conclusões técnicas a que chegou o laudo, revela mero inconformismo da parte quanto ao desfecho da prova técnica, não guardando maior relevância.

Enfrentados na sequência os aspectos de mérito da decisão recorrida, chama a atenção, em primeiro lugar, o fato de a ré não ter recorrido quer do reconhecimento da violação aos desenhos industriais registrados pela autora quer da própria condenação em dever de abstenção que lhe foi imposta pela sentença (neste particular confirmando a tutela antecipatória deferida ao início do processamento), o que a rigor torna ociosa toda a argumentação, nas razões recursais, em torno da falta de originalidade dos desenhos industriais registrados pela autora e bem assim da possibilidade de distinção clara entre os produtos de ambas as partes.

O pedido recursal, com efeito, ao qual deve se ater o órgão judicial ad quem, foi, na parte desbordante da cassação da sentença, apenas voltado à supressão da indenização imposta por danos materiais.

De qualquer forma, não assiste razão à ré quanto a qualquer dos dois aspectos antes referidos.

Quanto à pretensa falta de originalidade dos desenhos da autora e à sugerida reprodução, pelos produtos neles inspirados, do estado da técnica no tocante às sapatilhas difundidas no mercado, o fato é que, goste-se ou não, foram deferidos os registros pelo INPI, o que basta para conferir à respectiva titular a devida proteção e o direito de exclusividade no uso (art. 109 da LPI).

Vale lembrar neste passo que o questionamento em tal sentido promovido pela apelante poderia em tese ser invocado para discutir a registrabilidade em si dos desenhos, sendo todavia jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça que à Justiça Comum Estadual não compete o exame, ainda que incidental, do mérito de registros (de desenhos ou outros) deferidos por aquela autarquia.

Nesse sentido:

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“Processo Civil e Direito de Propriedade Intelectual. Registro de Desenho Industrial e de marca. Alegada contrafação. Propositura de ação de abstenção de uso. Nulidade do registro alegado em matéria de defesa. Reconhecimento pelo Tribunal, com revogação de liminar concedida em Primeiro Grau. Impossibilidade. Revisão do julgamento. Nulidade de patente, marca ou desenho deve ser alegada em ação própria, para a qual é competente a Justiça Federal. Recurso provido.” (REsp nº 1.132.449/PR, 3ª T., Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13/2/2012).

“(...) Ainda que a lei preveja, em seu art. 56, § 1º, a possibilidade de alegação de nulidade da patente como matéria de defesa, a melhor interpretação de tal dispositivo aponta no sentido de que ele deve estar inserido no contexto de uma ação autônoma, em que se discuta, na Justiça Federal, o próprio registro. (...) Não faria sentido exigir que, para o reconhecimento da nulidade pela via principal, seja prevista uma regra especial de competência e a indispensável participação do INPI, mas para o mero reconhecimento incidental da invalidade do registro não se exija cautela alguma. Interpretar a lei deste modo equivaleria a conferir ao registro perante o INPI uma eficácia meramente formal e administrativa.(...) A discussão sobre a validade de um registro de marca, patente ou desenho industrial, nos termos da LPI, tem de ser travada administrativamente ou, caso a parte opte por recorrer ao judiciário, deve ser empreendida em ação proposta perante a Justiça Federal, com a participação do INPI na causa. Sem essa discussão, os registros emitidos por esse órgão devem ser reputados válidos e produtores de todos os efeitos de direito.” (REsp nº 1.281.448/SP, 3ª T., Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 5/6/2014, DJe 8/9/2014).

E não ficam esses julgados comprometidos pelo julgamento

mais recentemente proferido pela mesma E. Corte Superior, sob a técnica de recursos

repetitivos, cujo alcance deve ser devidamente sopesado. A tese firmada foi a seguinte: .

“As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela

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provisória.” (REsp nº 1.527.232/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13/12/2017, DJe 5/2/2018).

Vale dizer, a ação contra o próprio titular do registro deve ser necessariamente movida perante a Justiça Federal, por envolver em última análise o questionamento do próprio registro. Por outro lado, não havendo discussão sobre o registro no INPI, as demandas entre particulares acerca da proteção ao trade-dress ou sobre concorrência desleal em termos gerais são inequivocamente de competência da Justiça Comum Estadual (o que deve ser entendido quer no que diz respeito aos casos de concorrência desleal e de reprodução de trade-dress quanto a produtos não registrados quer no que se refere às hipóteses de existência de registro, nas quais a discussão não se refira todavia à higidez do registro em si, mas à caracterização propriamente dita da violação, passível de reconhecimento a partir da valoração da conduta do pretenso agente violador).

O enunciado não exclui de forma alguma o entendimento, que segue aplicável, no sentido de que se a discussão sobre a concorrência desleal passa pela verificação da validade do registro, da registrabilidade de marca ou desenho, ou da regularidade do procedimento de concessão do registro, necessariamente se afirma a competência da esfera federal, inviabilizando o exame desses temas em específico no litígio travado perante a jurisdição estadual.

E é o que se tem no caso dos autos, em que a ré-apelante nega também a existência de reprodução parasitária (o que pode ser aqui examinado e foi enfrentado pela perícia e pela sentença), mas sobretudo discute a pertinência do deferimento do registro quanto aos desenhos industriais da autora-apelada.

Não se ignora que o registro de desenho industrial, em particular, obedece a determinadas peculiaridades, como o deferimento num primeiro momento automático e sem exame do mérito do requerimento (arts. 106, caput, da LPI), exame esse passível de requerimento pelo próprio interessado direto, nos termos do art. 111 do mesmo diploma legal. Entretanto, do ponto de vista de terceiros que pretendam afrontá-lo quanto à presença dos requisitos necessários à registrabilidade, necessária se

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faz a propositura de demanda específica perante a Justiça Federal (art. 118) ou a instauração do procedimento administrativo de nulidade, na forma dos arts. 113 a 117 da Lei nº 9.279/96, nenhuma dessas providências tendo sido tomada ao que consta pela ora apelante.

Por outro lado, no que diz respeito à existência de semelhança entre os produtos de ambas as empresas suficientes a caracterizar a contrafação por parte da ré, a rigor faz-se possível a constatação até mesmo ao exame visual imediato, com dispensa inclusive de auxílio técnico, tal o grau de aproximação. Mas, a afastar qualquer dúvida, o perito judicial afirmou de forma peremptória o aproveitamento parasitário, em termos fundamentados e que se impõem, até mesmo pela já referida falta de impugnação técnica de iniciativa da ré ao laudo oficial.

Resta então o tema da indenização por prejuízo material, em relação a que também não prospera a resistência da apelante em torno de suposta falta de demonstração prévia pela autora. O prejuízo em tal hipótese é presumido pelo legislador, em função “dos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido” (art. 208 da Lei nº 9.279/96), sendo determinado por um dos critérios previstos no art. 210 da mesma Lei de Propriedade Industrial, o que tal como previsto na r. sentença apelada será apurado oportundamente em liquidação.

Nesse sentido, vale citar, dentre tantos, os seguintes precedentes desta C. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial:

“Propriedade industrial. Utilização indevida, pela ré, da marca depositada pela autora no INPI. Direito, também do depositante, de zelar pela integridade material ou reputação da marca. Inteligência do art. 130, III, da Lei de Propriedade Industrial. Violação incontroversa, tanto que a ré providenciou a alteração logo que citada. Danos materiais e morais. Prejuízos in re ipsa. Desnecessidade de prova além da prática da contrafação. Apuração dos danos materiais que se dá em liquidação de sentença, nos termos dos arts. 208 e 210 da Lei nº 9.279/96 (...).” (Apelação nº 1011420-20.2016.8.26.0100, Rel. Des. Araldo Telles, j. 15/5/2017).

“Discussão pela ré quanto ao fato de estarem referidos

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desenhos compreendidos no estado da técnica, sendo inválidos os registros de titularidade do autor. Descabimento. Questionamento que somente pode ser apreciado pela Justiça Federal. Orientação do C. STJ em tal sentido. Indenização por danos materiais devida, em valor a ser apurado em liquidação, segundo os critérios do art. 210 da Lei nº 9.279/96, sem a necessidade de demonstração prévia dos danos”. (Apelação nº 0002063-89.2007.8.26.0248, Rel. Des. Fabio Tabosa, j. 19/12/2018).

Finalmente, não vinga e chega a ser ousado e ofensivo à inteligência o argumento da ré-apelante de descabimento da indenização pela falta de sua notificação e pelo desconhecimento da existência dos registros vigentes. Sobre não lhe ser dado ignorar o teor de registros tornados públicos pelo órgão competente, caracteriza-se a ofensa ao direito de propriedade do titular pela violação em si do registro, não pela oposição expressa do titular manifestada perante outrem. De mais a mais, a ré está longe de ser uma inocente e casual fabricante de produtos assemelhados aos da autora-apelada, tratando-se ao reverso de empresa ao que parece especializada em imitar os produtos da Grendene, como mostra o sem número de decisões reproduzidas nos autos (sempre em desfavor da ora ré), envolvendo litígios acerca de outras contrafações.

Fica, por tudo, confirmada a r. sentença, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais, por força do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (e por ter a apelação sido interposta já na vigência do diploma de 2015), para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto, não se conhece do agravo retido e nega-se provimento ao apelo da ré.

FABIO TABOSA

Relator