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22 de Setembro de 2019
2º Grau

Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Agravo de Instrumento : AI 22373377820188260000 SP 2237337-78.2018.8.26.0000 - Inteiro Teor

Tribunal de Justiça de São Paulo
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Inteiro Teor

TJ-SP_AI_22373377820188260000_7d4f9.pdf
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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2019.0000342622

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 2237337-78.2018.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que é agravante GENENTECH, INC., é agravado BIONOVIS S/A - COMPANHIA BRASILEIRA DE BIOTECNOLOGIA FARMACÊUTICA.

ACORDAM , em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão "Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 3º julgador que declara voto. Declar voto vencedor o 2º desembargador. Sustentaram oralmente os drs. Nelson Nery Júnior (OAB/SP 51737) e Carlos David Albuquerque Braga (OAB/SP 132306).", de conformidade com voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GRAVA BRAZIL (Presidente e Relator), RICARDO NEGRÃO (2º Juiz) e SÉRGIO SHIMURA (3º Juiz).

São Paulo, 29 de abril de 2019

GRAVA BRAZIL

RELATOR

ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO

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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 2237337-78.2018.8.26.0000

AGRAVANTE: GENENTECH, INC.

AGRAVADA: BIONOVIS S/A - COMPANHIA BRASILEIRA DE

BIOTECNOLOGIA FARMACÊUTICA

COMARCA: VALINHOS

JUÍZA PROLATORA: BIANCA VASCONCELOS COATTI

Agravo de instrumento – Propriedade industrial -Alegação de que caracteriza ilícito de "oferta à venda" a participação em "Parceria para Desenvolvimento Produtivo" (PDP) para o fornecimento de medicamento cujo princípio ativo atualmente é protegido por patente – Pretensão de exibição de documentos relacionados a PDP – Decisão de origem que indeferiu a antecipação de tutela e a exibição de documentos – Inconformismo – Não acolhimento - A interpretação em conjunto dos arts. 42, 43, II, VII e 184, I, da LPI, leva à conclusão de que não há ilícito se a parte se propõe a vender futuramente (ou, no entender da agravante, “oferta à venda”) produto que não estará mais protegido pela patente na época em que a venda se concretizar - Além disso, a transferência de tecnologia, por si só, se enquadra nas hipóteses do art. 43, II e VII, da LPI, de modo que não caracteriza ilícito - Se a participação em PDP não caracteriza ilícito, não procede a pretensão de exibição de documentos a fim de prová-lo – Da mesma forma, não procede a pretensão de exibição de documentos a respeito de ilícito que não ocorreu e que talvez nunca ocorra (venda do produto patenteado na vigência da patente) - Decisão mantida – Recurso desprovido.

VOTO Nº 31132

1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado

de decisão que, em ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória

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tutela requerida por Genentech Inc. (vide fls. 26/28).

Inconformada, Genentech Inc. recorre, objetivando, em apertada síntese, a concessão de antecipação de tutela recursal para: (i) fazer cessar, de imediato, os atos de infração da patente PI9809387-8, bem como impedir a prática de novas violações pela Bionovis S/A, sob pena de multa de R$ 50.000,00 por unidade em descumprimento da medida liminar, ou outro valor capaz de coibir a infração; e (ii) determinar a exibição de documentos que especifiquem a composição e identifiquem a estrutura primária do medicamento contendo bevacizumabe ofertado pela ré Bionovis, além da exibição dos documentos constantes da proposta de venda por ela apresentada para participação na Parceria de Desenvolvimento Produtivo (PDP) (Confira-se fls. 16).

Em síntese, narra ser titular da patente PI9809387-8, com vigência até 22.11.2026, a qual cobre a substância bevacizumabe, princípio ativo do medicamento por ela produzido, o Avastin, usado para tratamento de diversos tipos de câncer. Entende que, pelo fato da patente cobrir o princípio ativo bevacizumabe, também cobre qualquer produto que o contenha.

Nesse contexto, alega que a ré Bionovis S/A viola a patente por meio de oferta à venda (art. 42 e 184, I, da LPI) ao participar da proposta de Parceria para Desenvolvimento Produtivo (“PDP”) para oferecer produto contendo bevacizumabe ao governo. Além disso, caso a proposta seja aceita, a efetiva fabricação e venda do produto caracterizarão novo ilícito igualmente grave (vide

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fls. 4/5).

Argumenta que, ao contrário do entendimento da r. decisão agravada, há efetiva certeza de que já houve violação da patente por meio de oferta à venda, ressaltando que a oferta à venda independe da existência física de produto no momento em que é realizada, bem como independe da efetiva venda do produto ofertado (fls. 8).

E, se a ré Bionovis S/A já praticou ato de infração, é irrelevante se o efetivo fornecimento do seu produto contendo bevacizumabe ocorrerá ainda na vigência da patente (vide fls. 8).

No mais, discorre a respeito dos requisitos para a antecipação da tutela recursal (vide fls. 10/12), pontua que sua posição é corroborada por estudiosos nacionais e internacionais sobre o assunto (vide fls. 18/23, 24/25) e junta pareces dos professores Gustavo Tepedino (fls. 174/204) e Marçal Justen Filho (fls. 205/276).

Por fim, justifica a pretensão de exibição de documentos por que: (i) eles não estão publicamente disponíveis; (ii) são classificados como sigilosos pela administração pública; (iii) o art.3733,§ 1ºº, doCPCC, autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (fls. 13); e (iv) há julgados 1 deste E. Tribunal e da Justiça Federal (docs. 08 e 09) em que foi deferida a apresentação de documentos confidenciais relacionados à propriedade industrial, porque a exibição foi considerada relevante para a solução do caso 1 AI nº 2088262-33.2016.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, 2ª Câm. Res. Direito Empresarial, j. em 19.09.16 / AgReg nº 0221974-95.2012.8.26.0000, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogi, 2ª Câm. Res. de Direito Empresarial, j. em 04.12.12

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(fls. 14).

O recurso foi, inicialmente, distribuído ao i. Des. Hamid Bdine, sendo redistribuído à minha Relatoria, em virtude de declaração de impedimento (fls. 428, 432, e 434).

O recurso foi processado sem a antecipação de tutela almejada (fls. 352/360).

A contraminuta foi juntada a fls. 365/378, oportunidade em que, em apertada síntese, a Bionovis SA impugnou a ocorrência de violação de patente, alegando:

(i) Na atual fase da PDP (Fase II) não há qualquer transferência de tecnologia, oferta de venda ou outro ato que importe em comercialização do medicamento, especialmente porque ele ainda está em desenvolvimento por empresa parceira (Ares Trading e Merck AS) no exterior (vide fls. 368/372);

(ii) As PDPs podem ter como objeto produtos objeto de patente de terceiros, em razão do disposto no art. 14, III, b, da Portaria MS/GM n. 2.531/14 e do Anexo XCV da Portaria de Consolidação MS/GM n. 05/17 (fls. 5151/5173 e fls. 5316/5351 de origem), e do disposto no art. 43, II e VII, da LPI, além de existir julgado 2 deste E. TJ neste sentido (vide fls. 372/374);

(iii) Qualquer comercialização do medicamento pela Bionovis só será feita após a expiração dos prazos de eventuais patentes (vide fls. 374/375); e

(iv) não é possível a exibição dos

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documentos pretendidos pela agravante, porque não só não houve proposta de venda ao laboratório público, como também até o presente momento só foi firmada a proposta de projeto da PDP, que é documento confidencial, e o Termo de Compromisso entre a instituição pública parceira e o Ministério da Saúde (vide fls. 376/378).

A r. decisão agravada e a prova da intimação encontram-se a fls. 5382/5384, 5449/5450 e 5452 dos autos de origem. O preparo foi recolhido (fls. 349/350).

Por fim, a agravante apresentou

“manifestação às contrarrazões” (fls. 382/395).

Além disso, a agravante também requereu reconsideração da decisão agravada (fls. 382/395), o que foi indeferido (fls. 425/426).

É o relatório do necessário.

2 A r. decisão agravada possui o seguinte

fundamento:

"Devidamente intimada, a ré prestou informações acerca dos fatos narrados na inicial e esclareceu o funcionamento das PDPs, em especial sua participação como"laboratório privado que será - quando aplicável -responsável pela implementação da atividade de fabricação do medicamento no Brasil a partir da tecnologia detida pela entidade estrangeira, a qual será futuramente absorvida pela instituição pública". Além disso, afirmou que, conforme informação obtida no site do Ministério

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da Saúde, o Projeto se encontra na segunda fase, com ajustamento de compromissos, responsabilidades e condicionantes, sem que haja transferência de tecnologia, oferta de venda ou qualquer ato que importe comercialização do medicamento.

A autora apresentou nova manifestação, reiterando o pedido de tutela de urgência e alegando que a ré confunde a conduta de" vender "com o ato de"oferta à venda", bem assim que omite a possibilidade, de acordo com as regulamentações das PDPs, de fornecimento do medicamento que desenvolve, até a conclusão da transferência da tecnologia. Esclarece que busca, com a ação, coibi-la de oferecer à venda o medicamento como forma de pagamento pela transferência de tecnologia prevista pela PDP, enquanto esta não é finalizada.

Assim, não há que se falar em probabilidade de direito, pois, em um juízo de cognição sumária, a violação da patente não ficou demonstrada.

Pelo contrato administrativo celebrado, a tecnologia será desenvolvida para que o produto possa ser comercializado com a queda da patente, desde que tenha os registros necessários perante a ANVISA, tendo a própria requerente sustentado na página 5377 que"a Bionovis é livre para desenvolver seu medicamento contendo bevacizumabe, desde que, enquanto a PI9809387-8 esteja vigente, não pratique nenhum dos atos contidos nos arts. 41, 42 e 184 e seguintes da Lei de Patentes, dentre eles, a oferta à venda". Assim, não há indicação de violação pela simples celebração do contrato administrativo e pela execução das fases nele previstas,

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sendo certo que a oferta à venda que a autora pretende frustrar, segundo seus esclarecimentos, é a que ocorrerá entre a queda da patente e a conclusão da transferência da tecnologia.

Desta forma, não há que se falar em apresentação de documentos pela requerida (item 92, (i) c - da petição inicial).

Além disso, quanto à alegação de que o bevacizumabe está elencado como um dos produtos que compõem o portfólio da ré, acessando o site desta, verifica-se que a tela apontada na página 04 somente aparece após a consulta de" produtos "e" em desenvolvimento ", não" em mercado ". Deste modo, não há demonstração da colocação à venda neste momento, motivo pelo qual os pedidos de tutela de urgência devem ser indeferidos" (fls. 26/27, destaque não original).

A fim de facilitar a compreensão, a fundamentação será dividida em tópicos.

A) O que é uma Parceria para

Desenvolvimento Produtivo (“PDP”)?

De início, a Parceria para Desenvolvimento Produtivo (“PDP”) é regulamentada pelo Anexo XCV da Portaria de Consolidação MS/GM n. 05/17 3 , e pela Portaria MS/GM n. 2.531/14 (fls. 5151/5173 e fls. 5316/5351 de origem).

Ela tem, entre outros objetivos, a intenção de promover o desenvolvimento e a fabricação em território nacional de produtos estratégicos para o SUS, de modo a ampliar o acesso 3 Também acessíveis pelo link: http://bvsms.saúde.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0005_03_10_2017.html#ANEXOXCV,

consulta em 12.03.2019.

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da população a esses produtos, a diminuir a vulnerabilidade do SUS, e a reduzir as dependências produtivas e tecnológicas do País na área da saúde (art. 3º, do anexo XCV da PRC MS/GM n. 05/17).

Os produtos estratégicos que poderão ser objeto de PDP serão, anualmente, definidos em uma lista pelo Ministério da Saúde (art. 5º e 6º, do anexo XCV da PRC MS/GM n. 05/17).

Em termos simples, a parceria envolve três agentes (Ministério da Saúde, instituições públicas e entidades privadas) da seguinte forma:

Relação entre instituições públicas e entidades privadas

As entidades privadas detentoras ou desenvolvedoras da tecnologia do produto estratégico para o SUS comprometem-se a transferir essa tecnologia às instituições públicas, que irão absorvê-la para, posteriormente, serem capazes de fabricar o produto em território nacional e fornecê-lo ao SUS (art. 14, 'a' e 'b', do anexo XCV da PRC MS/GM n. 05/17).

Durante o período de transferência de tecnologia, as entidades privadas se comprometem a garantir o fornecimento do produto às instituições públicas, as quais, por sua vez, garantirão o fornecimento dele ao SUS (art. 68, XX e art. 69, XII, do anexo XCV da PRC MS/GM n. 05/17)

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Ministério da Saúde

As instituições públicas submeterão uma proposta de projeto de PDP para o Ministério da Saúde, que irá avaliar e decidir se é o caso de implementá-la (art. 10, I, do anexo XCV da PRC MS/GM n. 05/17).

A proposta será elaborada considerando a lista vigente de produtos estratégicos para o SUS (art. 11, do anexo XCV da PRC MS/GM n. 05/17), e deverá indicar as instituições públicas e as entidades privadas envolvidas na transferência e absorção de tecnologia (art. 14, I, do anexo XCV da PRC MS/GM n. 05/17).

O processo para estabelecimento da PDP

O processo para estabelecimento da PDP possui cinco etapas, descritas, em síntese, da seguinte forma:

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Após a etapa de submissão de proposta de

projeto de PDP por uma instituição pública, as etapas seguintes são

caracterizadas da seguinte forma:

Fase I Fase de submissão e análise de

viabilidade da proposta de projeto de

Avaliação e decisão

PDP e, em caso de aprovação,

celebração do termo de compromisso

entre o Ministério da Saúde e a

Instituição Pública.

(arts. 2º, XIV, 10, I, e 11 a 42, da

No referido termo, o Ministério se

PRC MS/GM n. 05/17)

responsabiliza a adquirir os produtos

objetos da PDP, e a instituição pública

se responsabiliza pela absorção e

transferência da tecnologia de

produtos estratégicos para o SUS.

Além disso, ele conterá em anexo

uma declaração de concordância

subscrita pelos parceiros privados.

Fase II

Corresponde ao início da fase de

Absorção e transferência de implementação da proposta de

tecnologia projeto de PDP aprovada, do termo

de compromisso e início do

(arts. 10, II, e 43 a 50, da PRC

monitoramento.

MS/GM n. 05/17)

Corresponde a fase de início de

Fase III execução do desenvolvimento do

Absorção e transferência de produto , transferência e absorção de

tecnologia com aquisição tecnologia de forma efetiva e

celebração do contrato de

(arts. 10, III, e 51 a 58, da PRC

aquisição do produto estratégico

MS/GM n. 05/17)

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entre o Ministério da Saúde e a

instituição pública .

Fase IV Corresponde a fase de finalização do

processo de desenvolvimento,

Internalização da tecnologia

transferência e absorção da

(arts. 10, IV, e 59 a 60, da PRC tecnologia da PDP em condições de

MS/GM n. 05/17) produção do produto objeto de PDP

no País e portabilidade tecnológica

pela instituição pública.

Além disso, as etapas correspondentes às Fases II, III e IV serão monitoradas para verificação dos avanços esperados no processo produtivo, desenvolvimento, transferência a absorção da tecnologia (arts. 61 a 65, do anexo XCV da PRC MS/GM n. 05/17).

B) Mérito do recurso

Infração de patente

A controvérsia neste recurso consiste em saber se, neste momento processual, é possível dizer que há violação dos direitos de patente da agravante pelo fato da agravada participar de proposta de PDP envolvendo transferência de tecnologia e fornecimento de medicamento cujo princípio ativo é objeto de patente da agravante até 22.11.2026.

A principal tese defendida pela agravante é a de que a participação da agravada na PDP caracteriza o ilícito de colocar ou oferecer à venda (art. 42 e art. 184, I, da LPI), já que ela se compromete a transferir a tecnologia para criação do

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medicamento contendo bevacizumabe e, durante o período de transferência, fornecê-lo à instituição pública parceira que, por sua vez, irá fornecê-lo governo.

Contudo, com o devido respeito à tese da agravante, e também com o devido respeito ao entendimento contido nos pareceres por ela juntados (fls. 174/204 e fls. 205/276), a interpretação em conjunto dos arts. 42, 43, II, VII e 184, I, da LPI, leva à conclusão de que não há ilícito se a parte se propõe a vender futuramente (ou, no entender da agravante, “oferta à venda”) produto que não estará mais protegido pela patente na época em que a venda se concretizar.

Interpretação em sentido contrário retiraria efeito útil da redação do art. 43, VII, da LPI, já que não seria possível que terceiros não autorizados pelo titular da patente praticassem atos “destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos prazos estipulados no art. 40 ” (destaque não original).

Ressalte-se, a possibilidade de comercialização imediata do produto após a expiração da patente é justamente a razão da existência do referido dispositivo daí porque não faz sentido o argumento de que “exploração comercial” afastaria a aplicação do art. 43, VII, da LPI.

E também não há ilícito na proposta de transferência da tecnologia da patente, já que essa conduta se enquadra em "finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou

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tecnológicas" e "produção de informações, dados e resultados de testes" (art. 43, II e VII, da LPI).

Além disso, é irrelevante que a documentação da PDP exija informações sobre a "capacidade de oferta" ou "preço estimado" do medicamento, já que à época da efetiva venda o princípio ativo dele não estará protegido pela patente. Tratam-se de informações úteis para a análise da viabilidade da PDP, apenas isso.

E, em reforço às conclusões acima, no tocante a quem poderia participar da PDP, o art. 2º, VI 4 , do Anexo XCV da Portaria de Consolidação MS/GM n. 05/17, indica que a "entidade privada" pode ser a pessoa jurídica detentora da tecnologia, isto é, não restringe a participação ao titular da patente.

Por sinal, os demais dispositivos contidos no Anexo XCV da Portaria de Consolidação MS/GM n. 05/17 que versam sobre propriedade intelectual ou sobre patente não infirmam as conclusões acima, uma vez que tão só:

(i) pontuam que a legislação da propriedade intelectual será observada e objetivam informações sobre a existência de patentes, a vigência delas e seus titulares (arts. 14, III, 'a' e 'b');

(ii) no tocante à proposta de venda, determinam que “para produtos com prazo de expiração de patente a ocorrer durante as fases do projeto executivo, será apresentado estudo com as projeções de redução de preços 4 VI - Entidade privada: pessoa jurídica de direito privado, não integrante da Administração Pública, Direta ou Indireta, que seja detentora, desenvolvedora, possua licença da tecnologia a ser transferida ou que seja responsável pela produção de uma etapa da cadeira produtiva no País;

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compatíveis com o novo patamar de mercado” (art. 14, VIII, 'e'); e

(iii) quanto aos preços da aquisição do produto objeto da PDP a ser feita pelo Ministério da Saúde e a instituição pública, determinam que “considerar-se-á, na avaliação de preços, quando cabível, as estimativas de valores de mercado para produtos que estejam próximos ao período de expiração da patente e a redução relevante de preços de mercado decorrente de estratégia de competição das empresas” (art. 55, III, 'b').

Aliás, é incontroverso que a PDP está atualmente na Fase II e, nesse período, a entidade privada responsável pela futura transferência da tecnologia ainda está estudando-a e desenvolvendo-a.

É só na Fase III que se inicia o processo de transferência e, ao mesmo tempo, a venda do produto contendo bevacizumabe à instituição pública parceira, a qual, por sua vez, irá garanti-lo ao SUS (cf. art. 55, caput, art. 68, XX e art. 69, XII, do Anexo XCV da Portaria de Consolidação MS/GM n. 05/17).

Por fim, no agravo de instrumento nº 2200927-21.2018.8.26.0000, no qual a Genentech também figura no polo ativo discutindo tema igual ao destes autos, a agravada daquele caso espontaneamente trouxe o "Projeto Executivo de Proposta de Projeto de Parceria para o Desenvolvimento Produtivo de Medicamentos (bevacizumabe)", documento relacionado à Fase I da PDP (isto é, relacionado à fase de submissão e análise de viabilidade da proposta de parceria).

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respeitarem a vigência das patentes 5 da agravante e, por essa razão, merece ser aqui transcrito.

Isso porque, no item 6.2, ele expressamente dispõe que:

"Caso haja a concessão da patente PP 1101140-8 em 2017 e considerando que o INPI concede proteção patentária de 10 anos após a concessão dessa patente, o produto Bevacizumabe estaria sobre proteção patentária até 2027. Dessa maneira, tanto a conclusão e internalização da transferência de tecnologia, quanto o fornecimento ao Ministério da Saúde do referido produto ficariam inviabilizados antes de 2027, entretanto, com a concessão da patente PI 9809387-8 o fornecimento já está inviabilizado até 2026. Portanto, existe a possibilidade de um impacto no cronograma a partir da Fase III (PDP), impacto esse que está sendo considerado na análise do risco do...