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25 de Fevereiro de 2020
2º Grau

Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação Cível : AC 10055802620168260004 SP 1005580-26.2016.8.26.0004 - Inteiro Teor

Tribunal de Justiça de São Paulo
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Inteiro Teor

TJ-SP_AC_10055802620168260004_c7eef.pdf
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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2019.0000460979

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1005580-26.2016.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RINALDO BATISTA COELHO-ME, são apelados NIKE DO BRASIL COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES, CONVERSE, INC. e NIKE INTERNATIONAL LTD..

ACORDAM , em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.

São Paulo, 11 de junho de 2019.

Araldo Telles

Relator

Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

JUÍZA DE DIREITO: ANA LUIZA MADEIRO DIOGO CRUZ

APELANTE: RINALDO BATISTA COELHO ME

APELADAS: NIKE INTERNATIONAL LTD. E OUTRAS

INTERESSADO: RENILDO MARCONDES DE SOUZA

VOTO N.º 41.913

Ilegitimidade ativa. Ação ajuizada por titular da marca CONVERSE contra réus incertos, que, naquele momento, tinha legítima expectativa do seu direito, diante da suspeita de reprodução indevida. Busca e apreensão, todavia, que não encontrou produtos falsificados ostentando seus signos. Ausência de interesse de agir superveniente reconhecido após a estabilização da lide. Extinção do processo com relação a ela decretada.

Marca. Busca e apreensão que encontra artefatos ostentando os signos da NIKE em fábricas de responsabilidade dos réus. Contrafação evidente.

Danos materiais. Contrafação inequívoca. Ocorrência, porque são presumidos. Apuração em liquidação de sentença, nos termos dos arts. 208 e 210 da Lei nº 9.279/96.

Danos morais. Prejuízos in re ipsa. Desnecessidade de prova além da prática da contrafação. Indenização que, considerando as circunstâncias do caso, merece reduzida a valor equilibrado e que observa o binômio reparação/sanção.

Recurso parcialmente provido.

Trata-se de ação cominatória com pedido cumulado de

indenização por danos morais ajuizada, inicialmente, em face de FÁBRICAS

CALÇADISTAS DO MUNICÍPIO DE SERRANA , em que se busca a

apreensão de todos os produtos encontrados com reprodução das marcas

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NIKE e CONVERSE , bem como a imposição de ordem de abstenção de

produção e comercialização dos produtos contrafeitos.

Realizada a busca e apreensão nos endereços indicados na

inicial, a lide acabou estabilizada pela decisão irrecorrida de fls. 212,

passando a constar no polo passivo RINALDO BATISTA COELHO ME e

RENILDO MARCONDES DE SOUZA , sendo que apenas o primeiro

apresentou resposta.

Sobreveio a r. sentença de fls. 306/311, com o seguinte

dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para:

a) CONDENAR os réus na obrigação de não fazer, consistente na abstenção

da produção, comercialização, exportação, importação, exposição à venda e

estocagem de produtos que contenham a reprodução das marcas

CONVERSE e NIKE, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil

reais) para cada constatação de descumprimento; b) Após o trânsito em

julgado, determino a destruição dos produtos apreendidos nos termos do

art. 202, II da lei 9.279/96 e autorizo as autoras a executarem a destruição; c)

Condenar os réus no pagamento de indenização por danos morais, no valor

de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), sem solidariedade, corrigidos

monetariamente pela Tabela Prática a contar do ajuizamento da ação e

acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da citação; c) CONDENAR os

réus a pagar indenização por danos materiais, emergentes e lucros cessantes,

na forma do artigo 210, da Lei nº 9.279/96, a ser fixado em sede de

liquidação. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, nos termos do

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sucumbente, condeno os réus no pagamento das custas

e despesas processuais, bem como em honorários do patrono da parte

adversa, que fixo em 10% do valor da condenação de cada um, igualmente

sem solidariedade.

Inconformado, o corréu RINALDO BATISTA

COELHO ME recorre a brandir preliminares de litisconsórcio passivo

facultativo e ilegitimidade ativa da coautora CONVERSE INC . No mérito,

afirma que as acionantes não se desincumbiram de demonstrar os fatos

constitutivos de seu direito, qual seja, de que os réus confeccionam,

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distribuem e/ou comercializam produtos contrafeitos. Não há se falar em concorrência desleal, porque a similaridade dos calçados não tem o condão de levar o consumidor a erro. Também não há prova dos lucros cessantes e de prejuízos de ordem moral. Alternativamente, requer a redução do valor arbitrado a este último título.

Com contrariedade e recolhido o preparo, vieram-me os autos.

É o relatório, adotado o de fls. 263.

A preliminar de ilegitimidade ativa da CONVERSE INC. merece acolhida.

De efeito, antes de ajuizarem a demanda, as autoras, fortes na desconfiança de que calçados reproduzindo suas marcas estavam sendo produzidos no Município de Nova Serrana/MG, contrataram investigação particular para constatação da suspeita.

O laudo unilateral, encartado às fls. 82/87, reflete diligências em três endereços, sendo que apenas em um deles havia sido encontrado produtos com a marca CONVERSE (fls. 85), enquanto nos outros dois apenas artefatos com a marca NIKE foram verificados (fls. 86).

Cumprida a carta precatória, o cenário não se alterou.

Às fls. 207/210, as autoras desistiram da demanda com relação à única das fábricas cujo laudo encomendado havia encontrado artefatos da marca CONVERSE , pedindo o prosseguimento com relação aos demais réus, responsáveis pelas localidades cujas buscas e apreensões foram frutíferas, mas tão somente em relação à marca NIKE (fls. 196 e 200).

Assim, se, quando do ajuizamento da ação, a coautora CONVERSE INC. tinha a legítima expectativa de seu direito, diante das constatações após as diligências dos oficiais de justiça de que os réus não

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estavam reproduzindo sua marca, perdeu o interesse de agir para a demanda.

E nem se alegue, como fundamentou a Juíza de Direito, haver indícios suficientes da reprodução, também, de sua marca, tendo em vista que, mesmo em sua diligência preliminar, não foram encontrados produtos falsificados da CONVERSE .

É claro, como se verá, que os réus estavam utilizando indevidamente a marca NIKE em suas atividades, mas não se pode concluir que falsificassem e prejudicassem quaisquer outras na ausência de mínima comprovação.

O caso, então, é de extinção do feito com relação à CONVERSE INC. , nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, que deverá arcar com as custas e despesas que despendeu nos autos e honorários do patrono dos réus, que fixo em R$ 2.000,00, considerado o alto valor da causa e o trabalho desenvolvido, em analogia ao artigo 85, § 8º, do mesmo diplomam.

A preliminar relativa ao litisconsórcio passivo facultativo não comporta guarida, pois, após a estabilização, apenas dois réus dele constaram, não havendo se falar em prejuízos ou dificuldades na apresentação da resposta, especialmente em se tratando de processo que se desenvolve no meio digital.

No mérito, com relação às demais autoras ( NIKE INTERNATIONAL LTD. e NIKE DO BRASIL COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA. ), a procedência era de rigor.

Os autos de busca e apreensão de fls. 196 e 200 não deixam dúvida da reprodução do símbolo, aliás, em larga escala, para fabricação e distribuição no mercado interno.

Ainda que de forma grosseira, em produtos de baixo valor

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comercial e para público diverso daquele que tem condições de adquirir os calçados da marca original, houve violação da marca de titularidade da autora.

E não interessa o fato de se tratarem, as contrafatoras, de microempresas, pois, obviamente, tal condição não as impediu de promover a circulação, no mercado interno, dos produtos falsificados.

Resta, então, considerando a matéria devolvida à Corte, apurar a existência ou não das indenizações por dano material e moral e seus critérios de apuração.

E a esse respeito, não merece ajuste a r. decisão recorrida. Primeiro, os danos materiais são presumidos, vez que a interpretação doutrinária e jurisprudencial é no sentido de que a reparação material do ato de violação da propriedade industrial e/ou concorrência desleal não está condicionada à efetiva comprovação do dano, nem à imediata demonstração de sua extensão. Isso porque a prova da violação do direito marcário é bastante difícil, logo, comprovada a usurpação da marca, presumem-se os danos materiais, consequência natural da confusão entre os estabelecimentos e do desvio de clientela. 1

Por outro lado, necessária a determinação da apuração em liquidação de sentença, nos termos dos artigos 208 e 210 da Lei nº 9.279/96.

No tocante, aos danos de ordem moral, em caso como o dos autos, de incontroversa ocorrência de contrafação, são presumidos, mostrando-se desnecessária a prova, considerando-se os prejuízos in re ipsa .

Este é o posicionamento atualmente adotado pelas Câmaras especializadas desta Corte, que tem flexibilizado o entendimento quanto à necessidade de comprovação dos prejuízos para a caracterização 1 Apel. nº 0168265-73.2011.8.26.0100, sob a rel. do Des. Tasso Duarte de Melo, desta 2ª Câmara de Direito Empresarial.

Apelação Cível nº 1005580-26.2016.8.26.0004 -Voto nº 41.913 6

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do dano moral, compreendendo-o como dano in re ipsa sobretudo nos casos de contrafação, nos quais a circulação de produtos falsificados deixa evidente, por si só, a ocorrência do dano extrapatrimonial pela vulgarização do perfil mercadológico e identidade da marca lesada. 2

Em caso análogo asseverou o i. Des. Maia da Cunha, da 1ª Câmara de Direito Empresarial desta Corte:

Não há necessidade de perquirir objetivamente se a prática da

conduta reputada ilícita e parasitária do nome da autora teve aptidão para

causar o dano moral, que é presumido e se soma à ilicitude que conduz ao

caráter punitivo e dissuasório também presente no dano moral. A presunção

do dano moral, em caso como o dos autos, decorre da profunda insatisfação

do titular do nome ou da marca, cujo prestígio se constrói ao longo de muitos

anos de dedicação e investimento, e que se vê desprotegido pela usurpação

por quem, é lícito igualmente presumir, não preza pela qualidade do seu

próprio nome ou produto, nem se preocupa com o consumidor que está

sendo ludibriado. 3

Assim, diante da inequívoca violação da marca, tratandose, como dito, de dano presumido, resta apurar o valor da indenização.

A quantificação do dano moral, no entanto, deve observar o binômio reparação/reprimenda, possibilitando ao ofendido embolsar quantia que minore o sofrimento de ver sua marca violada de forma parasitária e, ao mesmo tempo, propiciando ao ofensor condenação que o convença a não reiterar a infração.

Bem por isso, delibera a Turma Julgadora reduzir a indenização à metade - R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), contando-se correção monetária desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça) e juros de mora da citação.

2

Apel. nº 0034188-65.2013.8.26.0001, sob a rel. do Des. Ricardo Negrão; no mesmo sentido: Apel. nº 4005324-43.2013.8.26.0002, este de rel. do Des. José Reynaldo, ambos desta C. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial.

3 Apelação nº 0010163-81.2010.8.26.0004.

Apelação Cível nº 1005580-26.2016.8.26.0004 -Voto nº 41.913 7

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Por tais fundamentos, nos termos acima, proponho que se dê parcial provimento ao recurso para julgar extinto o feito com relação à CONVERSE INC. , mantida a procedência com relação às demais autoras, mas reduzido o valor da indenização.

Deixo de elevar a verba honorária, em razão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque, como se viu, na parte em que o apelo restou acolhido, já foi promovida condenação a este título ao advogado do apelante.

É como voto.

JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES

RELATOR