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20 de Setembro de 2019
2º Grau

Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação Cível : AC 11193278320188260100 SP 1119327-83.2018.8.26.0100 - Inteiro Teor

Tribunal de Justiça de São Paulo
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Inteiro Teor

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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

Registro: 2019.0000469107

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1119327-83.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DISTRIBUIDORA SULAMERICANA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, é apelado DU LEYOU - EPP.

ACORDAM , em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AZUMA NISHI (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.

São Paulo, 12 de junho de 2019

GILSON DELGADO MIRANDA

RELATOR

Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro Central da Capital Apelação n. 1119327-83.2018.8.26.0100

Apelante: Distribuidora Sulamericana Importação e Exportação Ltda.

Apelada: Du Leyou - EPP

Voto n. 16.952

MARCA. Busca e apreensão de produtos contrafeitos. Licenciada para o uso da marca. Legitimidade ativa reconhecida. Precedentes deste TJ. Sentença anulada. Cerceamento de defesa inocorrente. Causa madura. Tutela cautelar em caráter antecedente. Improcedência. Ausência de verossimilhança quanto à existência dos bens contrafeitos no estabelecimento comercial da ré. Recurso provido em parte.

Vistos.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls. 276/280, proferida pelo juiz da 1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro Central da Capital, Dr. Rogério Murillo Pereira Cimino, que reconheceu a ilegitimidade ativa e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Ainda condenou a parte autora ao pagamento das custas e das despesas processuais, além de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Segundo a apelante, autora, a sentença deve ser anulada, preliminarmente, por cerceamento de defesa, uma vez que o feito foi sentenciado antes mesmo do decurso do prazo para a apresentação de réplica. Ainda aduz que tem legitimidade para figurar no polo ativo, nos termos de precedentes deste Tribunal de Justiça e do art. 139, parágrafo único, da Lei n. 9.279/96. Acrescenta que já houve apreciação nesse sentido em sede de agravo de instrumento tirado contra a decisão denegatória da tutela provisória requerida. Aponta documento da licenciadora atestando sua qualidade de licenciada. Por fim, sustenta que deve ser mantida a exclusão da corré Du Leyou EPP, uma vez que só foi citada por erro do cartório, quando sua exclusão já

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havia sido reconhecida a fls. 176. Pugna pelo julgamento definitivo da ação cautelar, tornando definitiva a ordem liminar de vistoria e de busca e apreensão.

Recurso tempestivo, preparado (fls. 484/485) e respondido (fls. 489/504).

Distribuído o processo na forma da Resolução n. 772/2017 do OETJSP, houve oposição ao julgamento virtual (fls. 522).

Esse é o relatório.

Cinge-se a controvérsia à legitimidade ativa da autora, enquanto licenciada, para ajuizar demanda visando à busca e apreensão de produtos supostamente contrafeitos que violam propriedade intelectual da licenciadora.

Nesse campo, o recurso merece guarida em parte .

Em primeiro lugar , o art. 139 da Lei n. 9.279 dispõe que “o titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços. Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos” .

Em relação a esse dispositivo, entende esta Câmara que “sobressai inafastável a pertinência subjetiva da licenciada para defender a patente que explora pelo contrato de licença (fls. 107/108), resultando a legitimação da agravada Indústria e Comércio Mecmaq Ltda. do fato de ser ela, em tese, a titular da indenização reclamada. Isso porque a suposta contrafação do modelo de utilidade patenteado afeta a exploração lucrativa do objeto cuja industrialização e comercialização foram exclusivamente licenciados à agravada Mecmaq” [grifei] (TJSP, Agravo de Instrumento n. 2052256-90.2017.8.26.0000, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 29-05-2017, rel. Des. Carlos Dias Motta).

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1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

Afinal, “é tranquilo, na jurisprudência das Câmaras de Direito Empresarial deste Tribunal, que o titular de licença de uso de marca tem, sim, legitimidade ativa para demandar sua proteção. [...] Como bem ponderou o Desembargador MAURICIO VIDIGAL, ao julgar, na 10a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, a Ap. 222.868-4/4, '[e]evidentemente, essa disposição não deve se interpretada como concessiva de faculdade para que o titular da patente confira poderes ordinários de representação ao licenciado para que este, em nome do outro, defenda a marca, porque a lei civil já permite que isto suceda. A norma, se lhe for conferida essa interpretação, seria inútil. Assim, ela deve ser entendida como concessiva de legitimação extraordinária para o licenciado a fim de que este, em seu próprio nome, possa defender a patente que explora pelo contrato de licença. Em consequência, o disposto no art. 6 o do Código de Processo Civil, combinado com a outra regra apontada, permite o ajuizamento desta ação'” [grifei] (TJSP, Apelação n. 1009622-22.2013.8.26.0361, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 10-08-2016, rel. Des. Cesar Ciampolini).

No mesmo sentido: 1) TJSP, Apelação n. 0020166-70.2011.8.26.0001, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 01-06-2016, rel. Des. J. L. Mônaco da Silva; 2) TJSP, Agravo de Instrumento n. 2055707-65.2013.8.26.0000, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 16-06-2014, rel. Des. Tasso Duarte de Melo.

Inclusive, já foi adiantado por ocasião do agravo de instrumento tirado nos mesmos autos “que ainda que a agravante não detenha a exclusividade na comercialização dos produtos licenci...