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19 de Fevereiro de 2020
2º Grau

Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação Cível : AC 11193278320188260100 SP 1119327-83.2018.8.26.0100 - Inteiro Teor

Tribunal de Justiça de São Paulo
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Inteiro Teor

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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

Registro: 2019.0000469107

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1119327-83.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DISTRIBUIDORA SULAMERICANA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, é apelado DU LEYOU - EPP.

ACORDAM , em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AZUMA NISHI (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.

São Paulo, 12 de junho de 2019

GILSON DELGADO MIRANDA

RELATOR

Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro Central da Capital Apelação n. 1119327-83.2018.8.26.0100

Apelante: Distribuidora Sulamericana Importação e Exportação Ltda.

Apelada: Du Leyou - EPP

Voto n. 16.952

MARCA. Busca e apreensão de produtos contrafeitos. Licenciada para o uso da marca. Legitimidade ativa reconhecida. Precedentes deste TJ. Sentença anulada. Cerceamento de defesa inocorrente. Causa madura. Tutela cautelar em caráter antecedente. Improcedência. Ausência de verossimilhança quanto à existência dos bens contrafeitos no estabelecimento comercial da ré. Recurso provido em parte.

Vistos.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls. 276/280, proferida pelo juiz da 1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro Central da Capital, Dr. Rogério Murillo Pereira Cimino, que reconheceu a ilegitimidade ativa e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Ainda condenou a parte autora ao pagamento das custas e das despesas processuais, além de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Segundo a apelante, autora, a sentença deve ser anulada, preliminarmente, por cerceamento de defesa, uma vez que o feito foi sentenciado antes mesmo do decurso do prazo para a apresentação de réplica. Ainda aduz que tem legitimidade para figurar no polo ativo, nos termos de precedentes deste Tribunal de Justiça e do art. 139, parágrafo único, da Lei n. 9.279/96. Acrescenta que já houve apreciação nesse sentido em sede de agravo de instrumento tirado contra a decisão denegatória da tutela provisória requerida. Aponta documento da licenciadora atestando sua qualidade de licenciada. Por fim, sustenta que deve ser mantida a exclusão da corré Du Leyou EPP, uma vez que só foi citada por erro do cartório, quando sua exclusão já

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havia sido reconhecida a fls. 176. Pugna pelo julgamento definitivo da ação cautelar, tornando definitiva a ordem liminar de vistoria e de busca e apreensão.

Recurso tempestivo, preparado (fls. 484/485) e respondido (fls. 489/504).

Distribuído o processo na forma da Resolução n. 772/2017 do OETJSP, houve oposição ao julgamento virtual (fls. 522).

Esse é o relatório.

Cinge-se a controvérsia à legitimidade ativa da autora, enquanto licenciada, para ajuizar demanda visando à busca e apreensão de produtos supostamente contrafeitos que violam propriedade intelectual da licenciadora.

Nesse campo, o recurso merece guarida em parte .

Em primeiro lugar , o art. 139 da Lei n. 9.279 dispõe que “o titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços. Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos” .

Em relação a esse dispositivo, entende esta Câmara que “sobressai inafastável a pertinência subjetiva da licenciada para defender a patente que explora pelo contrato de licença (fls. 107/108), resultando a legitimação da agravada Indústria e Comércio Mecmaq Ltda. do fato de ser ela, em tese, a titular da indenização reclamada. Isso porque a suposta contrafação do modelo de utilidade patenteado afeta a exploração lucrativa do objeto cuja industrialização e comercialização foram exclusivamente licenciados à agravada Mecmaq” [grifei] (TJSP, Agravo de Instrumento n. 2052256-90.2017.8.26.0000, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 29-05-2017, rel. Des. Carlos Dias Motta).

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Afinal, “é tranquilo, na jurisprudência das Câmaras de Direito Empresarial deste Tribunal, que o titular de licença de uso de marca tem, sim, legitimidade ativa para demandar sua proteção. [...] Como bem ponderou o Desembargador MAURICIO VIDIGAL, ao julgar, na 10a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, a Ap. 222.868-4/4, '[e]evidentemente, essa disposição não deve se interpretada como concessiva de faculdade para que o titular da patente confira poderes ordinários de representação ao licenciado para que este, em nome do outro, defenda a marca, porque a lei civil já permite que isto suceda. A norma, se lhe for conferida essa interpretação, seria inútil. Assim, ela deve ser entendida como concessiva de legitimação extraordinária para o licenciado a fim de que este, em seu próprio nome, possa defender a patente que explora pelo contrato de licença. Em consequência, o disposto no art. 6 o do Código de Processo Civil, combinado com a outra regra apontada, permite o ajuizamento desta ação'” [grifei] (TJSP, Apelação n. 1009622-22.2013.8.26.0361, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 10-08-2016, rel. Des. Cesar Ciampolini).

No mesmo sentido: 1) TJSP, Apelação n. 0020166-70.2011.8.26.0001, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 01-06-2016, rel. Des. J. L. Mônaco da Silva; 2) TJSP, Agravo de Instrumento n. 2055707-65.2013.8.26.0000, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 16-06-2014, rel. Des. Tasso Duarte de Melo.

Inclusive, já foi adiantado por ocasião do agravo de instrumento tirado nos mesmos autos “que ainda que a agravante não detenha a exclusividade na comercialização dos produtos licenciados pela Warner tal circunstância não afasta a probabilidade do direito alegado, sobretudo porque suas vendas são diretamente afetadas pela comercialização de produtos manifestamente falsificados” (TJSP, Agravo de Instrumento n. 2257120-56.2018.8.26.0000, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 04-12-2018, rel. Des. Hamid Bdine).

Destarte, não parece razoável que a autora não possa defender o direito que adquiriu, sendo obrigada a remanescer na espera da tomada dessa providência por licenciadora estrangeira, a quem talvez nem seja viável despender recursos com alguns lojistas brasileiros

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cuja atuação prejudica a autora.

Nesses termos, o reconhecimento da

legitimidade ativa da apelante é medida de rigor.

Anulo, pois, a sentença, mas passo a decidir desde logo o mérito (e a preliminar potencialmente prejudicial) porque a causa está em condições de imediato julgamento [causa madura] (artigo 1.013, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil).

Em segundo lugar , ainda em sede de

preliminar, não vinga a alegação de cerceamento de defesa .

Como é cediço, destinatário da prova é o juiz e a finalidade dela é, exatamente, convencê-lo, vigendo no processo civil brasileiro, em termos de valoração da prova, o sistema da persuasão racional, expressamente adotado no artigo 371 do Código de Processo Civil.

De todo modo, como já pacificado há décadas, “em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do Magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório” (STJ, REsp n. 3.047, 4ª Turma, j. 21-08-1990, rel. Min. Athos Carneiro).

No caso, há nos autos todos os elementos necessários ao julgamento da lide, não sendo pertinente a produção de nenhuma outra prova, até porque, no cerne do sistema de nulidades do processo civil brasileiro, está o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo (“pas de nullitè sans grief” ). É o que dispõem, em última análise, os artigos 277 e 282 do Novo Código de Processo Civil.

Na espécie, a insurgência é genérica no sentido de que a réplica não foi apreciada, mas sem apontar de forma específica e concreta qual teria sido o prejuízo decorrente dessa não apreciação. Não foi nem sequer indicada qualquer pretensão de produção probatória adicional.

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Destarte, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Em terceiro lugar , não se desconhece que foi decidido por ocasião do julgamento do agravo de instrumento que concedeu a tutela provisória de urgência requerida, que “se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão liminar de busca e apreensão das mercadorias contrafeitas existentes nas lojas indicadas na inicial. Para se chegar a tal conclusão, basta uma análise superficial dos produtos adquiridos pela agravante junto aos estabelecimentos comerciais das agravadas para se constatar que se tratam de cópias de baixa qualidade, sobretudo diante do preço de venda (fs. 36/41): [...] . Há, outrossim, perigo de dano, já que a comercialização de produtos que falsificam a marca da agravante certamente lhe diminuem o prestígio junto ao público consumidor, afetando-lhes a imagem.” (fls. 205/206).

Ocorre que, diante da expressa negativa da única ré remanescente no polo passivo, Du Leyou quanto à efetiva comercialização dos produtos, competia à autora essa demonstração. Consigna-se que a corré Safite celebrou acordo a fls. 256/259 e a ré Yan não contestou, tendo sido consignado na decisão de fls. 229 que isso acarretaria a extinção por desistência.

Não obstante, a autora apenas juntou a foto e o comprovante de fls. 146/147, que, por si sós, não conferem a necessária certeza acerca da relação entre o produto e o comprovante apontados, sobretudo diante da certidão do oficial de justiça que, após a concessão a tutela provisória recursal, não encontrou os produtos quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão (fls. 249).

Mesmo na réplica ofertada, não houve demonstração mais contundente. Aliás, com isso, resta prejudicada também por esse motivo a alegação de cerceamento de defesa baseada na não apreciação da réplica pelo juízo de primeiro grau.

Destarte, resta esvaziada a probabilidade do direito, razão pela qual o pedido de tutela cautelar em caráter antecedente deve ser julgado improcedente, notadamente porque ainda

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foi cumulado pedido de imposição de multa em caso de continuação de comercialização dos produtos (fls. 15, item c).

Nem se diga que a corré Du Leyou não poderia ainda constar do polo passivo da lide.

De fato, a demanda foi ajuizada contra as empresas Safite, Du Leyou e Yan (fls. 01/02). Também não se desconhece que, após a determinação de limitação do litisconsórcio (fls. 171), a autora requereu a reconsideração ou, em caráter subsidiário, a limitação, sendo esta última acolhida pela decisão de fls. 176 para remover do polo passivo a segunda e a terceira corrés supra mencionadas. Ato contínuo, contrariamente a essa decisão, realmente, o cartório expediu cartas de citação às três corrés (fls. 178/180).

Ocorre que, apesar do equívoco cartorário, a autora agravou da decisão e obteve tutela provisória recursal favorável (mantida quando do julgamento colegiado do recurso) para manter as rés no polo passivo (fls. 207/208), razão pela qual passou a ser responsável pela citação, uma vez que esta acabaria ocorrendo após essa decisão do segundo grau ainda que já não tivessem sido expedidas as cartas por equívoco.

Dito isso, uma vez reconhecida a legitimidade ativa e apesar da improcedência do pedido de tutela cautelar em caráter antecedente, os autos devem retornar ao primeiro grau para, se o caso, ser formulado o pedido principal.

À vista dessas considerações, o recurso será provido em parte pare reconhecer a legitimidade de parte da autora para figurar no polo ativo, mas com julgamento de improcedência do pedido cautelar.

Posto isso, dou provimento em parte ao recurso, nos moldes indicados alhures.

GILSON MIRANDA

Relator