jusbrasil.com.br
22 de Setembro de 2019
2º Grau

Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação Cível : AC 10585715320148260002 SP 1058571-53.2014.8.26.0002 - Inteiro Teor

Tribunal de Justiça de São Paulo
há 3 meses
Entre no Jusbrasil para imprimir o conteúdo do Jusbrasil

Acesse: https://www.jusbrasil.com.br/cadastro

Inteiro Teor

TJ-SP_AC_10585715320148260002_df3f5.pdf
DOWNLOAD

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2019.0000489150

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 1058571-53.2014.8.26.0002 , da Comarca de São Paulo, em que são apelantes GENOMMA LABORATORIES DO BRASIL LTDA. e GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V. e apelada CIFARMA CIENTIFICA FARMACÊUTICA LTDA.

ACORDAM , em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte

decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentaram Dr. Eduardo de Freitas Alvarenga (OAB/SP n.º 122.941) e Daniel Valuano Barros Moore (OAB/RJ n.º 164.208).", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GRAVA BRAZIL (Presidente), RICARDO NEGRÃO E SÉRGIO SHIMURA.

São Paulo, 17 de junho de 2019

Grava Brazil

RELATOR

ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 1058571-53.2014.8.26.0002

APELANTES: GENOMMA LABORATORIES DO BRASIL LTDA. e

GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.

APELADA: CIFARMA CIENTÍFICA FARMACÊUTICA LTDA.

COMARCA: SÃO PAULO

JUÍZA PROLATORA: REGINA DE OLIVEIRA MARQUES

Ação de obrigação de fazer e não fazer c.c. perdas e danos (suposto ato de concorrência desleal)- Sentença de improcedência -Inconformismo das autoras - Não acolhimento -Abstenção de uso de marca registrada -Discussão de competência da Justiça Federal, com necessária participação do INPI -Jurisprudência do C. STJ em sede de recurso repetitivo - Ato de concorrência desleal não configurado, dada ausência de imitação ao trade dress da embalagem do produto das apelantes - Elementos que apresentam diferenças que permitem ao consumidor médio (mesmo àquele eventualmente desatento) diferenciar os produtos - Sentença mantida, por outros fundamentos - Recurso desprovido.

VOTO Nº 31265

I - Trata-se de sentença que julgou

improcedente ação de obrigação de fazer e não fazer c.c.

perdas e danos, por suposto ato de concorrência desleal.

Confira-se fls. 1182/1189 e 1207/1208.

Inconformadas, esclarecem as autoras

"que a violação do trade dress objeto da demanda, devidamente indicado na exordial,

refere-se tão somente a embalagem do produto CICATRICURE® Creme (indicado para a

redução de réguas e linhas de expressão)". Informam que são titulares da

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3

marca registrada "Cicatricure" e responsáveis pela importação e distribuição do produto, com autorização da ANVISA. Dizem que tomaram conhecimento da existência, no mesmo ramo de atividade, de produto produzido e comercializado pela ré, com a marca registrada "Claricure", que, segundo alegam, lembra o nome de seu produto, além da imitação do conjunto-imagem na embalagem do produto (itens 19 e 20, fls. 1219). Aduzem que a prova pericial analisou produto diverso do questionado, fugindo do objeto da lide, mas, mesmo assim, embora deferido o pleito de realização de nova prova pericial, a decisão interlocutória foi revogada pela juíza sentenciante, razão pela qual suscitam a necessidade de nova perícia, em preliminar de apelação (art. 1.009, § 1º, do CPC), ao argumento de que incabível o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, do CPC. Alegam que o laudo pericial causou confusão à magistrada quanto ao instituto em litígio (analisou a lide sob a ótica da propriedade industrial e não do trade dress) e quanto a existência de registro da marca, pois, segundo o perito, as autoras não possuíam registro marcário, razão pela qual pedem a anulação da sentença e a realização de nova perícia, considerando o flagrante cerceamento do direito de defesa (art. , LV, da CF). Sustentam, outrossim, que a r. sentença é extra petita, na medida em que foi apreciada pretensão diversa da requerida (desenho industrial), e citra petita, pois não foi analisado o pedido de violação ao trade dress (art. 195, III, da Lei 9.279/96 e art. , XXIX, da CF), afrontando os arts. 492 e 498 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4

Destacam que incorreu em erro a magistrada, ao afirmar que não possuem registro da marca, considerando que o possuem nas classes 3 e 5 internacional, que garante o uso exclusivo em todo o território nacional (art. 129, da Lei 9.279/96, e art. 5º. XXIX, da CF). Observam que o formato da embalagem do produto da ré associado dos demais elementos que compõem seu conjunto visual foram utilizados com intuito associativo (cores rosa e prata, idêntica posição de destaque das faixas e utilização das principais elementos formadores da marca e dos mesmos dizeres). Ressaltam que "a proteção ao trade dress engloba sim o formato da embalagem, somada aos demais elementos que a compõem e que são determinantes para o seu resultado/aspecto final". Afirmam que atuam no mesmo segmento de mercado e que os produtos se encontram lado a lado nas prateleiras das farmácias. Discorrem que se o juízo a quo tivesse analisado a lide à luz do trade dress, certamente teria acolhido a pretensão, haja vista que “descreveu com clareza e maestria a violação ao trade dress”. Dizem que o fato de a ré ter alterado, após a concessão da liminar, a embalagem do produto, não afasta a prática de conduta desleal nem o dever de indenizar in re ipsa (fls. 1211/1245).

O preparo foi recolhido (fls. 1246/1247 e 1324/1325), sendo o recurso contrarrazoado (fls. 1263/1298).

Presentes os pressupostos de

admissibilidade, o recurso fica, neste ato, recebido.

É o relatório, adotado, quanto ao mais, o

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5

da sentença apelada.

II - As apelantes ajuizaram a demanda, em dezembro de 2014, alegando, em síntese, que a apelada produz e comercializa produto ("Claricure") no mesmo ramo de mercado que atuam, adotando expressão que traz lembrança ao produto ("Cicatricure") que fabricam e comercializam, além da imitação do conjunto imagem, em ato de concorrência desleal. Requereram, em resumo, que a apelada "se abstenha, definitivamente, da imitação da marca da CICATRICURE® e do trade dress do produto, das Autoras, substituindo a denominação CLARICURE e o conjunto imagem de sua embalagem por outra que não guarde resquício de semelhança com o produto das Autoras".

O i. Juízo a quo revogou a liminar concedida (fls. 225/229) e julgou improcedente a demanda, ante a conclusão de que "restou incomprovado o uso indevido da marca; nome comercial ou embalagem do produto das autoras, ainda mais que a requerida alterou a embalagem de seu próprio produto em obediência ao determinado em Tutela. Denota-se que nada há para a procedência da ação intentada não havendo, muito menos, atentado à livre concorrência, ou seja, 'desigualdade ao final da competição, a partir, porém, de um quadro de igualdade jurídico-formal', de acordo com a lição do eminente jurista Eros Roberto Grau".

O inconformismo não comporta acolhida.

De início, rechaça-se a alegação de cerceamento de defesa (art. , LV, da CF), tendo em vista que o fato de o laudo pericial ter analisado outras embalagens de

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6

produtos da marca das apelantes, como, por exemplo, o "Cicatricure Gel", não significa dizer que a perícia fugiu de seu objeto, e, tampouco, que é necessária nova perícia, pois os produtos questionados pelas apelantes ("Cicatricure creme" e "Claricure creme") foram confrontados pelo perito, conforme item I.4 do laudo (fls. 708/709).

O expert, a propósito, destacou que a

"apresentação tida por colidente é a creme" (fls. 687).

A análise das demais embalagens pelo perito ainda, mostra-se válida e legítima, para demonstrar o modo que a marca se apresenta no mercado como um todo, justamente porque eventual distintividade assumida pelas embalagens das apelantes também é vista a partir da forma de apresentação da marca perante ao público consumidor em sua integralidade.

Sem razão, outrossim, as apelantes, ao sustentarem que o laudo pericial teria gerado confusão à magistrada, já que toda análise técnica efetuada pelo perito encontra-se substancialmente relacionada com os institutos marca e trade dress.

Da mesma forma, mostra-se descabida a sugestão de que a r. sentença teria sido extra petita ou citra petita, pois, em que pese o i. Juízo a quo ter tecido considerações a respeito do instituto desenho industrial, o que, de fato, não é o foco da presente demanda, a r. sentença tratou

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7

do trade dress das embalagens dos produtos objeto da lide, não havendo que se falar em afronta aos arts. 492 e 498 do CPC.

Tanto é assim que as próprias apelantes invocaram em suas razões recursais que a i. Magistrada "descreveu com clareza e maestria a violação ao trade dress, in verbis: '(...) Desta feita, comparando-se as embalagens que as partes colocaram no mercado, a semelhança restou patente, vez que os benefícios em idêntica ordem apontados no produto da ré, são os mesmos constantes da embalagem o produto das autoras, estando ambos os produtos no mesmo território e mesmo nicho, a despeito daquilo que o Dr. Perito concluiu em seu laudo, restando capaz de ensejar dúvidas e confusões nos consumidores. (...)'" (fls. 1232).

Superadas as alegações de cunho processual, no que tange a matéria de fundo, verifica-se que, em consulta ao site do INPI, as apelantes são titulares da marca "Cicatricure", nas modalidades mista e nomitativa, enquanto que a apelada é titular da marca "Claricure", na modalidade nominativa, sendo que ambas atuam no mesmo segmento de mercado.

Ao que se extrai dos pedidos da inicial, as apelantes pretendem que a apelada se abstenha de imitar a marca "Cicatricure" e o trade dress do produto (item viii, a fls. 60).

De plano, oportuno observar que a discussão exclusiva sobre marcas registradas deve ser travada perante a Justiça Federal, já que afeta interesse institucional de

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8

autarqu...