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28 de Novembro de 2021
2º Grau
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Tribunal de Justiça de São Paulo
há 2 anos
Detalhes da Jurisprudência
Órgão Julgador
2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial
Publicação
01/08/2019
Julgamento
1 de Agosto de 2019
Relator
Maurício Pessoa
Documentos anexos
Inteiro TeorTJ-SP_AC_10554645620188260100_cf5cc.pdf
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Inteiro Teor

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2019.0000603899

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1055464-56.2018.8.26.0100, da Comarca de Sertãozinho, em que são apelantes BRUMAZI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. e SOLIVAM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., é apelado HOWDEN SOLYVENT VENTEC SAS.

ACORDAM , em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte

decisão: Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL (Presidente) e ARALDO TELLES.

São Paulo, 1º de agosto de 2019.

MAURÍCIO PESSOA

Relator

Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Voto nº 13289

Apelação Cível nº 1055464-56.2018.8.26.0100

Apelantes: Brumazi Equipamentos Industriais Ltda. e Solivam

Equipamentos Industriais Ltda.

Apelado: Howden Solyvent Ventec SAS

Comarca: Sertãozinho

Juiz (a): Paula Aguiar Pizeta de Sanctis

Honorários recursais – Descabimento – Verba honorária arbitrada em primeiro grau em seu patamar máximo.

Ação cominatória de abstenção de uso da marca com pedido de tutela de urgência Marca Utilização, pelas rés, de nome idêntico e, posteriormente, similar, ao da marca da autora Registro da marca “Solyvent” junto ao INPI concedido à autora Alegação de que a reparação dos danos alegadamente sofridos dependeria de comprovação do uso da marca, pela Solivam, perante o mercado consumidor Inovação recursal

Descabimento Atividades de produção e venda de ventiladores industriais Possibilidade de confusão

Ilicitude Concorrência desleal configurada Danos materiais devidos, a serem fixados em liquidação de sentença Sentença mantida Recurso não conhecido em parte e desprovido na parte conhecida.

Em “ação cominatória de abstenção do

uso de marca com pedido de tutela de urgência” ajuizada por

Howden Solyvent Ventc SAS (“HSV”) em face de Brumazi

Equipamentos Industriais Ltda. (“Brumazi”) e Solivam

Equipamentos Industriais Ltda. (nova denominação social de

Solyvent do Brasil Bentiladores Industriais Ltda. “Solyvent”), a r.

sentença, de relatório adotado, julgou parcialmente procedentes os

pedidos iniciais para: (i) determinar às rés que se abstenham em

utilizar a marca “Solydent”, de uso exclusivo da autora e, por

conseguintes, alterem a nova denominação social da corré Solivam

Equipamentos Industriais Ltda., no prazo de trinta dias, sob pena de

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aplicação de multa diária de R$ 500,00, concedendo a tutela de urgência; (ii) condenar as rés ao pagamento de indenização por danos materiais decorrente do uso indevido da marca e conduta desleal, desde a data da notificação (06/04/2018), a qual deverá ser apurada em liquidação por arbitramento, na forma dos artigos 209 e 210 da lei de Propriedade Industrial; e (iii) em razão da sucumbência mínima, condenar as rés ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 20% sobre o valor atualizado dado à causa (fls. 289/296).

Embargos de declaração opostos pelas

partes (fls. 299/301 e 302/305) foram rejeitados (fls. 306).

Recorrem as rés a sustentarem, em

síntese, que não há que se falar em crime contra marca ou desvio fraudulento de clientela quando o produto em questão não está presente no mercado, não sendo, portanto, passível de concorrência; que solicitou ao INPI a proteção da expressão “Solyvent do Brasil” como marca mista e, mesmo estando resguardada pelo princípio da especialidade das marcas, quando notificada em 09/04/2018 (três dias após o depósito do pedido de registro de sua marca), desistiu do registro, em clara demonstração de boa-fé; que não praticaram qualquer ilicitude, não podendo subsistir a pretensão indenizatória concedida; que caberia à autora comprovar o efetivo uso indevido do sinal perante o público; que a autora fez apenas alegações genéricas do dano material suportado. Requer a reforma da r. sentença, diante da evidente ausência dos danos reclamados na inicial, devendo ser afastada a condenação por danos materiais (fls. 309/316).

Contrarrazões com pedido de

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majoração da verba honorária (fls. 322/341).

Sem oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

A autora ajuizou em face das rés ação

de abstenção do uso da marca e indenização por danos materiais, onde pretendia impor-lhes o dever de se absterem de utilizar a marca “Solyvent”, por ser a titular da marca, com registro deferido pelo INPI em 15/07/2014. Alegou que, durante o período em que vigeu a sociedade entre as rés e o grupo do qual fazia parte, o uso da marca era permitido, tendo cessado após a retirada do grupo do quadro societário da Solyvent; que as rés, mesmos depois de notificadas para cessarem o uso indevido da marca, continuaram explorando-a, inclusive na denominação social da segunda ré; que a Solyvent formulou junto ao INPI pedido de registro da marca “Solyvent do Brasil”; que a exploração ilícita da marca pelas rés causa associação indevida e confusão perante o mercado, em flagrante concorrência desleal, fazendo jus a autora, portanto, à indenização por danos materiais.

Quanto à alegação de que a reparação

dependeria de comprovação do uso da marca, pela Solivam, perante o mercado consumidor, pois o uso não poderia ser presumido em razão de “mero pedido de registro de sinal” (fls. 314), observa-se que é defeso inovar em grau recursal.

Somente é possível analisar as

questões suscitadas e discutidas no curso do processo.

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Em resumo, a parte não pode inovar

em seus argumentos e pretensões agora, em sede de apelo, nos termos dos artigos 1.013, § 1º, e 1.014, do Código de Processo Civil.

Neste sentido também é o

entendimento jurisprudencial sobre o tema, a saber:

“A apelação devolve ao conhecimento do tribunal apenas as questões suscitadas e decididas no primeiro grau. Constitui inovação do pedido arguir, na apelação, matéria não ventilada na inicial e que, por isso, não foi decidida na sentença” (STJ, 2ª Turma, REsp nº 227.764/PI, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. em 03/10/2000).

Assim, prejudicada a análise da

apelação no tocante à alegação de que a reparação dependeria de comprovação do uso da marca, pela Solivam, perante o mercado consumidor, posto ter sido suscitada somente em sede recursal, pelo que não se conhece dessa parte do recurso.

Pois bem!

O artigo 129 da Lei nº 9.279/96, que

regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, dispõe que “A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148”.

Na lição de Eduardo Dietrich e

Trigueiros, “(...) O titular da marca tem direito ao seu uso exclusivo em todo o território nacional. O nome de domínio igual ao da marca

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pode ser considerado uma forma de uso da marca, especialmente quando o nome de domínio designa um sítio de internet elaborado em torno dos produtos que a marca designa. Assim, é de se concluir que uma das formas mais eficazes de defesa do patrimônio imaterial é o registro de marca, que estende sua proteção ao nome de domínio, afastando qualquer dúvida que a autoridade judiciária possa ter quanto à legitimidade do titular do nome de domínio na sua defesa contra os cada vez mais comuns usurpadores dos nomes alheios” (“Extensão da Proteção da Marca ao Nome de Domínio”, disponível em: https://goo.gl/cfUOcb).

No caso em análise, houve a devida

comprovação da concessão, pelo prazo de dez anos, do registro da marca “Solyvent” pela apelada, nos códigos NCL (9) 07, 11e 37 (fls. 87/89).

De fato, o caso retrata hipótese em que

as apelantes, sem autorização, continuaram a exploração do uso da marca de propriedade da apelada após a dissolução da sociedade com ela mantida, e mesmo após terem sido notificadas para cessarem todo e qualquer uso da referida marca e expressões similares.

É o que basta para caracterizar a

conduta desleal das apelantes, por facilitarem a confusão do consumidor e o desvio da clientela da apelada, sua concorrente.

Conforme expresso na r. sentença,

“(...) não obstante o pedido de cancelamento do registro de marca semelhante (Solyvent do Brasil) pelas requeridas, o que apenas impõe a improcedência dessa parcela do pedido, no caso sub judice, pela prova documental acima delineada, a conclusão a que se chega

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houve e ainda está havendo o uso indevido da marca Solyvent” (sic

fls. 292/293).

E mais: “(...) No tocante à

denominação empresarial da requerida Solyvent do brasil Ventiladores Industriais Ltda., alterada para Solivam Equipamentos Industriais Ltda., mesmo com a alteração, entendo que o novo nome 'Solivam', por representar a própria pronúncia da marca Solyvent (que é uma palavra de origem francesa), pode causar confusão aos consumidores das partes (que atuam no mesmo ramo da atividade empresarial) e, consequentemente, concorrência desleal.” (fls. 293)

Em relação aos danos sofridos, na lição de Gama Cerqueira,

“a prova dos prejuízos, nas ações de perdas e danos, merece, entretanto, especial referência. Esta prova, geralmente difícil nos casos de violação de direitos relativos à propriedade industrial, é particularmente espinhosa quando se trata de infração de registros de marcas, não podendo os juízes exigi-la com muita severidade. Os delitos de contrafação de marcas registradas lesam forçosamente o patrimônio de seu possuidor, constituindo uma das formas mais perigosas da concorrência desleal, tanto que as leis, em todos os países, destacam-na como delito específico. Frequentemente, porém, verifica-se que, não obstante a contrafação, os lucros do titular da marca não diminuem, mantendo-se no mesmo nível ou na mesma progressão, não sendo raros os casos em que se verifica o seu aumento. Não se deve

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concluir, entretanto, só por esse fato, que a contrafação não tenha causado prejuízos, porque estes não se revelam, necessariamente, na diminuição dos lucros ou na sua estabilização em determinado nível. O que o bom senso indica é que o dano da marca realizaria lucros ainda maiores, se não sofresse a concorrência criminosa do contrafator. É preciso ter em vista que, reproduzindo ou imitando a marca legítima, o contrafator, graças à confusão criada para iludir o consumidor, consegue vender os seus produtos, o que leva à presunção de que as vendas por ele realizadas teriam desfalcado o montante das vendas do dono da marca.

Por outro lado, o titular do registro vêse obrigado a tomar providências especiais para neutralizar os efeitos da concorrência criminosa, prevenindo a sua clientela e intensificando a propaganda dos seus artigos, dispensando maiores cuidados ao setor ameaçado de sua indústria ou comércio. Mas, se pelas suas oportunas medidas, ou pela sua diligência e trabalho, consegue atenuar ou mesmo anular os prejuízos resultantes da contrafação, esse fato não deve ser interpretado em benefício do infrator, para isentá-lo de responsabilidade, sob o especioso fundamento de não ter havido prejuízos, permitindo-lhe, ainda, locupletar-se com os frutos de sua ação criminosa.

A simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do art. 159 do CC, não

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sendo, pois, necessário, a nosso ver, que o autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente, condenandose o réu a indenizar os danos emergentes e os lucros cessantes (CC, art. 1.059), que se apurarem na execução.

E não havendo elementos que bastem para se fixar o quantum dos prejuízos sofridos, a indenização deverá ser fixada por meio de arbitramento, de acordo com o art. 1.553 do CC.

De outra forma, raramente o dono da marca contrafeita logrará obter a condenação do infrator, nem a reparação dos danos resultantes da contrafação, a qual, na grande maioria dos casos, se limita ao pagamento das custas e de honorários de advogado, os quais, por sua vez, são parcamente arbitrados pelo juiz ficando quase sempre abaixo do que realmente o autor despendeu para

defender a sua marca” (Tratado de Propriedade

Intelectual, 3ª ed., vol. 2, pág. 1.129/1.131).

Assim, de rigor, como já dito, a

condenação das apelantes no pagamento de indenização por danos materiais.

A liquidação do “quantum”

indenizatório e destinado à reparação do dano material deverá ser realizada por arbitramento, conforme determinado.

Esse tem sido o entendimento e o

critério desta Câmara Especializada, conforme se verifica, por exemplo, do seguinte julgado:

“Propriedade industrial. Marca. Contrafação. Ação de Apelação Cível Nº 1055464-56.2018.8.26.0100 Sertãozinho

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obrigação de não fazer c.c. indenização por danos morais e materiais. Autora titular da marca "Gucci". Busca e apreensão. Apreensão de produtos contrafeitos

artigos de perfumaria, com uso indevido da marca "Gucci". Lucros cessantes que serão apurados em liquidação de sentença, nos termos do art. 210, inc. II, da Lei nº 9.279/96. Dano moral in re ipsa. Reparação por dano moral fixada no valor de R$ 60.000,00. Recurso provido.” (Apelação Cível nº 1021430-87.2015.8.26.0576, Rel. Des. Alexandre Marcondes, j. em 24/09/2018).

Objetivamente considerada a

controvérsia, não houve demonstração do desacerto da r. sentença

recorrida que, tendo sido proferida em consonância com os

elementos carreados ao processado, é mantida por seus próprios e

jurídicos fundamentos.

Por fim, descabida a fixação de

honorários recursais em razão do arbitramento, em primeiro grau, no

patamar máximo previsto na lei processual.

Ante o exposto, NÃO SE CONHECE

de parte do recurso e, na parte conhecida, NEGA-SE

PROVIMENTO .

MAURÍCIO PESSOA

Relator

Disponível em: https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/751486672/apelacao-civel-ac-10554645620188260100-sp-1055464-5620188260100/inteiro-teor-751486694

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