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1 de Julho de 2022
  • 2º Grau
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Tribunal de Justiça de São Paulo
há 3 anos

Detalhes da Jurisprudência

Órgão Julgador

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Publicação

08/08/2019

Julgamento

7 de Agosto de 2019

Relator

Alexandre Lazzarini

Documentos anexos

Inteiro TeorTJ-SP_AC_10102397220168260006_a8b44.pdf
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Inteiro Teor

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Registro: 2019.0000630054

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1010239-72.2016.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REINA JIMENA GANDARILLAS CABRERA, é apelado MDM UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA ME.

ACORDAM , em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "De ofício, julgaram extinta parte da pretensão indenizatória, em razão da prescrição, e, na parte conhecida, deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AZUMA NISHI (Presidente) e FORTES BARBOSA.

São Paulo, 7 de agosto de 2019.

ALEXANDRE LAZZARINI

RELATOR

Assinatura Eletrônica

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1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Voto nº 23328

Apelação Cível nº 1010239-72.2016.8.26.0006

Comarca: São Paulo (3ª Vara Cível)

Juiz (a): Guilherme Silveira Teixeira

Apelante: Reina Jimena Gandarillas Cabrera

Apelado: Mdm Utilidades Domésticas Ltda me

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MODELO DE UTILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE “USUÁRIA ANTERIOR” DA RÉ. ART. 45, LEI Nº 9.279/96. REFORMA. PRESCRIÇÃO DE PARTE DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 225, DA LEI Nº 9.279/96. NA PARTE CONHECIDA, O RECURSO DEVE SER PROVIDO. INFRAÇÃO DE PATENTE CONSTATADA EM PROVA PERICIAL. CONDIÇÃO DE “USUÁRIA ANTERIOR” AFASTADA. EFETIVA EXPLORAÇÃO DO PRODUTO PELA RÉ, ANTES DO DEPÓSITO DO PEDIDO PELA AUTORA, NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADO O PERÍODO ENTRE 24/08/2011 A 08/11/2016, DATA DA EXPIRAÇÃO DA PATENTE. ART. 210, DA LEI Nº 9.279/96. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 30.000,00. RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. PRESCRIÇÃO DE PARTE DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. APELAÇÃO PROVIDA NA PARTE CONHECIDA.

A r. sentença (fls. 287/290), cujo relatório adota-se, julgou

improcedente a “ação declaratória de obrigação de não fazer c/c indenização por

danos materiais e morais” movida por Reina Jimena Gandarillas Cabrera em face

de “MDM Utilidades Domésticas Ltda. ME.”.

Honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor

atualizado da causa, observados os benefícios da justiça gratuita.

Os embargos declaratórios foram rejeitados (fls. 301).

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Insurge-se a autora/apelante, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por falta de fundamentação e desconsideração da prova pericial.

Ressalta, por conseguinte, que o documento de fls. 153 não serve para comprovar antecedência na comercialização dos produtos pela ré, eis que não é possível verificar a data de emissão da nota fiscal, nem que se trate de produto com as mesmas características. Além disso, as demais notas juntadas pela apelada são do ano 2002 em diante, quando a patente da apelante já estava em trâmite junto ao INPI.

Afirma, ainda, que o laudo pericial foi claro quanto à violação da patente; que o fato da patente ter sido extinta em 05/11/2016 não interfere no deslinde da controvérsia, já que pede indenização retroativa, nos termos do art. 44, da Lei nº 9.279/96; que a apelada foi notificada acerca da violação da patente, mas se quedou inerte; e que a conduta da ré implicou em danos materiais e morais a serem indenizados.

Recurso regularmente processado.

Contrarrazões às fls. 328/331, nas quais a apelada alega que já comercializava produtos muito antes da entrada no mercado do produto da autora, não havendo que se falar em concorrência desleal.

Às fls. 333 foi determinada a intimação das partes para que se manifestassem, especificamente, acerca da prescrição, nos termos do art. 225, da Lei nº 9.279/96.

Manifestação da autora/apelante às fls. 336/340, no sentido de que a notificação encaminhada à ré acerca da violação da patente interrompeu a prescrição, conforme art. 202, VI, CC; que, no caso de propriedade industrial, a prescrição se inicia a cada dia que a infração é cometida; e que, nos termos do art. 44, da Lei nº 9.279/96, o titular da patente pode reclamar indenização entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.

Manifestação da ré/apelada às fls. 342/343, ressaltando a ocorrência de prescrição, nos termos do art. 225, da Lei nº 9.279/96, tendo em vista que comercializa os produtos em questão desde 2001.

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Nova petição da apelante às fls. 346/347, reiterando suas alegações.

É o relatório.

I) A presente demanda foi ajuizada em 24/08/2016, e tem como controvérsia a suposta violação da patente de modelo de utilidade MU 8102694-3, intitulada “aperfeiçoamento introduzido em rodo” (“lâminas de EVA dobradas, pinos dispostos na face superior do rodo e a rosca para encaixe do cabo”).

O pedido da referida patente foi feito em 05/11/2001 (fls. 27), pelo pai da autora, Jaime Gandarillas Bolívar, publicado em 19/08/2003 (fls. 27), concedido em 27/01/2009 (fls. 26), e expirado em 08/11/2016 (no curso da demanda).

A patente foi transferida para a autora em 23/08/2011 (fls. 26).

De acordo com a inicial, há violação da referida patente, pela comercialização de rodos com as mesmas caracterísicas pela ré, chamados “rodo jacaré”.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido (fls. 110).

II) Contestação às fls. 130/136, na qual a ré nega prática de contrafação e identidade entre os produtos das partes, bem como nega a ocorrência de danos materiais e morais.

Afirma que os produtos são absolutamente diversos, e que já comercializava o “rodo jacaré” desde fevereiro/2001, muito antes da autora obter a carta de patente.

III) Réplica às fls. 164/177.

Foi realizada prova pericial, com laudo juntado às fls. 236/260.

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IV) Através da r. sentença, prolatada às fls. 287/290, o magistrado julgou improcedentes os pedidos, sob os seguintes fundamentos:

“Determinada a realização de prova técnica, o Sr. Perito concluiu, é verdade, pela ocorrência de 'REPRODUÇÃO INDEVIDA, conforme inicial, das características constantes na reivindicação (vide Quadro Comparativo item 4.3 deste Laudo)' (fl. 254).

Respeitado entendimento do douto especialista, a metodologia de análise pericial padece de equívoco, especialmente no tocante à interpretação da extensão das reinvidicações formuladas (art. 41, in fine, Lei nº 9.279/96) e injustificada inaplicação do teste de equivalência substancial quanto à reivindicação atinente aos pinos emergentes do corpo do modelo (item 1, item 4 - fl. 34).

A questão, todavia, não interfere no deslinde do caso, a comportar solução mais estreita em cotejo com o único fato impeditivo alegado pela ré. Desnecessária, portanto, a conversão do julgamento em diligência.

É que, sem devida insurgência da parte autora, também concluiu o Sr. Perito pela 'comercialização e produção do Rodo Jacaré, antes da data de depósito do Modelo de Utilidade do Autor. E às fls. 153 há uma Nota Fiscal pouco legível, porém indica comercialização e produção do Rodo Jacaré, antes da data de entrada do pedido de Patente' (fl. 254), o que, aliás, é incontroverso e assumido pela própria autora em réplica como fundamento direto de seu pedido indenizatório (fls. 172/3).

Com efeito, embora pouco legível, forçoso concluir que, vez mais à falta de impugnação pela parte autora, a nota fiscal de fl. 153 atesta a comercialização do rodo fabricado pela requerida já nos idos de 23.02.2001, meses antes da data do depósito efetivado em 05.11.2001 (fl. 27).

Tem-se, ainda, nota fiscal datada de 29.11.2002 (fl. 154), que

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igualmente confirma a comercialização do 'Rodo Jacaré' antes da data de publicação do pedido depositado (19.08.2003 -fl.27), marco temporal da publicidade do alegado invento.

Está configurada, nesses termos, a exceção de uso anterior, que, inspirada na exception de possession personnelle antérieure do direito francês, assegura aos detentores de boa-fé da técnica patenteada o direito potestativo pessoal de 'continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores' (art. 45, LPI).

Para tanto, faz-se necessária a comprovação cumulativa de dois requisitos, a saber, a anterior posse intelectual da técnica protegida e a boa-fé por ocasião de sua obtenção.

Pelo primeiro requisito, basta que a possuidora anterior domine, às inteiras, os elementos da técnica capazes de implementar em concretude a obra intelectual, sendo dispensável, inclusive, a efetiva comercialização do produto, após o que, por óbvio, presume-se o domínio sobre a técnica.

No tocante à boa-fé, exige-se que o opoente da exceção não tenha tomado conhecimento do invento por meio ilícito, isto é, por violação à disposição legal ou convencional (e.g., espionagem industrial ou poaching de funcionário-inventor).

No caso concreto, não há sequer alegação de qualquer das hipóteses casuísticas mais comuns e tampouco a divulgação resguardada no período de graça durante o qual terceiros obtêm, direta ou indiretamente, do inventor o conhecimento da obra (art. 12, III, LPI), donde se conclui pela boa-fé da parte ré. Nesse passo, sendo a ré detentora de boa-fé do modelo de utilidade

patenteado desde antes da data de seu depósito (art. 45, LPI), o direito de exclusividade decorrente de sua concessão da patente não lhe é oponível. A improcedência dos pedidos, pois, é medida que se impõe.”

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V) Feita essa breve síntese do feito, deve ser rejeitada, desde logo, a preliminar de nulidade da sentença, tendo em vista que o magistrado expôs todos os fundamentos pelos quais entendeu ser a hipótese de julgar improcedentes os pedidos, não havendo vício a ser reconhecido.

VI) Superada essa questão preliminar, e respeitada a regra do art. 485, parágrafo único, do NCPC (que determina a prévia intimação das partes para se manifestarem a respeito), impõe-se o reconhecimento, de ofício, da prescrição de parte da pretensão deduzida.

Isso porque, nos termos do art. 225, da Lei nº 9.279/96, “prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial”.

Desse modo, e como a demanda foi proposta em 24/08/2016, resta prescrita a pretensão indenizatória a título de danos materiais relativa ao período anterior a 24/08/2011.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados desta 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial:

“(...) em adição ao que foi reconhecido na sentença, que a futura apuração, a ser feita mediante liquidação por arbitramento (artigo 510 do CPC de 2015; artigo 475-D do CPC de 1973), deverá, também, estar atrelada ao prazo quinquenal previsto no artigo 225 da Lei 9.279,

considerado, portanto, o lapso estabelecido para a prescrição extintiva diante de uma pretensão indenizatória fundada em violação da propriedade industrial. Como o ajuizamento ocorreu em 13 de dezembro de 2016, as perdas concretizadas antes de 13 de dezembro de 2011 foram atingidas pela prescrição, o que pode e deve ser reconhecido de ofício, de conformidade com o artigo 487, inciso II do CPC de 2015.

A liquidação, enfim, restará limitada pelo término da vigência da patente (ocorrido em 4 de janeiro de 2014) e pela inviabilidade da pretensão com relação aos danos anteriores a 13 de dezembro de 2011 (cinco anos antes do ajuizamento)”. ( Apelação nº 1008490-53.2016.8.26.0189, Rel. Des. Fortes Barbosa, j. em 01/02/2019)

“Já no que toca à pretensão indenizatória, realmente incide o

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prazo quinquenal previsto no artigo 225 da Lei nº. 9.279/96, porém contado retroativamente da data do ajuizamento da demanda (09/12/2016) e não a partir da data da concessão do registro da marca pelo INPI, como sustenta a agravante. Neste contexto, somente são passíveis de reparação os danos oriundos do suposto uso indevido da marca ocorrido após 09/12/2011, estando prescrita a pretensão relativa aos prejuízos eventualmente sofridos pela agravada em data anterior.” ( Agravo de Instrumento nº 2200971-74.2017.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Dias Motta, j. em 14/02/2018)

Afasta-se, ademais, a alegação da autora/apelante no

sentido de que a notificação enviada em 2015 para a ré teria interrompido a

prescrição, tendo em vista que o invocado art. 202, VI, do CC, prevê ato do

devedor e não do credor, que importe em reconhecimento do direito.

VII) Por conseguinte, no que diz respeito à parte da

pretensão não alcançada pela prescrição, em que pese o respeitável entendimento

adotado pelo MM. Juiz de origem, o recurso da autora deve ser provido.

VII.a) Observa-se, de início, que o laudo pericial (fls.

326/260) concluiu acerca da violação da patente da autora pelo produto

comercializado pela ré, sob a denominação de “rodo jacaré”:

“Conforme análise feita das características da patente da autora (MU 8102694-3) com o produto comercializado pela ré o qual a autora alega que ocorre a REPRODUÇÃO INDEVIDA conforme inicial, das características constantes na reivindicação (vide Quadro Comparativo item 4.3 deste Laudo) este perito conclui que ocorre a alegada comercialização de produtos que reproduzem os objetos protegidos e já patenteados pela autora.

(...)

Três características principais presentes no rodo patenteado pela autora, as quais foram consideradas como melhorias funcionais para aquele objeto de utilidade doméstica e, por conseguinte, protegidas pelo INPI. Referidas características são: a) Lâmina de borracha/EVA dobrada (Reivindicação 1, Linhas 6 a 8); b) Pinos no corpo do rodo para melhor fixação do pano no ato da limpeza (Reivindicação 3, Linhas 24 a 26); c) Rosca central para fixação do cabo (Reivindicação 3,

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Linhas 26 e 27). Sendo assim, o ato inventivo não decorreu de maneira comum ou vulgar do estado da técnica, tendo em vista que apresentou melhorias funcionais.” (fls. 254 destaques no original)

E, de fato, basta uma simples análise comparativa das fotografias de fls. 79/80, para verificar que as características do modelo de utilidade patenteado pela autora são reproduzidos pela ré, em especial no que diz respeito aos pinos na parte superior do rodo, para evitar que o pano deslize, as folhas de “EVA” dobradas, e a rosca para o cabo.

É oportuno ressaltar, inclusive, que a ré sequer impugnou especificamente o laudo pericial quando intimada para se manifestar a respeito (certidão de decurso do prazo às fls. 269).

VII.b) E, respeitado o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau, o conjunto probatório dos autos também não permite que se reconheça a condição de “usuária anterior” por parte da ré, à luz do que dispõe o art. 45, da Lei nº 9.279/96:

Art. 45. A pessoa de boa-fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condições anteriores.

§ 1º. O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte desta que tenha direta relação com a exploração do objeto da patente, por alienação ou arrendamento.

§ 2º. O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto da patente através de divulgação na forma do art. 12, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da divulgação.” (g.n.)

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Observa-se que a referida norma legal prevê que a

exploração do objeto tenha ocorrido antes da data do depósito ou de prioridade do

pedido de patente, e, sendo norma de caráter excepcional, deve ser interpretada

restritivamente.

Até porque, é do depósito do pedido que inicia a contagem

do prazo de duração da patente, se estabelece a anterioridade da apresentação do

modelo de utilidade e se garante, então, a exclusividade na exploração da patente,

caso seja deferido o pedido.

E a norma excepcional do art. 45, da LPI, visa resguardar o

inventor que tenha preferido manter sua criação em sigilo, sem constituir a

anterioridade com o depósito do pedido de registro. A respeito, destaca Denis

Borges Barbosa que:

“O sentido do dispositivo é enfatizar que o direito de pedir patente é uma faculdade do inventor, e não um dever. Ao inventor que preferir manter sua criação em sigilo, sem constituir anterioridade é facultado continuar a exploração, ainda que sem a exclusividade do titular da patente. Garante-se formalmente o direito ao sigilo, que é paralelo ao direito ao inédito da lei autoral, com ser o direito de não tornar pública a sua criação.” ( Tratado da Propriedade Intelectual

patentes. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juirs, 2017. p. 1.350)

Oportuno transcrever, também, a lição de Marcelo Tadeu

Cometti acerca da questão:

“O inventor pode explorar economicamente a sua invenção sem requerer a concessão da patente, como forma de manter segredo acerca de sua invenção. O risco dessa escolha é a de outro inventor chegar aos mesmos resultados e requerer o pedido de patente. Nesse caso, o depósito do pedido garante ao primeiro depositante o direito de uso exclusivo, fato que lhe possibilita impedir que outros explorem o objeto da patente sem a sua autorização. A lei, contudo, reconhece ao usuário anterior de boa-fé o direito de continuar a exploração econômica da invenção, sem o pagamento de qualquer remuneração em favor do titular da patente (vide art. 45 da LPI).” ( Manual de Direito Empresarial. Volume único. Salvador: JusPodivim, 2019. p. 166 - sublinhei)

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Logo, competia à ré comprovar que já comercializava produtos com as mesmas características do modelo de utilidade patenteado pela autora antes de 05/11/2001, data do depósito do pedido.

Oportuno transcrever, a respeito, a lição de Pedro Marcos Nunes Barbosa e Denis Borges Barbosa:

“O uso de boa-fé terá início antes da data do depósito, ou da prioridade. Note-se que nesta segunda hipótese o início da utência tem que ser ainda mais antigo. Depois dessas duas fattispecie, mesmo o uso de boa-fé não isentará o usuário do poder de interdição do titular da patente (embora a boa-fé possa resguardá-lo dos efeitos da responsabilidade subjetiva). Tratase de uma exceção ao sistema atributivo de direito”. ( O Código da Propriedade Industrial Conforme os Tribunais. Vol. 1 patentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 642/643)

Todavia, a nota fiscal de fls. 153, mencionada na r. sentença, é documento absolutamente ilegível.

Não há como se verificar a data do referido documento, sendo impossível afirmar que tenha sido emitido em 2001, nem que diga respeito ao suposto “rodo jacaré”.

Portanto, não serve como meio de prova favorável à ré.

A nota fiscal de fls. 154, por sua vez, foi emitida somente em 29/11/2002, mais de um ano depois do pedido de patente por parte da autora, e as demais notas, juntadas às fls. 155/156, foram emitidas em 29/10/2003 e 22/04/2004, de maneira que não demonstram a condição de “usuário anterior”, à luz do art. 45, da Lei nº 9.279/96.

Destaca-se, outrossim, que não foram juntados quaisquer outros documentos pela ré, hábeis a demonstrar que os produtos comercializados em 2002, 2003 e 2004 (mais de 12 anos antes da propositura desta demanda), não obstante identificados como “rodo jacaré”, tivessem as mesmas características em questão.

E o ônus da prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da autora era da ré, conforme art. 373, II, NCPC, não sendo

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possível o reconhecimento do direito com base em meras alegações ou

presunções.

VIII) Diante de tais circunstâncias, resta evidenciada a

violação ao direito de exclusividade da autora, impondo-se a condenação da ré ao

pagamento de indenização por danos materiais, que deverão ser calculados em

sede de liquidação de sentença, conforme art. 210, da Lei nº 9.279/96, limitada ao

período entre 24/08/2011 (em razão da prescrição) até 08/11/2016 (data de

expiração da patente).

Nesse mesmo sentido:

“Modelo de utilidade - Ação indenizatória - Violação de propriedade industrial Caracterização - Prova pericial -Indenização por danos materiais - Critério fixado com base no artigo 210, inciso III da Lei 9279/96 Manutenção -Liquidação por arbitramento ordenada - Limites da apuração estabelecidos pelo término da vigência da patente e pelo prazo prescricional quinquenal - Parcial procedência - Sucumbência recíproca - Recurso desprovido, reconhecida a prescrição extintiva de ofício.” ( Apelação nº 1008490-53.2016.8.26.0189, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Fortes Barbosa, j. em 01/02/2019)

IX) Também resta configurado o dano moral in re ipsa pela

violação da patente da autora, direito de cunho personalíssimo, lesado pelo uso

indevido por parte da ré.

A respeito, inclusive, destacam-se os seguintes julgados do

Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, envolvendo propriedade

industrial:

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA. SEMELHANÇA DE FORMA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. AFERIÇÃO. IN RE IPSA. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar

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bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se de bem imaterial, muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal.

2. Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário.

3. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeatur, no presente caso, apurado em liquidação por artigos.

4. Por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca. A reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais.

5. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral.

6. Utilizando-se do critério bifásico adotado pelas Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ, considerado o interesse jurídico lesado e a gravidade do fato em si, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, mostra-se razoável no presente caso.

7. Recurso especial provido.” ( REsp nº 1327773/MG, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 28/11/2017)

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITO DE MARCA. FALSIFICAÇÃO. IMPORTAÇÃO DE PRODUTO CONTRAFEITO. BENS RETIDOS PELA AUTORIDADE ALFANDEGÁRIA. DANO MORAL.

CONFIGURAÇÃO. PRODUTOS NÃO

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COMERCIALIZADOS NO MERCADO INTERNO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANO IN RE IPSA.

1- Ação ajuizada em 24/7/2014. Recurso especial interposto em 3/11/2014 e concluso ao Gabinete em 25/8/2016.

2- Controvérsia cinge-se em determinar se é necessária a exposição ao mercado ou a comercialização do produto contrafeito para que fique caracterizada a ocorrência de dano moral ao titular da marca ilicitamente reproduzida.

3- A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de entender cabível a compensação por danos morais experimentados por pessoa jurídica titular de marca alvo de contrafação, os quais podem decorrer de ofensa à sua imagem, identidade ou credibilidade.

4- A Lei n. 9.279/1996 - que regula a propriedade industrial -, em seus artigos que tratam especificamente da reparação pelos danos causados por violação aos direitos por ela garantidos (arts 207 a 210), não exige comprovação, para fins indenizatórios, de que os produtos contrafeitos tenham sido expostos ao mercado.

5- O dano moral alegado pelas recorrentes decorre de violação cometida pela recorrida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva da marca por elas registrada.

6- O prejuízo suportado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato -contrafação -, cuja ocorrência é premissa assentada pelas instâncias de origem.

7- Desse modo, exsurge que a importação de produtos identificados por marca contrafeita, ainda que não expostos ao mercado consumidor interno, encerram hipótese de dano in re ipsa.

8- Verba compensatória arbitrada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

9- RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” ( REsp nº 1535668/SP, Terceira Turma, Relª. Minª. Nancy Andrighi, j. em 15/09/2016)

X) Com relação ao valor indenizatório a título de danos

morais, destaca-se que, além dos princípios da razoabilidade e da

proporcionalidade, o magistrado deve levar em consideração a extensão do dano,

as condições econômicas das partes, o grau de culpa do agente, etc., conforme

exegese dos artigos 944 e 945, do Código Civil.

É relevante considerar, ainda, que a quantia fixada não pode

ser um valor irrisório, de tal maneira que a relação custo/benefício para o agente

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causador do ilícito importe em sanção para este, como fator desestimulante.

Por outro lado, não se pode admitir que o valor arbitrado para fins de indenização caracterize o enriquecimento ilícito daquele que a aufere.

Assim, diante dos parâmetros do art. 944 do Código Civil, dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando-se a capacidade econômica das partes, bem como o fato de que a presente demanda foi proposta faltando apenas um ano para a extinção da patente, é razoável a fixação do quantum indenizatório em R$ 30.000,00.

Um valor menor, diante da condição da apelada, uma microempresa, afastaria a natureza de desestímulo à violação de direito dos outros, e um valor maior, por outro lado, seria excessivamente oneroso à ré, e sendo necessário levar em consideração, também, a demora da própria autora na propositura da presente demanda, às vésperas da expiração da patente.

XI) Conclusão.

Diante de todos esses fundamentos, portanto:

a) de ofício, julga-se prescrita a pretensão indenizatória relativa ao período anterior a 24/08/2011; e

b) na parte conhecida, dá-se provimento ao apelo da autora, para condenar a ré:

- ao pagamento de indenização por danos materiais que deverá ser calculada em sede de liquidação de sentença, conforme art. 210, da Lei nº 9.279/96, limitada ao período entre 24/08/2011 (em razão da prescrição) até 08/11/2016 (data de expiração da patente); e

- ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 30.000,00, com correção monetária da data do acórdão e juros de mora a partir da citação.

Tendo em vista a sucumbência proporcional, a autora deverá arcar com 1/3 das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00, por equidade (art. 85, § 8º, NCPC), observados os benefícios da justiça gratuita; e a ré deverá arcar com 2/3 das custas e despesas do

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processo, e com honorários advocatícios que ficam arbitrados em 10% sobre o valor total da condenação.

Isso posto, de ofício, julga-se extinta parte da pretensão indenizatória, em razão da prescrição, e, na parte conhecida, dá-se provimento ao apelo da autora.

ALEXANDRE LAZZARINI

Relator

(assinatura eletrônica)

Disponível em: https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/754746512/apelacao-civel-ac-10102397220168260006-sp-1010239-7220168260006/inteiro-teor-754746530

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