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16 de Outubro de 2019
2º Grau

Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação Cível : AC 10850642520188260100 SP 1085064-25.2018.8.26.0100 - Inteiro Teor

Tribunal de Justiça de São Paulo
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Inteiro Teor

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TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Registro: 2019.0000756251

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível nº 1085064-25.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULISTA SAÚDE S/A, são apelados KEILLA MARA DE FREITAS e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Sustentação da Dra. Leticia Seder (OAB/SP n.º 398.333).", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GRAVA BRAZIL (Presidente) e ARALDO TELLES.

São Paulo, 10 de setembro de 2019.

MAURÍCIO PESSOA

RELATOR

Assinatura Eletrônica

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Voto nº 13428

Apelação Cível nº 1085064-25.2018.8.26.0100

Apelante: Paulista Saúde S/A

Apelados: Keilla Mara de Freitas e Google Brasil Internet Ltda

Comarca: São Paulo

Juiz (a): Rogério Murillo Pereira Cimino

Ação ordinária de obrigação de não fazer e indenizatória – Extinção do processo – Irrazoabilidade – Autora licenciada para o uso da marca “Boston Medical Group” – Legitimidade ativa reconhecida – Julgamento de mérito (CPC, art. 1.013, § 3º, I)– Associação indevida, pela corré Keilla do elemento nominativo “Boston Medical Group” ao seu nome de domínio www.drakeillafreitas.com.br, através do serviço de “links” patrocinados do apelado Google – Comprovação – Possibilidade de confusão e desvio de clientela – Concorrência desleal – Responsabilização do sítio eletrônico de buscas (“Google”) pela permissão de veiculação do anúncio – Cabimento – Obtenção de lucro que o coloca na cadeia da prática do ilícito – Danos morais, “in re ipsa”, devidos – Sentença reformada – Recurso provido.

Em “ação ordinária de obrigação de não

fazer com pedido de tutela antecipada de caráter antecedente e preceito

cominatório c/c pedido de indenização, a r. sentença, de relatório

adotado, julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 485, VI,

do Código de Processo Civil, e condenou a autora ao pagamento das

custas processuais e honorários advocatícios de cada parte contrária,

fixados em 10% sobre o valor da causa, atualizados pela tabela prática

do TJSP e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Apelou a autora a sustentar, em síntese,

que no território nacional é representante do “Boston Medical Group”,

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destinados ao público masculino; que possui licença para o uso e exploração da marca; que a legislação de propriedade industrial é nítida em garantir que o proprietário possa atribuir ao licenciado os poderes para agir em defesa da marca, sem vedar-lhe, no entanto, o constitucional direito de pleitear a abstenção do uso indevido por terceiros desautorizados e a plena reparação pelos danos que lhe foram causados; que, ainda que assim não fosse, da análise do Contrato de Uso e Exploração da Marca em questão há expressa determinação no sentido de que a licenciada deverá auxiliar o licenciante a zelar e resguardar o bom nome comercial da marca; que a pretensão da autora é a defesa de seus interesses, na qualidade de licenciada, visando combater os nítidos atos de concorrência parasitária que vêm sendo reiteradamente praticados de forma ilícita por seus concorrentes diretos; que não restam dúvidas quanto à sua capacidade postulatória, já que recebeu a incumbência para a defesa da marca licenciada, em conformidade com a legislação aplicável e com os termos contratuais; que o parágrafo único do artigo 139 de Lei de Propriedade Industrial lhe concede legitimidade extraordinária para, em nome próprio, defender a marca licenciada; que a doutrina e jurisprudência vêm se consolidando no sentido de interpretar o artigo 209 da Lei de Propriedade Industrial como autorizador de determinado licenciado de uma referida marca ingressar com pedido de ressarcimento por perdas e danos, sempre que sofrer prejuízo em sua atividade empresarial decorrente de atos de concorrência desleal; que é fundamental que se reconheça que os atos de concorrência parasitária que vêm sendo praticados pelos réus têm ocasionado nítidos e elevados prejuízos à autora, uma vez que causam perda do valor da marca e abalam sua estratégia de marca. Requereu

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seja dado provimento ao recurso para reformar integralmente a sentença. (fls. 1802/1825).

Recurso preparado (fls. 1826/1827) e respondido (fls. 1863/1867 e 1869/1888).

A autora e a corré Google se opuseram ao julgamento virtual (fls. 1899 e 1901).

É o relatório.

Trata-se de ação ordinária de não fazer e

preceito cominatório c/c pedido de indenização fundada na associação indevida, pela apelada Keilla, do elemento nominativo “Boston Medical Group”, marca licenciada da apelante, ao seu nome de domínio www.drakeillafreitas.com.br, através do serviço de “links” patrocinados oferecido pelo apelado Google, causando confusão nos usuários e praticando concorrência desleal e parasitária.

A r. sentença recorrida reconheceu a

ilegitimidade da apelante e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Respeitado o entendimento do D. Juízo

de origem, afasta-se a extinção do processo.

É pacífico na jurisprudência das Câmaras

de Direito Empresarial deste Tribunal o entendimento de que o titular de licença de uso tem legitimidade ativa para demandar sua proteção. É o que se verifica, por exemplo, dos seguintes julgados, a saber:

“MARCA. Busca e apreensão de produtos contrafeitos. Licenciada para o uso da marca. Legitimidade ativa reconhecida. Precedentes deste TJ. Sentença anulada.

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Cerceamento de defesa inocorrente. Causa madura. Tutela cautelar em caráter antecedente. Improcedência. Ausência de verossimilhança quanto à existência dos bens contrafeitos no estabelecimento comercial da ré. Recurso provido em parte.”

(TJSP; Apelação Cível 1119327-83.2018.8.26.0100; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 12/06/2019; Data de Registro: 13/06/2019);

“Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade ad causam (ativa e passiva) suscitadas pelas agravantes e determinou a realização de prova pericial com base no acervo documental coligido aos autos. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Rejeição. Incidência da teoria da asserção. Pertinência subjetiva aferida a partir do juízo hipotético realizado com base nas informações constantes da exordial, de modo a identificar se aquele contra quem se dirige o pleito pode, em tese, vir a ser responsabilizado nos termos do pedido. Hipótese dos autos em que a coagravante Bombas D'Água Scotton Ltda. ME é apontada pelos agravados como responsável pela suposta violação ao direito de propriedade industrial decorrente da patente de modelo de utilidade MU 8203591-1. Precedentes doutrinário e jurisprudencial. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam. Rejeição. Licenciada apta a defender a patente que explora pelo contrato de licença, sendo ela, em tese, a titular da indenização reclamada. Suposta contrafação de modelo de utilidade patenteado que afeta a exploração lucrativa do objeto cuja industrialização e comercialização foram exclusivamente licenciados à agravada Mecmaq. Precedentes jurisprudenciais. Prova pericial. Necessidade. Recurso neste ponto conhecido, malgrado a previsão contida no artigo 1.015 do CPC/15, vez que passível de influir no futuro deslinde da controvérsia. Tese recursal, contudo, desacolhida. Agravantes que ora sustentam o descabimento da prova técnica, mas já defenderam sua necessidade nos autos do agravo de instrumento nº. 2187007-19.2014.8.26.0000. Questão complexa a demandar perícia, ainda que realizada com base no acervo documental coligido aos autos, vez que infrutífera a diligência de busca e apreensão. Verossimilhança da tese inicial de contrafação à vista da impugnação, pelas agravantes, da patente do MU

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8203591-1, titularizada pelos agravados perante o INPI. Agravo de instrumento desprovido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2052256-90.2017.8.26.0000; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Piracicaba - 5ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2017; Data de Registro: 29/05/2017 grifos não existentes nos originais).

Por expressivos, extraem-se do v. acórdão

da ementa supra os seguintes termos que, expressivos, integram a presente decisão, a saber:

“Já no que concerne à preliminar de ilegitimidade ativa ad causam da agravada Indústria e Comércio Mecmaq Ltda., o MM. Juízo a quo decidiu por seu afastamento com fulcro nos prudentes argumentos a seguir transcritos, amparados, inclusive, em precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:

'3. Em seguida, as rés arguem ilegitimidade ativa da autora MECMAQ LTDA., salientando que essa autora foi licenciada pelo coautor LEONEL FRIAS JÚNIOR a explorar a patente, mas não houve averbação do contrato de licença perante o INPI, averbação essa que é requisito para que o contrato de licença produza efeitos em relação a terceiros, como estatui o art. 62 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996). Sem tal averbação, argumentam as rés que a MECMAQ não poderia figurar no polo ativo de ação na defesa da exclusividade de exploração da patente.

O argumento, no entanto, não procede. Sobre a

matéria, dispõem os arts. 61 e 62 da Le 9.279/1996:

"Art. 61. O titular de patente ou o depositante

poderá celebrar contrato de licença para exploração.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente.

Art. 62. O contrato de licença deverá ser

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averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o

contrato de licença não precisará estar averbado no INPI'.

Como se vê pelo contrato de licença para exploração da patente, de fls. 61/62, o autor LEONEL investiu a licenciada MECMAQ de todos os poderes para agir em defesa da patente, na cláusula 04, de modo que foi atendido o pressuposto do § único do art. 61 da Lei 9.279.

Por outro lado, o art. 62 caput e seu § 1º efetivamente preveem que o contrato de licença deve ser averbado perante o INPI e somente depois de publicada a averbação é que a licença passa a produzir efeitos perante terceiros.

Reputo que a melhor interpretação dessa norma, a exigir a publicidade da averbação para produção de efeitos contra terceiros, é a de que essa publicidade confere à licença efeitos erga omnes.

Caso o titular da patente venha a promover nova licença em favor de um terceiro, este não poderá ser tido como licenciado de boa-fé, e terá de respeitar a exclusividade da exploração da patente licenciada àquele que anteriormente havia promovido a averbação, com a consequente publicidade do ato.

A previsão do art. 62 caput e seu § 1º não significam que o licenciado, sem averbação do contrato de licença no INPI, não pode defender a exclusividade da patente em juízo.

Em artigo denominado 'Algumas questões sobre a legitimidade, interesse e substituição processual em matéria de propriedade industrial', publicado na Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, nº 97, nov/dez de 2008, p. 56-68, FABIANO DE BEM DA ROCHA defende a posição acima exposta, explicando que

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encontra amparo em importante precedente do STJ que menciona. Confiram-se as seguintes passagens do artigo:

'2.2. O cessionário de patente, de desenho

industrial e de marca (artigos 58, 121 e 134 da LPI)

Todos aqueles que receberem, por documento de cessão, pedidos ou patentes de invenção e modelo de utilidade, desenhos industriais e marcas, estarão habilitados, por óbvio, ao exercício dos direitos deles decorrentes, adquirindo interesse e legitimidade para sua defesa em juízo. Isso é óbvio, pois passam a deter a titularidade (direito material) que os habilita a invocar alguma prestação jurisdicional. O que importa relevar nesses casos, contudo, é que somente estarão legitimados os cessionários de direitos de propriedade industrial cujos contratos de cessão estiverem efetivamente anotados perante o INPI, consoante determinam os artigos 60 e 137 da LPI, sem o que, não produzirão efeitos perante terceiros.

Nada obstante, convém citar julgado do STJ que reputou desnecessária a anotação da cessão e transferência para que o cessionário exercite direitos:

Propriedade industrial. Marca. Titularidade. Transferência. A falta de registro da transferência não impede que o cessionário defenda seu direito ao uso exclusivo. Interpretação dos artigos 87 e 88 par. I. do Código da Propriedade Industrial. (STJ, REsp 36102/RJ, relator ministro Eduardo Ribeiro, Terceira Turma, DJ de 28.03.1994, p. 6.315).

E nesse precedente foi dito:

'Manifesto, em primeiro lugar, minha discordância com a tese de que, enquanto não publicado o deferimento da transferência, não seria dado ao cessionário exercer a defesa dos direitos que lhe foram cedidos. A propósito do contrato de exploração já tive ocasião de pronunciar-me, quando integrava o Tribunal Federal de Recursos, em acórdão que, por cópia, juntou-se aos autos (fls. 157/ I

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58). Explicitei ali entendimento, conducente a limitar as consequências da falta de registro, quando se cuide da eficácia em relação a terceiros. E tenho certo que não se acarreta a impossibilidade de o cessionário defender o seu direito. Indispensável ter-se em conta que a transferência já se operou, consoante explicita o art. 87 do C. P. I. O cessionário é o novo titular e não se o pode privar do exercício dos direitos aí decorrentes. Despropositado seria conservar o cedente na titularidade para isso. A eficácia em relação a terceiros refere-se a hipóteses diversas, como, por exemplo, uma nova cessão, para outra pessoa, antes de anotada a transferência'.

A orientação lançada no precedente supra é deveras interessante e peculiar. Deve-se observar, num primeiro momento, que realmente, depois de firmado o documento de cessão, submete-se a força das normas gerais de direito civil, tornando legitimados os cessionários, independentemente da anotação. E, como referido no acórdão, o cessionário é o novo titular e não se o pode privar do exercício dos direitos aí decorrentes. Despropositado seria conservar o cedente na titularidade para isso. A eficácia em relação a terceiros refere-se a hipóteses diversas, como, por exemplo, uma nova cessão, para outra pessoa, antes de anotada a transferência.

E mais adiante:

"2.3. O licenciado de patente, de desenho

industrial e de marca (artigos 61, 121 e 139 da LPI)

Duas circunstâncias devem ser observadas no que tange especificamente à legitimidade para esses casos: a) investidura do licenciado para agir em defesa do direito de propriedade industrial e b) averbação do contrato de licença para que produza efeitos contra terceiros.

....................................

Com relação à segunda exigência normativa, de averbação obrigatória do contrato de licença para que produza efeitos

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em relação a terceiros (artigo I40, ê Iº da LPI), pode-se adotar a mesma observação lançada no item anterior, quando se discutiu sobre o interesse e legitimidade do cessionário e a necessidade de anotação do contrato de cessão no INPI, pois circunstâncias totalmente semelhantes".

Concluo que a falta de averbação do contrato de licença não retira da autora MECMAQ, que recebeu a licença, o direito de defender a exclusividade de sua exploração, seja porque foi investida nesses poderes pelo titular da patente, seja porque tem interesse jurídico direto e imediato na defesa da exclusividade, seja porque a exigência de averbação não tem o sentido que os réus lhe procuraram emprestar'.

De fato, sobressai inafastável a pertinência subjetiva da licenciada para defender a patente que explora pelo contrato de licença (fls. 107/108), resultando a legitimação da agravada Indústria e Comércio Mecmaq Ltda. do fato de ser ela, em tese, a titular da indenização reclamada. Isso porque a suposta contrafação do modelo de utilidade patenteado afeta a exploração lucrativa do objeto cuja industrialização e comercialização foram exclusivamente licenciados à agravada Mecmaq.

Nesse sentido, confira-se:

“Dispõe o par. único, do art. 139 do Código de Propriedade Industrial, que"O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos". Evidentemente, essa disposição não deve ser interpretada como concessiva de faculdade para que o titular da patente confira poderes ordinários de representação ao licenciado para que este, em nome do outro, defenda a marca, porque a lei civil já permite que isso suceda. A norma, se lhe for conferida essa interpretação, seria inútil. Assim, ela deve ser entendida

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como concessiva de legitimação extraordinária para o licenciado a fim de que este, em seu próprio nome, possa defender a patente que explora pelo contrato de licença. Em conseqüência, o disposto no art. 6º do Código de Processo Civil, combinado com a outra regra apontada, permite o ajuizamento desta ação.” (Apelação nº. 9176866-70.2001.8.26.0000; Relator: Mauricio Vidigal;

Comarca: Suzano; Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 23/10/2007; Data de registro: 22/11/2007);

Ação cominatória, cumulada com pedidos de índole indenizatória (por danos materiais e morais) por concorrência de desleal, precedida por medida cautelar de busca e apreensão. Licenciada que detém legitimidade ativa para agir contra quem comercializa marca irregularmente, nos termos do parágrafo único do art. 139, da Lei da Propriedade Industrial (nº 9.279/96). Produtos comercializados pela ré sem autorização do detentor da marca, licenciada em prol da autora. Fatos incontroversos. Sentença de carência de ação, por ilegitimidade ativa, relativamente ao pedido cominatório da ação principal e à ação cautelar, e de improcedência quanto aos pedidos indenizatórios, que se reforma. Ação e medida cautelar julgadas procedentes, a primeira em parte, posto que deferida indenização por dano moral em valor inferior ao pleiteado pela autora. Pedido cominatório, todavia, deferido na forma como pleiteado na inicial. Apelação da autora provida em parte. (Apelação nº. 1009622-22.2013.8.26.0361; Relator: Cesar Ciampolini;

Comarca: Mogi das Cruzes; Órgão julgador: 1ª Câmara

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Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento: 10/08/2016; Data de registro: 11/08/2016)

Agravo de instrumento. Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenizatória. Alegação de violação da propriedade industrial de dois desenhos e de um modelo de utilidade. Preliminar de ilegitimidade e litispendência. Inocorrência. Feito anterior que não envolveu a agravada. Distinção de partes que não admite reconhecimento da litispendência. Legitimidade decorrente da natureza da indenização que não é devida ao titular do registro, mas sim ao explorador da marca. Ilegitimidade e litispendência afastadas. Mérito do recurso. Em cognição sumária, presentes os requisitos da concessão de tutela em relação aos desenhos industriais, porque demonstrada a vigência do registro, exceção feita ao MU 7902663-0. Embora possa haver interesse indenizatório enquanto vigente o registro, a tutela não pode abrangê-lo, porque incompatível com os termos da decisão. Recurso parcialmente provido. (Agravo de instrumento nº. 2011633-18.2016.8.26.0000; Relator: Hamid Bdine; Comarca: Catanduva; Órgão julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento: 20/04/2016; Data de registro: 28/04/2016)”.

Neste contexto, então, a apelante é

legitimada para promover a ação, tudo a afastar o decreto de extinção do processo, por ilegitimidade de parte, e, nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, a julgar desde logo a lide, por

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Houve a devida comprovação da

concessão, pelo prazo de dez anos, do registro da marca “Boston Medical Goup” para Edgar Allan Carlos Hennings Marianyi (fls. 65) que, por sua vez, celebrou com a apelante “Contrato de Licença para Uso e Exploração de Marca” (fls. 54/62), tendo concedido a ela, na qualidade de licenciada, “licença para, em todo território nacional: (i) utilizar e explorar a Marca, podendo a Licenciada conceder sublicenças totais ou parciais a terceiros, em igualdade de condições, e (ii) explorar comercialmente em outras empresas, nos limites do presente Contrato” (fls. 54/55).

Na lição de Eduardo Dietrich e

Trigueiros, “O titular da marca tem direito ao seu uso exclusivo em todo o território nacional. O nome de domínio igual ao da marca pode ser considerado uma forma de uso da marca, especialmente quando o nome de domínio designa um sítio de internet elaborado em torno dos produtos que a marca designa. Assim, é de se concluir que uma das formas mais eficazes de defesa do patrimônio imaterial é o registro de marca, que estende sua proteção ao nome de domínio, afastando qualquer dúvida que a autoridade judiciária possa ter quanto à legitimidade do titular do nome de domínio na sua defesa contra os cada vez mais comuns usurpadores dos nomes alheios.” (Extensão da Proteção da Marca ao Nome de Domínio, disponível em: https://goo.gl/cfUOcb).

No artigo 130 da Lei de Propriedade

Industrial há previsão de que ao titular da marca ou ao depositante é assegurado, entre outros, o direito de zelar pela integridade material ou reputação do objeto de registro.

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Aqui, superada a questão da legitimidade

da apelante para exercer o direito de defender a exclusividade da exploração da marca, observa-se que restou comprovada a indevida associação do elemento nominativo “Boston Medical Group”, marca licenciada da apelante, ao nome de domínio da apelada Keilla (“www.drakeillafreitas.com.br”), através do serviço de “links” patrocinados oferecido pelo apelado Google (fls. 66/71).

Quando da contestação, a apelada Keilla

limitou-se a negar responsabilidade pela vinculação da sua página à da apelante sob as singelas alegações de que “ficou totalmente surpresa quando tomou conhecimento que a página da sua clínica estava vinculada nas pesquisas em nome da Autora, visto que repita-se, NUNCA apresentou junto à Ré Google qualquer requerimento de associar sua clínica com a marca 'Boston Medical Group'” e de que “houve um problema com a ferramenta 'Adwords', o que pode ter influenciado na associação entre a página da contestante e a marca/elemento nominativo 'Boston Medical Group'” (fls. 249).

Tais alegações restaram isoladas diante

da já referida comprovação da vinculação, através da ata notarial datada de 26/07/2018 (fls. 66/71), e também pela manutenção da prática mesmo após o envio de notificação extrajudicial pela apelante à apelada em 06/07/2018 (fls. 72/73).

É o suficiente para caracterizar a conduta

desleal da apelada Keilla, por facilitar a confusão do consumidor e o desvio da clientela da apelante, sendo de rigor sua condenação à reparação por perdas e danos.

O mesmo se diz quanto ao apelado sítio

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de buscas Google.

O dicionário digital Wikipedia define o

serviço de anúncios patrocinados oferecidos pelo apelado Google como “Google Ads, antes conhecido como Google AdWords, é o principal serviço de publicidade da Google e principal fonte de receita desta empresa representando 96% dos quase 37,9 Bilhões de dólares que a empresa faturou em 2011. [1] O serviço usa o sistema de publicidade por Custo por Clique (CPC) e Custo por mil impressões (CPM) que consiste em anúncios em forma de links encontrados, principalmente, nos mecanismos de pesquisa relacionados às palavras-chave que o internauta está pesquisando. É um modo de adquirir publicidade altamente segmentada independentemente de qual seja o orçamento do anunciante, no entanto não oferece tantos recursos e facilidades nas políticas como o BingAds, seu maior concorrente. Os anúncios do Ads são exibidos juntamente com os resultados de pesquisa no Google, assim como em sites de pesquisa e de conteúdo, chamado de rede de Display, da crescente rede de anúncios do Google, que inclui AOL, EarthLink, HowStuffWorks e Blogger.”

Diferentemente dos provedores de

domínios, que são meras plataformas de veiculação de conteúdos selecionados pelos próprios internautas e somente são responsabilizados civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial, não tomarem as providências para tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, a prestação de serviço AdWords é relação contratual onerosa que não imuniza o Google sobre os efeitos que ela gera na esfera jurídica de terceiros.

Essa questão fora bem definida pelo

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eminente Claudio Godoy, quando do julgamento da apelação cível nº 1019621-41.2015.8.26.0001, a saber:

“A ré explora plataforma de publicidade utilizada à veiculação de anúncios por meio de links patrocinados e no que, então, não atua tão somente como hospedeiro de conteúdo gerado por terceiros. Ao revés, põe-se como parceria contratual de empresas anunciantes que pretendem ver divulgada sua marca por meio de palavras-chaves de pesquisa no site buscador. Ou seja, o provedor se agrega ao instrumental de promoção da marca do contratante do serviço, auferindo lucro decorrente da publicação.

A rigor, o quadro destarte é de um contrato cujas condições podem representar e na hipótese representam indevida violação aos direitos de terceiros. De resto, em ocorrência absolutamente comum. E é nesta condição de contratante de serviços que disponibiliza, e foco frequente de danos, que a ré responde. Sua atuação se coloca na cadeia da prática do ilícito a que se volta o contrato que firmou e pelo qual recebeu. Claro, ainda que tenha regresso contra quem escolheu a palavra-chave” (2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 09/04/2018).

A prática de ilícito distingue o caso em

análise da publicidade comparativa, que beneficia o consumidor, fortalece a concorrência saudável no mercado e é autorizada à luz do princípio da livre concorrência e livre iniciativa (CF, art. , IV).

Fica imposta a apelada Google, portanto,

condenação solidária com a apelada Keila.

De outra parte, destaque-se ser

desnecessária a comprovação de efetivo prejuízo patrimonial ou à

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condenação dos réus por perdas e danos.

Sobre o assunto, anote-se a lição de Gama Cerqueira, a saber:

“A prova dos prejuízos, nas ações de perdas e danos, merece, entretanto, especial referência. Esta prova, geralmente difícil nos casos de violação de direitos relativos à propriedade industrial, é particularmente espinhosa quando se trata de infração de registros de marcas, não podendo os juízes exigi-la com muita severidade. Os delitos de contrafação de marcas registradas lesam forçosamente o patrimônio de seu possuidor, constituindo uma das formas mais perigosas da concorrência desleal, tanto que as leis, em todos os países, destacam-na como delito específico. Frequentemente, porém, verifica-se que, não obstante a contrafação, os lucros do titular da marca não diminuem, mantendo-se no mesmo nível ou na mesma progressão, não sendo raros os casos em que se verifica o seu aumento. Não se deve concluir, entretanto, só por esse fato, que a contrafação não tenha causado prejuízos, porque estes não se revelam, necessariamente, na diminuição dos lucros ou na sua estabilização em determinado nível. O que o bom senso indica é que o dano da marca realizaria lucros ainda maiores, se não sofresse a concorrência criminosa do contrafator. É preciso ter em vista que, reproduzindo ou imitando a marca legítima, o contrafator, graças à confusão criada para iludir o consumidor, consegue vender os seus produtos, o que leva à presunção de que as vendas por ele realizadas teriam desfalcado o montante das vendas do dono da marca.

Por outro lado, o titular do registro vê-se obrigado a tomar providências especiais para neutralizar os efeitos da concorrência criminosa, prevenindo a sua clientela e intensificando a propaganda dos seus artigos, dispensando maiores cuidados ao setor ameaçado de sua indústria ou comércio. Mas, se pelas suas oportunas medidas, ou pela sua diligência e trabalho, consegue atenuar ou mesmo

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anular os prejuízos resultantes da contrafação, esse fato não deve ser interpretado em benefício do infrator, para isentá-lo de responsabilidade, sob o especioso fundamento de não ter havido prejuízos, permitindo-lhe, ainda, locupletar-se com os frutos de sua ação criminosa.

A simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do art. 159 do CC, não sendo, pois, necessário, a nosso ver, que o autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente, condenandose o réu a indenizar os danos emergentes e os lucros cessantes (CC, art. 1.059), que se apurarem na execução.

E não havendo elementos que bastem para se fixar o quantum dos prejuízos sofridos, a indenização deverá ser fixada por meio de arbitramento, de acordo com o art. 1.553 do CC.

De outra forma, raramente o dono da marca contrafeita logrará obter a condenação do infrator, nem a reparação dos danos resultantes da contrafação, a qual, na grande maioria dos casos, se limita ao pagamento das custas e de honorários de advogado, os quais, por sua vez, são parcamente arbitrados pelo juiz ficando quase sempre abaixo do que realmente o autor despendeu para defender a sua marca” (Tratado de Propriedade Intelectual, 3ª ed., vol. 2, págs. 1.129/1.131).

A conduta desautorizada dos apelados é,

portanto, abusiva, de modo que não se pode afastar o pedido de indenização por dano moral em razão do abalo à honra subjetiva da apelante, pessoa jurídica, em razão da violação ao seu direito de personalidade.

O dano moral, aqui, é presumido e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO

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efeitos danosos são conhecidos.

É sabido que o valor da indenização por

danos morais deve ser fixado em montante suficiente para impedir o seu causador de reiterar na sua prática, porém, em quantia que não gere na vítima o enriquecimento indevido, vedado que é no ordenamento jurídico.

Assim, observados os princípios da

proporcionalidade e moderação, fixa-se a indenização por danos morais em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em favor da apelante valor adequado à natureza da causa.

Reforma-se, pois, a r. sentença recorrida

para julgar-se procedentes os pedidos iniciais para condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para a apelante, corrigido monetariamente a partir do arbitramento e juros de mora contados da citação, e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.

MAURÍCIO PESSOA

Relator