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30 de Novembro de 2021
2º Grau
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Tribunal de Justiça de São Paulo
há 2 anos
Detalhes da Jurisprudência
Órgão Julgador
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial
Publicação
17/10/2019
Julgamento
9 de Outubro de 2019
Relator
AZUMA NISHI
Documentos anexos
Inteiro TeorTJ-SP_AI_21037762120198260000_2e4eb.pdf
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Inteiro Teor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Registro: 2019.0000861377

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2103776-21.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GASP DESIGN E CALÇADOS LTDA - ME, é agravado COMÉRCIO DE CALÇADOS DI GASPI.

ACORDAM , em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U. Acórdão com o 3º juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR CIAMPOLINI, ALEXANDRE LAZZARINI e AZUMA NISHI (Presidente).

São Paulo, 9 de outubro de 2019

AZUMA NISHI

RELATOR DESIGNADO

Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2103776-21.2019.8.26.0000

COMARCA: SÃO PAULO 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM MM. JUIZ DE DIREITO DR. ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO

AGRAVANTE: GASP DESIGN E CALÇADOS LTDA. ME

AGRAVADA: COMÉRCIO DE CALÇADOS DI GASPI LTDA. ME

Voto nº 9183

DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. Decisão que deferiu tutela provisória à autora. Agravo de instrumento da ré, também com alegação de incompetência relativa e com pleito de justiça gratuita.

Conhecimento parcial do recurso, uma vez que a preliminar de incompetência apresentada pela agravante não foi ainda objeto de deliberação pelo Juízo “a quo”. Tratando-se de competência relativa, a apreciação da matéria neste momento processual caracterizaria supressão de instância.

Agravante microempresa, de produção artesanal, a que se aplica liberalmente, por analogia, a presunção de veracidade da declaração de pobreza de que trata o § 3º do art. 99 do CPC (STJ, CC 155.294, RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA). Deferimento de gratuidade de justiça, todavia, limitada ao presente recurso.

Ré agravante que detém somente registro de marca mista em outra classe NCL42, serviços de design, sua atividade principal e formação profissional de seus sócios, afigurando a legítima propriedade marcaria. Não possui, todavia, registro da marca para

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a produção e comercialização de calçados; porém, dada a produção artesanal de seus calçados, decorrente de sua atividade principal de design, em cognição sumária, considera-se abrangida pela proteção marcaria. A autora agravada, por outro lado, possui registro de marca na classe NCL 25 produção de calçados e acessórios, embora não tenha manufatura de calçados, sendo a sua atividade de venda de produtos de vestuário, em seu site eletrônico, limitada à comercialização de produtos de terceiros, não utilizando a marca Di Gasp nos produtos vendidos. Nenhuma das duas, agravante ou agravada, possui marca registrada na categoria específica dos calçados vendidos por cada qual.

Não há confusão entre as marcas da apelante e da apelada, tampouco elementos figurativos capazes de ensejar confusão do público consumidor. Coexistência pacífica de marcas.

Denominação empresarial da agravante é absolutamente regular pois devidamente registrada na Junta Comercial do Estado.

Inexistência de periculum in mora.

Reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, PROVIDO.

RELATÓRIO.

1. Ao despachar pela primeira vez neste agravo de instrumento, indeferindo liminar, assim sumariou o eminente relator sorteado, Des. Cesar Ciampolini, a síntese da disputa recursal:

Vistos etc.

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Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, nos autos de ação cominatória ajuizada por Comércio de Calçados Di Gaspi Ltda. ME contra Gasp Design e Calçados Ltda ME, deferiu tutela de urgência para que a ré, ora agravante, se abstenha de utilizar a expressão ' Gasp ' em suas atividades empresariais, verbis :

'Vistos.

I - Trata-se de demanda em que sustenta a autora ser titular da marca 'Di Gaspi', registrada junto ao INPI sob os nºs 823256588, 826840809, 826840795,826840817, 903199475, 903199513, 905894588, 905894634, 905894685 e 905894723, que sustenta distinguir seus produtos e serviços. Aduz que a ré utiliza a expressão 'GASP' em seu nome empresarial e estabelecimento, para o ramo de calçados, vestuário e acessórios, que é justamente o ramo de atuação da autora. Sustenta que a ré teve seu pedido de registro da marca junto ao INPI indeferido, justamente por consistir em imitação à marcada autora. Pleiteou, assim, pela concessão de tutela para que a ré se abstenha do uso da expressão GASP como marca em sua denominação social, estabelecimento comercial e, ainda, para identificação de produtos.

O que justifica a concessão da tutela antecipada é a existência de probabilidade do direito invocado, decorrente das alegações feitas na petição inicial e, no caso presente, da irreparabilidade do dano ou a dificuldade em sua reparação.

No caso dos autos, trouxe o Autor elementos de prova que permitem nessa fase preliminar, afirmar-se que os requisitos acima citados estejam presentes, vez que a autora demonstrou que o INPI indeferiu o pedido de registro da ré, justamente em razão da similaridade das marcas, bem como a similaridade do ramo de atividade, circunstâncias que vislumbram a possibilidade de violação da marca da autora e autorizam sua proteção na forma do disposto nos artigos 130, inciso V e 131, ambos da Lei 9.279/96.

Outrossim, há de se notar que os produtos com indicação da marca da autora, poderão serem oferecidos à venda aos consumidores, o que também autoriza a concessão da

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medida protetiva, tanto em relação às Autoras como também aos consumidores, estando presente o requisito necessário a concessão da tutela antecipada, qual seja o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Assim, tendo a autora demonstrado a existência de registro perante o INPI das características de sua marca, bem como demonstrado a possibilidade e ocorrência de violação, concedo a tutela de urgência para o fim de determinar a ré que se abstenha do uso da marca 'GASP', em sua denominação social ou em seu estabelecimento, bem como para distinguir produtos, a que título for, sob pena de crime de desobediência e aplicação de multa diária a ser fixada em caso de comprovado descumprimento da presente ordem.

(...)

Cite (m)-se com as advertências legais.

Intime-se.' (fls. 426/427, dos autos de origem).

2. A autora, ora agravada, peticionou alegando ser a r. decisão citra petita e pedindo sua complementação, que foi deferida, nos seguintes termos:

'Vistos.

Fls. 430/431: Defiro o pedido, passando a constar da decisão de fls. 426/427, a vedação também para utilização da expressão 'GASP' como marca ou nome de domínio na internet.

Intime-se' (fl. 432, dos autos de origem).

Aduz a agravante, em síntese, que (a) a lei não impõe distinção entre pessoa natural e jurídica para fins de deferimento de justiça gratuita; (b) como microempresa, não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem que isso lhe cause grave prejuízo; (c) sua sede é em Curitiba, sendo este o foro competente para ajuizamento e processamento desta ação; (d) a decisão agravada carece de fundamentação legal, especificação de prazo para cumprimento e de valor a ser eventualmente aplicado a título de multa; (e) foi constituída em 2016, prestando serviços de desenvolvimento e fabricação de calçados artesanais a partir da experiência de Gaspar Almeida, sócio e mestre

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sapateiro; (f) em homenagem a ele, partiu de seu nome para a criação da marca, utilizando-se do radical 'Gasp'; (g) possui registro de marca Gasp Design , além de pedido em andamento relativo à Oficina da Gasp junto ao INPI; (h) a agravada não possui uso exclusivo sobre o termo 'Gasp', de uso comum no ramo de calçados, em referência à 'gáspea' (esclareça-se: parte dianteira do calçado, que cobre o pé e vai até o bico, conforme informa o dicionário Michaelis online); (i) a abstenção da expressão ' Gasp ' tem caráter irreversível e acarretará graves prejuízos à sua atividade empresarial; (j) não há possibilidade de confusão entre as marcas e nomes empresariais das partes, uma vez que os elementos figurativos e nominativos são diversos; (k) sua marca tem origem na palavra inglesa ' gasp ', que significa 'suspiro', ao passo que a da agravante advém de sobrenome italiano; (l) embora ambas operem no ramo de calçados, sua atuação é exclusivamente na produção de calçados artesanais, enquanto a agravada comercializa produtos de terceiros, em larga escala.

Requer efeito suspensivo e, a final, (i) a remessa da ação ao foro competente, declarando-se a nulidade de todos os atos decisórios proferidos, ou a remessa do presente recurso ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para seu processamento; (ii) a declaração de nulidade da decisão agravada também por ausência de fundamentação e especificação de parâmetros mínimos para seu cumprimento. Subsidiariamente, pede a reforma da r. decisão recorrida.

Pleiteia, ainda, o deferimento da gratuidade de justiça.

É o relatório.

3. Insurge-se a agravante contra decisão proferida pelo juízo a quo em sede de tutela provisória para que se suspendesse o uso da marca, nome empresarial e domínio contendo o radical “Gasp”.

4. Primeiramente, não cabe deferir o

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processamento do recurso quanto à alegação de incompetência, posto que se trata de análise acerca de competência relativa, que ainda não foi realizada pelo MM. Juízo a quo , de modo que sua apreciação nesta sede recursal resultaria em supressão de instância.

5. Em relação ao pedido de gratuidade processual formulado pela agravante, neste momento, ficará restrita à isenção de custas do recurso, considerando-se que a matéria também ainda não foi enfrentada pelo Juízo de origem.

É certo que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica é aplicável apenas às pessoas naturais, nos termos do § 3º do art. 99 do CPC, sendo necessária a comprovação de atendimento dos requisitos pelas pessoas jurídicas.

Esse entendimento foi consolidado na súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 481/STJ: 'Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.'

Sucede, todavia, que se está a falar de microempresa, de produção de artesanal, empresa de pequeno porte a que se há de aplicar liberalmente a jurisprudência do STJ acerca das empresas individuais, ficção legal para fins de tratamento fiscal. 'O empresário individual é a pessoa física que exerce atividade empresária em seu próprio nome, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos da atividade, não sendo possível distinguir claramente a divisão entre a personalidade da pessoa física e a do empresário individual' escreveu, o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA ao relatar o Conflito de Competência 155.294, invocando julgado pioneiro da Ministra NANCY ANDRIGHI (REsp 487.995).

Ademais, não há elementos nos autos que

justifiquem o afastamento da presunção de hipossuficiência alegada.

Desta forma, defiro a gratuidade de justiça em sede recursal.

6. No que tange o pedido de efeito suspensivo,

verifico presentes os requisitos legais para seu deferimento.

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7. Primeiramente, a agravante possui registro vigente e válido de marca GASP DESIGN, no INPI, na Classe de Serviços de design NCL42 1 , atividade principal da agravante e formação profissional de seus sócios, tendo, portanto, a legítima propriedade marcaria, não exatamente para a produção e comercialização de calçados, mas dada a produção artesanal de calçados, decorrentes de sua atividade principal de design, entendo possa, em. cognição sumária, considerar abrangida pela proteção marcaria. Ou seja, quer me parecer que o registro na classe NCL 42 é compatível com a atividade desempenhada pela agravante.

O registro da marca garante a sua legitima utilização, a menos que tal registro seja cassado, por meio de processo de nulidade a tramitar perante a Justiça Federal, com a participação do órgão concedente, INPI, que não é o caso.

8. A agravada, por outro lado, possui registro de marca na classe NCL 25 2 produção de calçados e acessórios, embora apenas comercialize calçados, não havendo manufatura ou produção de calçados. Ou seja, a sua marca Di Gaspi não é utilizada nos produtos que comercializa em seu site eletrônico de vendas, dentre os quais os calçados de terceiros. A marca é a atribuída ao site e não aos produtos multimarcas que comercializa. Assim, o registro da marca Di Gaspi é inadequado para a atividade de fato praticada pela agravada, que é a comercialização de itens de vestuário, dentre os quais, calçados. Os calçados comercializados não levam a marca Di Gaspi, sendo comercializados no referido site as marcas Democrata, Moleca, Studio 34, Logus, Beira Rio, etc., nenhum com a marca Di Gaspi.

9. A agravada não desempenha a atividade correspondente com o registro existente, o que atenta contra o disposto no parágrafo 1º. do artigo 128 da LPI, que determina que o registro de marca só poderá ser requerido por aquele que exerça efetivamente a atividade. Tal condição é preenchida pela agravante, mas não pela agravada.

10. Ou seja, quer me parecer que nenhuma das

1 Classe 42: Serviços científicos e tecnológicos, pesquisa e desenho relacionado a estes; serviços de análise industrial e pesquisa; concepção, projeto e desenvolvimento de hardware e software de computador.

2 Classe 25: Produtos :Vestuário, calçados e chapelaria.

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duas, agravante e agravada, possui marca registrada na categoria especifica dos calçados comercializados.

11. Sequer há confusão entre as marcas, Gasp e Di Gaspi. Tampouco os elementos figurativos são capazes de ensejar qualquer tipo de confusão, assim como os próprios calçados comercializados por uma e por outra. Os calçados da agravante são fabricados artesanalmente, a mão, ao passo que a agravada se limita a revender produtos multimarcas produzidos em larga escala.

12. Não há, a meu ver, óbice à coexistência de marcas, que apesar de compartilharem radical comum, são absolutamente distintas em todos os elementos de seu conjunto imagem. Tanto é que ambos detém registro, embora em classes distintas.

13. Também a denominação empresarial da agravante é absolutamente regular, pois regularmente registrada na JCE Paraná, desde 2016, sendo desmedida a restrição de seu uso, bem como de seu site comercial, diante do efeito suspensivo concedido, pois assegurado o seu uso no artigo 1.166 do CC. 3

14. A concessão da medida liminar em primeiro grau se mostra, a meu ver, descabida e desproporcional, neste momento processual, acarretando prejuízos irreversíveis à agravante, pois acarreta total descaracterização de sua atividade e de sua identidade perante o público consumidor, a despeito dos devidos registros que lhe atribuem a legitimidade e regularidade da utilização da marca Gasp Design e de seu nome comercial.

15. Além disso, a demora de mais de um ano e dois meses para que a agravada intentasse a ação judicial, após a notificação à agravante em 1/12/2017, denota a ausência de perigo e de prejuízo iminente.

3 Art. 1.166 do CC A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do rerspectivo Estado.

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16. Assim, sou pelo PROVIMENTO do agravo na parte conhecida, para conferir o efeito suspensivo à decisão de primeiro grau, diante da plausibilidade do direito da agravante, diante da existência de registro marcário na classe de sua atuação principal e da existência de registro da marca da agravada, em classe diferente da sua atuação, que é de site de vendas de produtos multimarcas, além do risco de dano irreversível à agravante e ausência de dano reverso à agravada, dada a distintividade das atividades e do conjunto-imagem.

DES. AZUMA NISHI

RELATOR DESIGNADO

Disponível em: https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/770946704/agravo-de-instrumento-ai-21037762120198260000-sp-2103776-2120198260000/inteiro-teor-770946724

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