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18 de Agosto de 2022
  • 2º Grau
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Tribunal de Justiça de São Paulo
há 6 anos

Detalhes da Jurisprudência

Processo

Órgão Julgador

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Publicação

Julgamento

Relator

Enio Zuliani

Documentos anexos

Inteiro TeorTJ-SP_AC_10207394620158260100_d895e.pdf
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Inteiro Teor

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2016.0000246251

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº XXXXX-46.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes HORTUS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, SANCTUS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e BRANDCO ADMINISTRAÇÃO E LICENCIAMENTO DE MARCAS LTDA, é apelado VAREJÃO SANTA MARIA LTDA.

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 3º juiz, Francisco Loureiro, que declara", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MAIA DA CUNHA (Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.

São Paulo, 6 de abril de 2016.

ENIO ZULIANI

RELATOR

Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO Nº 35674

APELAÇÃO CÍVEL XXXXX-46.2015.8.26.0100

COMARCA: SÃO PAULO

APELANTE: HORCTUS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. E OUTROS

APELADO: VAREJÃO SANTA MARIA LTDA.

MMª JUÍZA PROLATORA: DR. CLAUDIO MARQUESI

MARCA CONCORRÊNCIA DESVIO DE CLIENTELA TRADE DRESS do empreendimento e do modus operandi de venda Alegação de usurpação de clientela pela imitação da marca amplamente conhecida do 'EMPÓRIO SANTA MARIA', localizado em São Paulo. Pequena loja que se encontra no interior paulista (Americana), com título de estabelecimento 'Casa Santa Maria'. Inexistência de possibilidade de desvio de clientes e não demonstração de prejuízos à marca consagrada ou cópia do conjunto imagem ou forma de disposição de produtos colocados à venda. A titularidade da marca, embora existente e capaz de fazer emergir o direito de proteção em face da usurpação, deve ser analisada diante do conjunto probatório e das peculiaridades do caso concreto. Sentença de improcedência mantida. Não provimento.

Vistos.

HORTUS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., SANCTUS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., BRANDCO ADMINISTRAÇÃO E LICENCIAMENTO DE MARCAS LTDA., ingressaram com ação ordinária em face de VAREJÃO SANTA MARIA LTDA. Explicam que as Autoras fazem parte do mesmo grupo econômico, sendo a 1ª Autora, HORTUS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., amplamente conhecida no mercado por seu título de estabelecimento EMPÓRIO SANTA MARIA, expressão que também é a marca principal da empresa e, logo, utilizada para distinguir a origem de seus produtos e serviços no comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e utensílios domésticos, que abrange ainda diversos serviços relacionados à gastronomia. O uso do sinal distintivo EMPÓRIO SANTA MARIA como

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elemento de identificação da empresa, bem como para distinguir a origem de suas atividades empresariais ocorre de forma contínua e ininterrupta desde meados de 1993. Tal sinal é ainda elemento diferenciador do nome de domínio emporiosantamaria.com.br, registrado desde 20 de maio de 2002 pela 2ª Autora, SANCTUS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., no Registro.br. O grupo econômico das Autoras lidera ainda os empreendimentos dos supermercados ST MARCHE, que começou a operar no bairro do Morumbi em 2002 e cujas marcas são da 3ª Autora, BRANDCO ADMINISTRAÇÃO E LICENCIAMENTO DE MARCAS LTDA., na qualidade de cessionária dos pedidos e registros perante o INPI. A expressiva atuação das Autoras no seu segmento é reconhecida por seus clientes, concorrentes e investidores e, com recorrência, seus relevantes projetos merecem destaque em publicações de diversos veículos de comunicação, em mídia impressa e digital, conforme reportagens em revistas e jornais de grande circulação na cidade e Estado de São Paulo. Portanto, a 1ª Autora é detentora de registros em vigor para a marca EMPÓRIO SANTA MARIA, o que lhe asseguram o direito de propriedade e de uso exclusivo da referida marca em todo o território nacional. A par das considerações acima e tendo em vista a longa data em que a 1ª Autora se faz presente no mercado sob o nome fantasia e marca EMPÓRIO SANTA MARIA, foi com total perplexidade que tomaram conhecimento de que a Ré vem exercendo suas atividades, também no varejo de alimentos, sob a marca CASA SANTA MARIA e/ou CASA SANTA MARIA AMERICANA, se intitulando empresa que comercializa produtos de qualidade e serviços impecáveis, onde são encontrados produtos finos e também para o dia a dia, adega, açougue, padaria, hortifruti, com alimentos frescos e selecionados e também um espaço para seu café da manhã, happy hour com os amigos e uma exclusiva vinoteca, adotando, de forma concomitante, (i) marca praticamente idêntica a da 1ª Autora, (ii) para assinalar os mesmos tipos de produtos e serviços que a EMPÓRIO SANTA MARIA e a ST MARCHE oferecem e, como se não bastasse, (iii) se utilizando do mesmo modelo de negócio da 1ª Autora no que se refere à criação de um complexo

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gastronômico. A Ré ainda utiliza de forma indevida a marca da 1ª Autora como elemento distintivo e caracterizador de seu nome de domínio, tendo levado a registro perante o Registro.br, em 6 de março de 2014, csmaria.com.br, veiculando no correspondente website a informações que dão suporte à promoção e comercialização de seus produtos, assinalados com a marca indevidamente usurpada pela Ré. Há óbvia semelhança entre as marcas EMPÓRIO SANTA MARIA, da 1ª Autora, e CASA SANTA MARIA e/ou CASA SANTA MARIA AMERICANA, da Ré, que decorre da reprodução feita nesta última dos principais elementos nominativos. A Ré ainda adota OUTROS ELEMENTOS DISTINTIVOS e que compõem as marcas EMPÓRIO SANTA MARIA e ST. MARCHE, notadamente a mesma cor verde (e suas variações) e o mesmo elemento figurativo formador das marcas ST. MARCHE, bem como o mesmo padrão visual das lojas EMPÓRIO SANTA MARIA e ST. MARCHE, o que certamente não pode ser atribuído a mera coincidência, mas sim a clara tentativa da Ré de se locupletar de maneira ilícita das marcas e conjuntoimagem (ou trade dress). A composição da requerida busca unicamente o aproveitamento das marcas das autoras. Os ilícitos compreendem infração marcária, uso indevido de título de estabelecimento, de nome de domínio, do conjunto-imagem (trade dress) de suas lojas e atos desleais e em clara fraude ao consumidor, que denunciam, sem sombra de dúvida, o seu consciente e orientado desejo de se locupletar indevidamente e concorrer de forma parasitária com as Autoras ao aproveitar a reputação já consagrada pela marca EMPÓRIO SANTA MARIA. Diante dos fatos e elementos narrados, pretendem as autoras a abstenção das expressões CASA SANTA MARIA e/ou CASA SANTA MARIA AMERICANA seja para a identificação do seu estabelecimento ou para distinguir seus serviços de comercialização de produtos alimentícios, cessando, ainda, o uso do trade dress das lojas EMPÓRIO SANTA MARIA e ST MARCHE, bem como toda e qualquer imitação destes sinais, seja como nome empresarial, título de estabelecimento, marca ou nome de domínio, devendo adotar outro termo e elementos caracterizadores que mantenham uma distância segura com relação aos sinais

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distintivos das Autoras. Ainda, diante da violação de marca e título de estabelecimento, bem como do conjunto imagem das 1ª e 3ª Autoras e da prática de concorrência desleal, requerem a condenação da ré à indenização das perdas e danos advindos dos efeitos do desvio fraudulento de sua clientela e depreciação dos seus sinais distintivos, além de danos morais, que são presumidos e cancelamento do registro de nome de domínio www.csmaria.com.br, mantendo-o indisponível para novos registros.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido.

Contestação de VAREJÃO SANTA MARIA LTDA. às fls. 436, alegando que não é verdadeira a tese inicial de que utiliza a expressão comercial EMPÓRIO SANTA MARIA. Seu nome fantasia é CASA SANTA MARIA, o qual requereu o registro como marca. Ademais, a denominação 'Santa Maria', não poderia ser exclusivo de nenhum estabelecimento por ser de caráter genérico. Esclarece, ainda, que tem sua sede em endereço situado na cidade de Americana, enquanto as requeridas possuem endereços localizados na capital do estado de São Paulo, de modo que inexiste concorrência ilícita, já que não servem aos mesmos clientes. Ademais, a fachada dos estabelecimentos é claramente diferente, não havendo cópia dos símbolos das autoras. Não há utilização de marca alheia ou imitação, de modo que as indenizações são incabíveis.

Réplica às fls. 457.

A r. sentença de fls. 470 e seguintes julgou a ação improcedente. Apelam as autoras às fls. 481 e seguintes, alegando que foi expressamente requerida a prova testemunhal para demonstrar o aliciamento de 2 funcionários das apelantes, o que torna imperioso o retorno dos autos ao primeiro grau para produção da prova e decretação de nulidade da sentença. No mais, reitera os demais argumentos e pleiteia a inversão do julgado.

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Contrarrazões às fls. 503. Oposição ao julgamento virtual às fls. 518/519.

É o relatório.

O recurso não comporta provimento.

Não procede a arguição de cerceamento de defesa diante do que consta do art. 131 do CPC. Compete ao Magistrado, ciente da impossibilidade de negar a realização de prova útil ou pertinente, analisar e valorar os elementos probatórios que lhe são apresentados, apreciando livremente a documentação juntada, com a ressalva de justificar os motivos que lhe formaram o convencimento, o que foi devidamente cumprido no caso sob comento. Os elementos de prova encartados são absolutamente suficientes para a análise minuciosa do caso apresentado, o que foi efetivado pelo magistrado sentenciante.

A demonstração e oitiva de ex-funcionários que teriam passado a trabalhar no estabelecimento comercial-requerido não ampliaria o lastro probatório relativamente aos atos de concorrência desleal e infração a direito marcário. Ademais, oportuno destacar que as recorrentes nem citaram os nomes dos empregados supostamente aliciados pela recorrida.

WALDEMAR MARTINS FERREIRA escreveu (Tratado de Direito Comercial, Saraiva, 1962, 6º volume, p. 307) que em assunto de exclusividade de marca seria de bom alvitre seguir um mandamento, a exemplo daqueles religiosos consagrados, para coibir a concorrência (“ não cobiçarás a marca do próximo !”).

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porque “marcas fracas ou evocativas que constituem expressão de uso

comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a

mitigação de exclusividade do registro” (STJ, no AgRg no Resp. XXXXX SC,

DJ de 11.12.2015, Ministro João Otávio de Noronha, no caso “Guia” e “Fácil”).

Interessante mencionar a diretriz da Corte Superior, muito bem sintetizada pela

Ministra Nancy Andrigui quando analisada a exclusividade da expressão

“Paleteira”, designativa do equipamento que é utilizado pelas empresas do

setor (Resp. 1.315.621 SP, DJ de 13.06.2013):

COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA EVOCATIVA. REGISTRO NO INPI. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé. 2. O monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria uma exclusividade inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial impedindo os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes alternativos estranhos ao domínio público mas sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca. 3. A linha que divide as marcas genéricas não sujeitas a registro das evocativas é extremamente tênue, por vezes imperceptível, fruto da própria evolução ou desenvolvimento do produto ou serviço no mercado. Há expressões que, não obstante estejam diretamente associadas a um produto ou serviço, de início não estabelecem com este uma relação de identidade tão próxima ao ponto de serem empregadas pelo mercado consumidor como sinônimas. Com o transcorrer do tempo, porém, à medida em que se difunde no mercado, o produto ou serviço pode vir a estabelecer forte relação com a expressão, que passa a ser de uso comum, ocasionando sensível redução do seu caráter distintivo. Nesses casos, expressões que, a rigor, não deveriam ser admitidas como marca por força do óbice contido no art. 124, VI, da LPI, acabam sendo registradas pelo INPI, ficando sujeitas a terem sua exclusividade mitigada. 4. Recurso especial a que se nega provimento.

Os direitos de propriedade intelectual consistem em

inegável exceção ao princípio da livre-concorrência e à própria livre-iniciativa,

fundamentos do nosso sistema econômico, nos termos do art. 170 da CF. Tais

direitos recaem não propriamente sobre objetos materiais, mas sobre

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exploração comercial em um mercado. Seu caráter excepcional, entretanto, é justificável, sendo reconhecido na própria Constituição, que expressamente ressalva que sua concessão tem por fim o interesse social e o desenvolvimento econômico e tecnológico do país. Isto porque os monopólios concedidos em caráter excepcional têm por finalidade incentivar a inovação tecnológica da Nação.

A Constituição Federal, entre os direitos e garantias fundamentais do homem, no art. , incisos XXVII e XXIX, confere proteção às criações intelectuais, prevendo, expressamente, a proteção às criações industriais, marcas e outros signos distintivos, bem como aos autores a exclusividade de utilização, reprodução e publicação de suas obras, contexto em que se insere a requerente da presente demanda.

O caso retrata hipótese em que a ré teria, segundo narrativa das demandantes, constituído estabelecimento comercial no qual usaria título de estabelecimento que afrontaria marca das apelantes, bem como o trade dress específico e muito distintivo de seus estabelecimentos, argumentando sobre a possibilidade de confusão.

Não há como deixar de consignar que as autoras são sujeitos de direito que dispensam apresentação quanto à suas atuações no mercado de empórios e artigos finos ou nobres, conquistando notadamente do público da capital do Estado de São Paulo, notoriedade e critério distintivo da marca para esse ramo de atividade.

Entretanto, a análise da concorrência desleal materializada pela atuação comercial parasitária deve levar em conta outros elementos que ultrapassam a existência, unicamente, de registro junto à autarquia competente.

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Não se nega a proteção conferida pelo regular registro da no INPI, o que confere, de fato, o uso exclusivo da marca em todo território nacional. Mas as peculiaridades do caso concreto justificam que o Tribunal endosse a solução adotada pela sentença monocrática.

Isto porque a tese de desvio de clientela não se sustenta diante do âmbito territorial alcançado por cada empreendimento. Em verdade, não é crível que os clientes do conhecido EMPÓRIO SANTA MARIA localizado em São Paulo tenham suas pretensões embaralhadas pela existência da modesta CASA SANTA MARIA ou CASA SANTA MARIA AMERICANA, com endereço em Americana, no interior do Estado.

Ainda que o termo 'Santa Maria' seja repetido como fator coincidente, é de se rememorar que não é incomum que a tais espécies de estabelecimento seja atribuído algum nome com cunho religioso, como ocorre com a também conhecida 'Casa Santa Luzia' ou 'Mercantil Santa Paula', ambos localizados na Capital e também poderá citar que em atividades como de ensino, a expressão São Judas Tadeu é largamente utilizada. O que não dizer de “Nossa Senhora Aparecida”.

O fato determinante é que, em que pese o registro da marca EMPÓRIO SANTA MARIA, o uso do título de estabelecimento CASA SANTA MARIA, pela ré, no caso concreto, não materializa ato de concorrência desleal ou infração a direito marcário pela impossibilidade fática de desvio de clientes para a loja localizada no interior paulista. É importante sublinhar isso porque a eventual aproximação ou semelhança não resulta de utilização de marca, mas, sim, de conflito de marca e nome comercial. Por outro lado, a pretensão de exclusividade esbarra em dificuldade de se atribuir a propriedade integral de uma expressão religiosa, o que é incompatível com as regras da liberdade e da expansão para desenvolvimento mercantil (art. 170, da Constituição Federal).

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A questão do trade dress não favorece a recorrente. Não existe prova da imitação. As propagações e as cores são distintas e fica impossível que esteja ocorrendo usurpação do conjunto-imagem das recorrentes.

Veja-se:

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Diante de tais dados, em que pese a existência da marca válida, não há de se cogitar de ilicitude ou concorrência desleal, inexistindo qualquer indício de prova a amparar a tese de prejuízos materiais ou morais, permanecendo hígida a reputação da marca das autoras.

A confusão que as denominações semelhantes podem provocar é sempre confirmada por diversas modalidades probatórias, inclusive e principalmente com o relato de consumidores traídos pela similaridade que confunde. Uma simples referência de jornal local e que informa as especialidades de empresas alimentícias, como a que foi juntada pela autora (Clube Gourmet) realmente prova que em único caso e isolado o estabelecimento réu foi referido como 'Empório Santa Maria' e não 'Casa Santa Maria'. É muito pouco para se ter como caracterizado o estado de confusão que faz o consumidor errar de estabelecimento. A prova é, data venia, nenhuma, e caberia à autora carregar para os autos declarações (atas notariais) de pessoas que foram direcionadas de forma errônea ou foram ludibriadas pela diferença entre casa e empório, o que não existe.

E se assim o é, é de se manter a r. sentença prolatada.

Nega-se provimento.

ÊNIO SANTARELLI ZULIANI

Relator

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Voto nº 29078

Apelação nº XXXXX-46.2015.8.26.0100

Comarca: São Paulo

Apelantes: Hortus Comércio de Alimentos Ltda, Sanctus Comércio de Alimentos Ltda e Brandco Administração e Licenciamento de Marcas Ltda

Apelado: Varejão Santa Maria Ltda

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

1. Em que pese o respeito que tenho aos Eminentes Desembargadores Relator Enio Zuliani e Revisor Maia da Cunha, me permito apresentar voto divergente.

O que se discute é o conflito do uso das marcas “Empório Santa Maria”, de titularidade das recorrentes, e “Casa Santa Maria”, de titularidade da recorrida, para a mesma classe de produtos e de serviços (comercialização de produtos alimentícios).

O conflito abrange outros signos, como o nome empresarial e o nome de domínio na internet.

2. Não resta dúvida que as autoras recorrentes são titulares da marca “Empório Santa Maria” junto ao INPI.

Não há vedação ao uso de nomes de santos como marcas nas atividades empresariais.

Ao contrário.

É relativamente comum o uso de nomes de santos em certas atividades (Viação São Luis, Colégio São Luís, Casa Santa Luzia, Colégio Santo Américo, Colégio São Bento, etc.), sem mácula e

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com efeito distintivo.

A Lei de Propriedade Intelectual (Lei nº 9.279/96), ao tratar dos sinais não registráveis como marca, prevê expressamente em seu art. 124, VI, ser insuscetível de registro “sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva”.

Antes mesmo da edição da Lei de Propriedade Intelectual vigente, já sustentava João da Gama Cerqueira que “para que a denominação possa ser objeto de direito privativo, é necessário que não desperte por si só a ideia do produto, pois, do contrário, chegarse-ia a esta consequência inadmissível de poder um comerciante ou industrial impedir que seus concorrentes chamem as coisas pelos nomes que as designam” (cf. Tratado da Proteção Industrial, 2ª. Edição RT, vol. 2, p. 827) .

A marca em questão - Santa Maria nada tem de descritiva e ganhou renome na Capital do Estado de São Paulo como casa que comercializa produtos finos de alimentação.

Talvez “Santa Maria” não seja uma marca forte, e jamais poderia ser apropriada pela titular para outras classes de serviços ou de produtos.

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de que os dois estabelecimentos distam cerca de 150 KM um do outro.

Argumenta o Eminente Relator que não há o risco de desvio de clientela, uma vez que nenhum consumidor se deslocaria mais de 100 Km para adquirir produtos no estabelecimento concorrente.

Não é disso, porém, que se trata.

Uma das funções da proteção às marcas é a de evitar o parasitismo, consistente na exploração do prestígio alheio.

Parece razoável que a ré, sabedora do prestígio da autora na comercialização de produtos alimentícios finos na Capital, tenha criado marca em tudo similar (Empório Santa Maria x Casa Santa Maria), com o escopo de evocar as boas qualidades e a sofisticação do estabelecimento e, com isso, angariar clientela.

É o que basta para violar direito marcário, que, de resto, tem proteção nacional e independe de culpa ou de dolo do ofensor, para caracterização do ilícito objetivo.

3. Com a devida licença da Douta Maioria, o meu voto dá provimento ao recurso, para determinar à ré a abstenção do uso da marca, nome empresarial e de domínio “Santa Maria” no prazo de 30 dias, pena de incidência de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 500.000,00.

Deixo de fixar perdas e danos, diante da mais absoluta e completa prova de desvio de clientela, ou de denigrição da marca por parte da ré.

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FRANCISCO LOUREIRO

Terceiro Juiz, vencido

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Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:

Pg. inicial Pg. final Categoria Nome do assinante Confirmação

1 11 Acórdãos ENIO SANTARELLI ZULIANI 27F7A43

Eletrônicos

12 15 Declarações de FRANCISCO EDUARDO LOUREIRO XXXXX

Votos

Para conferir o original acesse o site:

https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo

XXXXX-46.2015.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.

Disponível em: https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/908889825/apelacao-civel-ac-10207394620158260100-sp-1020739-4620158260100/inteiro-teor-908889889