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30 de Outubro de 2020
2º Grau
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Tribunal de Justiça de São Paulo
mês passado
Detalhes da Jurisprudência
Órgão Julgador
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial
Publicação
15/09/2020
Julgamento
15 de Setembro de 2020
Relator
Pereira Calças
Documentos anexos
Inteiro TeorTJ-SP_AC_10008274720178260115_a3187.pdf
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Inteiro Teor

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2020.0000748384

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1000827-47.2017.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é apelante FRIGORIFICO NOSSO LTDA, é apelado FRIGORÍFICO NOSSA SENHORA DA SAÚDE LTDA.

ACORDAM , em sessão permanente e virtual da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.

São Paulo, 15 de setembro de 2020.

PEREIRA CALÇAS

Relator

Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Comarca : Campo Limpo Paulista - 2ª Vara

Juiz : Marcel Nai Kai Lee

Apelante : Frigorífico Nosso Ltda.

Apelada : Frigorífico Nossa Senhora da Saúde Ltda.

VOTO Nº 30.698

Apelação. Direito Empresarial. Propriedade industrial. Marca registrada X marca registrada. Ação cominatória de obrigação de não fazer c/c indenizatória por dano material. Autora titular, desde 1982, da marca nominativa "FRIGONOSSA", na classe NCL (10) 29. Obtenção pela ré, em 2016 e 2017, do registro da marca "FRIGO NOSSO", nas classes NCL (10) 29 e NCL (10) 35. Confronto entre duas marcas registradas perante o INPI. Pretensão de abstenção de uso cujo exame implica, ainda que incidentalmente, análise sobre a validade do registro de que a ré é titular. Litígio que envolve duas partes titulares de “marcas registradas”, ou seja, “registro X registro”. Competência absoluta da Justiça Federal. CF, art. 109, I. STJ, Tema 950 (recursos repetitivos). Observância, nos termos do art. 927, III, do CPC. Incompetência absoluta da

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Justiça Estadual. Sentença anulada. Extinção do processo sem julgamento do mérito. Inversão dos ônus da sucumbência. Apelo provido.

Vistos.

1. Trata-se de ação cominatória de

obrigação de não fazer e indenização por dano material que FRIGORÍFICO NOSSA SENHORA DA SAÚDE LTDA. move contra FRIGORÍFICO NOSSO LTDA. , julgada procedente pela r. sentença de fls. 164/170, prolatada pelo MM. Juiz MARCEL NAI KAI LEE , da E. 2ª Vara de Campo Limpo Paulista, cujo relatório é adotado, para "CONDENAR a ré na obrigação de não fazer consistente na abstenção da utilização e comercialização de produtos contendo a marca e o nome fantasia" FRIGONOSSO "/" FRIGO NOSSO ", cessando toda e qualquer forma de utilização da marca que possa causar confusão ao consumidor (incluindo, mas não se limitando a: websites, aplicativos, propagandas por qualquer forma), sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$50.000,00, sem prejuízo da análise posterior quanto a eventual majoração do valor em caso de reiterado e injustificado descumprimento"; além de condenar "ao pagamento de indenização, a título de lucros cessantes, a serem apurados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 210, II, da Lei nº 9.279/96". Os honorários devidos ao patrono da autora foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Embargos de declaração opostos pela ré foram rejeitados (fls. 187/188).

Apela a ré a fls. 190/224. Reitera ser a legítima proprietária da marca "FRIGO NOSSO", devidamente registrada no INPI, razão pela qual possui os mesmos

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direitos e garantias legais reclamados pela apelada. Segundo entende, ainda que esteja em discussão no referido órgão a suposta nulidade do registro da marca concedida a si, enquanto pendente decisão administrativa final o registro continua válido. Aponta a ilegalidade da sentença, pois, na prática, tolheu o seu direito de explorar comercialmente marca por ela registrada, além de afastar a autonomia administrativa do INPI, em manifesto controle judicial sobre os atos administrativos. Alega a incompetência absoluta da Justiça Estadual para reconhecer o uso indevido de marca registrada junto ao INPI, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, e 175 da Lei nº 9.279/96 (TEMA 950, recurso repetitivo, STJ, com força vinculante nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil). Quanto ao mérito, afirma que "a Apelada possui registro em vigor da marca"FRIGONOSSA"para a classe NCL (10) 29 (produtos) (fls. 83), enquanto a Apelante é possuidora do registro da marca" FRIGO NOSSO ", nas classes de NCL (10) 29 (produtos) e NCL (10) 35 (serviços) (fls. 84-85), conferidos pelo INPI em 20/09/2016 e 01/03/2017, respectivamente", não havendo, portanto, uso indevido de marca. Nega haver imitação ou reprodução entre as marcas, mas mera similaridade. Sustenta não gerar direito a proteção ou exclusividade integral o registro de marcas com palavras de uso comum e/ou genérico, de pouca originalidade, em razão da vedação legal constante no art. 124, VI, da LPI, sendo possível, nestes casos, a convivência na mesma classe. Argumenta com o fato de o INPI possuir hoje cerca de 1.494 processos de registros de marcas iniciadas com o termo "FRIGO". Aponta diferenças entre as marcas em seus aspectos morfológicos, fonéticos, gráficos e visuais, bem como ausência de semelhança entre

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os rótulos utilizados nos produtos, não devendo a conclusão pela possibilidade de confusão entre marcas e caracterização de concorrência desleal se embasar, tão somente, em análise abstrata de semelhança fonética e/ou visual. Aduz não ter a apelada se desincumbido do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, não havendo nos autos prova técnica apta a indicar a possibilidade de gerar confusão nos consumidores ou prejuízo à demandante. Afirma, ainda, haver diferença entre os produtos e serviços oferecidos, pois "enquanto a apelada limitase à produção e comercialização de determinados cortes de frango e embutidos processados e ultraprocessados de origem suína (salsicha, linguiça, mortadela, apresuntado, etc), por sua vez, a apelante explora atividade industrial e comercial de abate, desossa, produção e industrialização de bovinos, venda de carne in natura, congelada ou resfriada, charque, carne desossada e carne com osso (fls. 87), exclusivamente", tanto assim que a apelada tem registro da marca somente no segmento produtos, enquanto a apelante tem também no segmento serviços. Verbera, ainda, atuar nos Estados de Rondônia e São Paulo, enquanto a apelada opera apenas em Minas Gerais. Insiste não estar configurada concorrência desleal. Pugna pelo provimento.

Contrarrazões a fls. 231/254.

Recurso tempestivo e preparado (fls. 225/226 e 262/263).

A apelante solicitou audiência de tentativa de conciliação (fl. 267), mas a apelada manifestou desinteresse (fl. 258).

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Não houve oposição à realização de julgamento em ambiente virtual.

Relatados.

2. O apelo merece provimento.

A autora, ora apelada, é titular, desde 1982, da marca nominativa "FRIGONOSSA", na classe NCL (10) 29. A ré, ora apelante, obteve em 2016 e 2017 o registro da marca "FRIGO NOSSO" no INPI, respectivamente, nas classes NCL (10) 29 (produto) e NCL (10) 35 (serviço). Ambas atuam no mesmo segmento de atividade, frigorífico e abatedouro (fls. 20 e 50).

Trata-se na situação “sub examine”, portanto, de confronto entre duas marcas registradas perante o INPI. Pretende a autora obstar, na prática, o uso de direito assegurado à ré pelo art. 129 da LPI, na condição de detentora de título de propriedade de marca concedido por ato administrativo exarado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, com presunção de legitimidade e veracidade. Ainda que de forma incidental, decisão a respeito passa necessariamente pela análise da validade ou não do registro concedido à ré.

Carece a Justiça Estadual de competência para impor a abstenção de uso de marca devidamente registrada, pois, se para a declaração de

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nulidade do registro de marca a competência é da Justiça Federal e, compulsoriamente, deve participar da ação judicial o INPI, nos termos do art. 173 da LPI, o reconhecimento incidental de nulidade também deve observar idêntica regra processual. A via correta para a autora obter a pretensão deduzida nesta demanda seria a propositura de ação com pedido de anulação de registro perante a Justiça Federal, com a obrigatória participação do INPI, e pedido de tutela de urgência destinada à cominação de obrigação de não fazer consistente na abstenção do uso da marca cujo registro seria impugnado.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça , em sede de recurso repetitivo, consolidou entendimento sobre os limites da competência da Justiça Estadual e da Justiça Federal em relação aos pedidos relativos a concorrência desleal e registro de marca (Tema 950):

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TRADE DRESS. CONJUNTO-IMAGEM. ELEMENTOS DISTINTIVOS. PROTEÇÃO LEGAL CONFERIDA PELA TEORIA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL. REGISTRO DE MARCA. TEMA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, DE ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE AUTARQUIA FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO, POR PARTE DO PRÓPRIO TITULAR, DO USO DE SUA MARCA REGISTRADA. CONSECTÁRIO LÓGICO DA INFIRMAÇÃO DA HIGIDEZ DO ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por

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não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.

2. No caso concreto, dá-se parcial provimento ao recurso interposto por SS Industrial S.A. e SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda., remetendo à Quarta Turma do STJ, para prosseguir-se no julgamento do recurso manejado por Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. e Natura Cosméticos S.A" (STJ, 2ª Seção, REsp 1527232-SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO , j. 13/12/2017, DJe 5.2.2018 - grifo).

Para melhor compreensão do alcance do decidido sob o rito do incidente de resolução de demandas repetitivas, convém analisar o voto do Relator, o eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO . Em seu paradigmático voto, ele destaca:

"A questão ora examinada, bastante recorrente, diz respeito a litígio referente à concorrência desleal, em que os litigantes são efetivamente proprietários das marcas que utilizam, registradas no INPI, embora a das rés, ora recorrentes, sejam reputadas, pelas autoras, juntamente com o trade dress, como expediente para ocasionar confusão/associação entre produtos e o consequente desvio ilícito de clientela.

De outra parte, em relação à competência da Justiça Federal para impor ao titular do registro marcário a abstenção do uso do signo, o art. , XXIX, da CF/1988 - no que não destoa das constituições anteriores desde 1891 -confere a natureza de direito de propriedade à marca, ao estabelecer que a lei assegurará proteção à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos. E os incisos LII e LIV do mesmo dispositivo enunciam que ninguém

Apelação Cível nº 1000827-47.2017.8.26.0115 -Voto nº 30.698 8

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será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, ou privado de seus bens sem o devido processo legal.

Dessarte, em observância ao mandamento constitucional, o art. 129 da LPI (Lei n. 9.279/1996) dispõe que a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido (pela autarquia federal INPI), conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional.

Nessa toada, no abalizado escólio de DENIS BORGES BARBOSA, com remissão à doutrina de Pontes de Miranda, na verdade, há direito constitucional público subjetivo de pedir a proteção, tal como assegurado na lei ordinária, postulando-se ao INPI o registro da marca, no exercício formativo gerador. Esse direito, até que ocorra o registro, não é, ainda, direito real, mas uma pretensão a que se constitua a propriedade ao fim do processo administrativo pertinente (BARBOSA, DENIS BORGES. Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa: o direito constitucional dos signos distintivos. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 10-11).

Com efeito, o sistema jurídico pátrio adota o sistema atributivo para obtenção do registro de propriedade de marca. Prevê, também, num sistema de contrapesos, situações que originam direito de preferência à obtenção do registro, lastreadas na repressão à concorrência desleal e ao aproveitamento parasitário.

João da Gama Cerqueira assim discorreu sobre os efeitos do registro marcário (CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Vol. 2. Tomo 2. Parte 3. Rio de Janeiro: Revista Forense,1956, p. 76-77):

O registro torna certa a data da apropriação da marca e fixa os seus elementos, além de fazer público o ato da apropriação. Mas o seu efeito principal, como declara a lei, é assegurar ao seu titular o direito ao uso exclusivo da marca e, como consequência, o direito de impedir que outros a empreguem para o mesmo fim.

[...]

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Assegurando ao proprietário da marca o direito ao seu uso exclusivo, o registro fixa, ao mesmo tempo, a extensão desse direito. A lei protege tudo o que se acha compreendido no registro no que respeita à composição da marca como no que se refere às suas aplicações.

Destarte, a própria Lei da Propriedade Industrial veda a concessão, pelo INPI, de registros como marcas de: a) nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios (art. 124, V, e 195, V); b) sinais que reproduzem marcas que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado em país com o qual o Brasil mantenha acordo, se a marca se destinar a distinguir produto idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia (art. 124, XXIII); c) marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, nos termos do art. 6º bis (I) da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial.

As recorrentes sustentam que os registros de marca deferidos pela autarquia federal (INPI) conferem uso exclusivo em todo o território nacional e que, sob pena de negativa de vigência aos arts. 129 e 175 da Lei n. 9.279/1996, extrapola a competência da Justiça Estadual a determinação de abstenção de uso, pois implicaria declaração de nulidade, de competência exclusiva da Justiça Federal.

Nesse passo, a Lei de Propriedade Industrial prevê, em seu artigo 175, que a ação de nulidade de registro será ajuizada no foro da Justiça Federal, dispondo que o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

É cediço que a competência da Justiça Federal é estabelecida diretamente no texto constitucional e é de cursivo conhecimento que tal competência é absoluta, taxativa e, quando cível, estabelecida ratione personae.

(...)

Cumpre anotar, por oportuno, em que pese as ácidas ponderações minoritárias da doutrina acerca do art. 175 da LPI, no sentido de que a lei infraconstitucional não pode conduzir ao estabelecimento de competência da Justiça

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Federal. Na verdade, segundo entendo, esse ponto prevaleceria se constituísse providência desarmônica com a Constituição Federal.

No entanto, respeitado entendimento contrário, o art. 175 da LPI não cria competência nova para a Justiça Federal.

A previsão legal infraconstitucional, inequivocamente, como consignado por amici curiae e pelo Ministério Público Federal, também se extrai da própria exegese do artigo 109, I, da Constituição Federal, ao prever que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes, exceto as de falência, de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e do Trabalho.

(...)

De fato, quanto ao pedido de abstenção (inibição) do uso da marca, dúvida não há quanto à competência da Justiça Federal, até por decorrência expressa do artigo 173 da LPI, sendo a abstenção de uso uma decorrência lógica da desconstituição do registro sob o fundamento de violação do direito de terceiros. Cumpre ao juízo Federal" analisar o pedido de abstenção de uso tão somente nos estritos limites daquilo que compõe o registro marcário anulando, relegando para a Justiça Comum todo e qualquer aspecto relacionado ao conjunto-imagem (trade dress) ". (Instituto Danemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. Comentários à lei da propriedade industrial. 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 392-393)

(...)

Ora, como foi determinado à própria titular (proprietária) das marcas que se abstivesse do uso, como bem pontuado pela CNI, uma vez que do registro efetuado pela autarquia federal (INPI) decorre o direito de uso da marca, a imposição de tal abstenção é consectário lógico da nulidade, data maxima venia, gerando" a esdrúxula situação de uma das partes - seja ela o autor ou o réu - ser titular de um título de propriedade concedido pelo Estado, título este válido e legítimo, visto que não foi anulado por juiz competente, mas não poder usá-lo devidamente "(fl.

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2.180). O exame da questão esbarra em óbice de competência, pois, na verdade, estarse-ia definindo a higidez do ato administrativo da autarquia federal, e o princípio do juiz constitucionalmente competente vem integrar as garantias do devido processo legal. Assim, a meu juízo, fica nítido que avançou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinando a abstenção do uso de marca registrada no INPI pelo seu próprio titular, no caso, as recorrentes.

(...)

Dessarte, conforme a remansosa jurisprudência desta Corte, a Justiça Federal, e não a Justiça estadual, tem competência para, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.

Com efeito, o que se verifica é que a decisão do Tribunal estadual ultrapassou os limites de sua competência quando extrapolou a discussão a respeito da ocorrência de concorrência desleal, concluindo pela colidência de marcas em face de imitação, no caso concreto, e determinando a abstenção do uso de marca registrada pelo próprio titular.

Esse litígio só pode ser solucionado no âmbito administrativo federal ou pela Justiça Federal, a fim de que seja previamente apreciada a validade de ambos os registros, como questão prejudicial ao pedido de abstenção de uso".

Neste sentido, confira-se os seguintes precedentes das COLENDAS CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA :

"Propriedade industrial. Marca. Ação cominatória e indenizatória. Ausente cerceamento de defesa ou vício decorrente da extensão da liminar. Reconhecido o interesse de agir da autora. Semelhança manifesta entre os nomes adotados pela ré e a marca que a autora pretende registar. Pendência do registro que não impede a depositante de tutelar seus direitos (art. 130 da Lei

Apelação Cível nº 1000827-47.2017.8.26.0115 -Voto nº 30.698 12

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9.279/96), ademais do regramento protetivo da concorrência desleal. Ordem de abstenção que se mantém, com relação à expressão Dr. Benefícios. Ré que obteve, recentemente, o registro da marca Dr. Mais Benefícios. Impossibilidade de, sobre ela, decretar a abstenção. Eventual invalidade do registro que só em ação própria, dela integrante o INPI, se pode reconhecer. Recurso repetitivo (Tema 950, STJ) que, nesse sentido, assentou a impossibilidade de imposição, pela Justiça Estadual, de abstenção de uso de marca registrada. Ordem de abstenção que se revê, também, no que toca ao uso isolado das palavras Dr. e Benefício, afinal comuns e indicativas do setor de prestação de serviços à saúde. Dano moral que é presumido, em virtude da concorrência desleal praticada. Prejuízo, de todo modo, demonstrado no caso concreto, havidos reclamos de consumidores indevidamente direcionados à autora. Quantum da indenização que se mantém. Ação principal parcialmente procedente. Liminar deferida que, posto tenha o condão de prejudicar a ré, se justificava com base no contexto fático então havido, bem como decorre de conduta então ilícita da própria ré. Descabidas as indenizações pretendidas pela demandada. Reconvenção improcedente. Sentença em parte revista. Recurso parcialmente provido" (TJSP, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Apelação nº 1014442-24.2017.8.26.0562, Rel. Desembargador CLAUDIO GODOY ; j. 29/07/2019).

"COMPETÊNCIA ABSOLUTA Marca Ação intentada contra ré para se abster de utilizar marca registrada Competência da Justiça Federal

Recurso repetitivo n. 1527232/SP nesse sentido Anulam, de ofício, a sentença e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal. Dispositivo: de ofício, anulam a sentença e determinam a remessa dos autos à Justiça Federal" (TJSP, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Apelação nº 1116478-46.2015.8.26.0100, Rel. Desembargador RICARDO NEGRÃO , j. 8/04/2019 - grifei).

"Agravo de instrumento. Direito empresarial. Patente de

Apelação Cível nº 1000827-47.2017.8.26.0115 -Voto nº 30.698 13

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invenção. Alegação de que os elementos da invenção já estavam incluídos no estado da técnica quando pleiteada a patente pela ré. Inviabilidade de análise, ainda que incidental, da validade da patente concedida pelo INPI. Necessidade de participação da autarquia para discussão a respeito. Competência absoluta da Justiça Federal. Julgamento pelo juízo" a quo "que deve se restringir à pretensão de declaração de que o processo utilizado pela agravada para a fabricação de artigos de viagem não reproduz o objeto descrito na carta patente. Agravo a que se dá parcial provimento" (TJSP, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Agravo de Instrumento nº 2193126-59.2015.8.26.0000, Rel. Desembargador PEREIRA CALÇAS , j. 8/1/2016 - grifei).

Admitidas essas premissas, e em observância ao decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no incidente de resolução de demandas repetitivas, Tema nº 950 , conforme determina o art. 927, III, do Código de Processo Civil, é de rigor o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgamento da pretensão de abstenção do uso de marca registrada pela apelada. Tampouco há que se falar em indenização por lucros cessantes, pois, enquanto não desconstituído o registro, a apelante pode usar validamente os direitos marcários que lhe foram outorgados pelo INPI, na condição de titular de sua respectiva marca.

Em síntese: quando ambas as partes têm marca registrada no INPI (art. 129 da Lei 9.279/96), e a ação proposta alberga pretensão de natureza cominatória de obrigação de não fazer sob o fundamento de que as marcas da autora e da ré são semelhantes e implicam concorrência desleal ou parasitária, vale dizer, alegam a configuração

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do conhecido litígio “ registro x registro ”, cristalizado o confronto entre duas marcas registradas, não compete à Justiça Estadual julgar a validade do título outorgado pela autarquia federal para ambas as partes. A validade dos dois registros apresentados por ambos os litigantes é a principal questão prejudicial ao pedido de abstenção de uso e à pretensão indenizatória deduzida pela autora, mercê do que é absoluta a incompetência da Justiça Estadual, sendo a matéria claramente inserida na competência da Justiça Federal, à qual, com exclusividade, compete declarar a nulidade de um dos dois registros e, via de consequência, impor a abstenção de uso e a respectiva indenização, a teor do art. , LIII, da Constituição Federal.

Por derradeiro, é imperioso ressaltar que, na ação de abstenção de uso de marca registrada, na qual as partes litigantes são titulares, cada uma delas, de “ marca registrada ”, o juiz estadual logicamente terá que reconhecer a invalidade (nulidade) de um dos dois registros e, neste caso, a teor do art. 175 da LPI, o INPI, compulsoriamente, “intervirá no feito”, circunstância legal que, por si só, evidencia a incompetência absoluta da Justiça Estadual para o julgamento desta ação cominatória.

Por fim, cumpre observar que, após a distribuição deste recurso, a apelante informou e demonstrou documentalmente ter deixado de explorar comercialmente a marca "FRIGO NOSSO", alterando para

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"NOSSO FRIGORÍFICO" (fls. 269/298). Obteve junto ao INPI o registro das marcas "F NOSSO GRILL" e "F NOSSO BEEF", que passaram a identificar os seus produtos disponíveis no mercado. Também alterou a denominação social e o nome de domínio na internet e apresentação nas redes sociais. Por essa razão, não é cabível a remessa dos autos à Justiça Federal.

Dessarte, será dado provimento ao apelo para reconhecer, “ex officio”, a incompetência da Justiça Estadual, declarar a nulidade da r. sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Com fundamento no princípio da causalidade, invertem-se os ônus da sucumbência.

3. Isto posto, pelo meu voto, dou

provimento ao apelo.

DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS

RELATOR

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