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30 de Outubro de 2020
2º Grau
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Tribunal de Justiça de São Paulo
mês passado
Detalhes da Jurisprudência
Órgão Julgador
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial
Publicação
17/09/2020
Julgamento
17 de Setembro de 2020
Relator
Alexandre Lazzarini
Documentos anexos
Inteiro TeorTJ-SP_AI_20425853820208260000_5fde6.pdf
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Inteiro Teor

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Registro: 2020.0000757970

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2042585-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HYPERMARCAS S/A, é agravado SINMAX INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.

ACORDAM , em sessão permanente e virtual da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.

São Paulo, 17 de setembro de 2020.

ALEXANDRE LAZZARINI

Relator

Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Voto nº 25021

Agravo de Instrumento nº 2042585-38.2020.8.26.0000

Comarca: São Paulo (2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM)

Juiz (a): Luís Felipe Ferrari Bedendi

Agravante: Hypermarcas S/A

Agravado: Sinmax Industria de Alimentos Ltda

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRADE DRESS. SUPLEMENTO ALIMENTAR. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR RECURSAL DEFERIDA PARA ABSTENÇÃO DO USO DE ELEMENTOS QUE IMITEM O CONJUNTO-IMAGEM DO PRODUTO 'ENGOV AFTER'. A RÉ ALTEROU OS ELEMENTOS VISUAIS DE SUA EMBALAGEM ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DO CONJUNTO DE CORES. APENAS A MANUTENÇÃO DAS CORES DA EMBALAGEM NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, PARA PRESUMIR A ASSOCIAÇÃO INDEVIDA COM O TRADE DRESS DO PRODUTO DA AUTORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão

copiada às pp. 47/52 (fls. 126/131 dos originais) que, na “ação inibitória de abstenção de

uso de conjuntos-visuais e expressões de propaganda dispostas em embalagens e material

de divulgação e publicidade de produto, cumulada com indenização e pedido de tutela

antecipada de urgência” movida por 'Hypera S.A' em face de 'Sinmax Indústria de

Alimentos Ltda', que indeferiu a tutela antecipada, por entender ausentes os requisitos do

art. 300 do CPC, nos seguintes termos:

“O trade dress constitui o “conjunto-imagem” identificador e

distintivo dos produtoscolocados no mercado, composto de elementos visuais e gráficos,

como cores, forma da embalagem, tampa, disposição de letras e imagens etc., justamente

para distinguir esses dos concorrentes.

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E, embora o ordenamento jurídico não contenha previsão expressa

acerca do trade dress, é certo que esse conjunto-imagem também encontra amparo na

legislação, uma vez que a Constituição Federal, em seu art. , XXIX, garante “proteção às

criações industriais, à propriedadedas marcas, aos nomes de empresas e a outros signos

distintivos, tendo em vista o interesse sociale o desenvolvimento tecnológico e econômico

do País”.

Acrescenta-se, ainda, a proteção contra concorrência desleal

estabelecida na Convenção da União de Paris, promulgada no Brasil pelo Decreto nº

75.572/75, e em dispositivos da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), como os

arts. 2º, V, 195, III e 209. [REsp nº1.677.787/SC, M. Nancy Andrighi, j. em 02/10/2017].

Ademais, quanto aos requisitos básicos a serem observados para a

proteção jurídica do trade dress, destaca o mencionado julgado do Superior Tribunal de

Justiça os seguintes:

(1) a funcionalidade, no sentido de que os elementos que formam o conjunto-imagem não possam ter outra função ou propósito que não seja, especificamente, a diferenciação dobem no mercado onde está inserido. É dizer, quando as características gráfico-visuais estejam dispostas de determinada forma por exigências inerentes à técnica ou à funcionalidade precípua do produto ou serviço, não se lhe confere proteção jurídica.

(2) a distintividade, ou seja, o potencial de contraste com os elementos da concorrência,que dão ao conjunto-imagem características singulares que os diferenciam dos demais.Assim,trade dresses únicos e absolutamente distintivos são merecedores de um amplo escopo de proteção.

(3) Por fim, a possibilidade de confusão ou associação indevida entre os produtos ou serviços, práticas anticoncorrenciais apta a ensejar desvio de clientela.No caso em comento, pode-se dizer que a parte autora sustenta a realização de atos tendentes ao erro a utilização de embalagem e logo da marca extremamente semelhante-,para desvio de clientela.

É certo que, da comparação entre os produtos verifica-se uma grande semelhança,mas não é possível, em sede de cognição sumária, concluir pela existência de violação ao trade dress, tendo em vista o posicionamento do STJ que estipulou a necessidade de perícia nessas hipóteses:

A caracterização de concorrência desleal por confusão, apta a ensejar a proteção ao conjunto-imagem (trade dress) de bens e produtos é questão fática a ser examinada por meio de perícia técnica. [STJ. 3ª

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Turma. REsp 1.353.451-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/09/2017]

Logo, se há necessidade de realização de perícia para constatação do trade dress,carece a matéria da probabilidade do direito necessária para a concessão da tutela de urgência. E essa é a única razão pela qual não se defere a tutela.

Além disso, no tocante à marca mista, “Engov After”, apesar de a parte autora ter comprovado a vigência de seu registro [fls. 59/60], na parte nominativa, não há colidência com o termo “Ressatrix After” e, na parte figurativa, remete-se ao mesmo problema do trade dress, necessitando de perícia para a constatação de violação.

Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência.”

Insurge-se a autora/agravante, sustentando, em síntese, que, a comparação entre as embalagens dos produtos 'ENGOV AFTER' e 'RESSATRIX AFTER' não deixa dúvida da cópia praticada pela agravada. Além disso, os produtos possuem a mesma finalidade (suplemento alimentar líquido, sem necessidade de registro na ANVISA), caracterizando concorrência desleal.

Aduz que há efetiva possibilidade de confusão ou associação indevida do 'RESSATRIX AFTER' com o 'ENGOV AFTER', resultando em diluição ou perda do valor da marca da agravante.

Acrescenta que, além da identidade do conjunto-imagem (cores e disposição dos elementos normativos e figurativos), o material publicitário utiliza as mesmas expressões no slogan ('dá aquele up quando você precisa').

Ressalta que não pretende que a agravada cesse a produção e comercialização de seu produto, mas que deixe de utilizar os conjuntos-visuais (especialmente as cores), expressões e elementos que reproduzam ou imitem os sinais e signos da agravante.

Presentes os requisitos para concessão da tutela, não há razão para seu indeferimento, sobretudo porque a r. decisão foi baseada em julgado não vinculante do STJ, envolvendo conflito diverso de trade dress ou conjunto-imagem.

Recurso processado com deferimento da liminar, a fim de determinar que a ré se abstenha de comercializar, fabricar, exportar, importar e expor à venda produtos que reproduzam ou imitem o trade dress do suplemento 'ENGOV AFTER', no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (pp. 129/131).

Petição da agravante informando alteração nas embalagens da agravada. Afirma a necessidade da medida, uma vez que os conjuntos de cores foram

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mantidos, o que ainda imita o trade dress do suplemento 'ENGOV AFTER' (pp. 152/162).

Contraminuta às pp. 225/233.

É o relatório.

I) A controvérsia gira em torno da utilização de trade dress pela ré, no produto “Ressatrix After”, que a autora/agravante alega ser semelhante ao de sua marca “Engov After”.

A autora/agravada imputa a prática de concorrência desleal à ré.

No dia 03/03/2020, dois dias antes da interposição do presente recurso, a agravada notificou a agravante sobre a alteração do trade dress do 'Ressatrix After': “a notificada acatou vosso pedido no sentido de não fabricar ou distribuir nenhuma unidade do RESSATRIX AFTER com aquela embalagem inserida em vossa Notificação e, já providenciou, inclusive a substituição da mesma em suas mídias sociais, como pode ser comprovado por v. Sas.” (pp. 163/172).

Mesmo diante das modificações realizadas, a agravante insiste na antecipação da tutela, por considerar insuficientes as alterações, ressaltando que a agravada segue fazendo uso de diversas características do conjunto imagem do 'Engov After', sobretudo os mesmos conjuntos de cores, não as cores isoladas (pp. 152/162).

II) A análise sobre o trade dress dos produtos 'Engov After' e 'Ressatrix After' prosseguirá, tão somente, no tocante ao conjunto de cores, uma vez que a embalagem foi significativamente alterada pela agravada, conforme demonstram as imagens trazidas por ambas as partes.

E, nesse aspecto, em que pese o inconformismo da recorrente, o presente agravo não comporta provimento.

O trade dress constitui o “conjunto-imagem” identificador e distintivo dos produtos colocados no mercado, composto de elementos visuais e gráficos, como cores, forma da embalagem, tampa, disposição de letras e imagens, etc., justamente para distinguir esses produtos dos concorrentes.

E quanto aos requisitos básicos a serem observados para a proteção jurídica do trade dress, destacou-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça, no Resp nº

Agravo de Instrumento nº 2042585-38.2020.8.26.0000 -Voto nº 25021 5

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1.677.787/SC, sob a Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (j. em 02/10/2017), no sentido

de que o referido conjunto-imagem deve ter por finalidade justamente a diferenciação do

bem no mercado (e não por exigências inerentes à técnica ou funcionalidade própria), e que

seja distintivo perante o público consumidor:

“Impõe-se ressaltar, contudo, que a distintividade extrínseca de determinado bem ou serviço não confere direitos absolutos a seu titular sobre o respectivo conjunto-imagem, sendo necessária a definição de determinados requisitos básicos a serem observados para garantia da proteção jurídica, como o que diz respeito à funcionalidade .

Esse pressuposto exige que os elementos que formam o conjuntoimagem não possam ter outra função ou propósito que não seja especificamente a diferenciação do bem no mercado onde está inserido. É dizer, quando as características gráfico-visuais estejam dispostas de determinada forma por exigências inerentes à técnica ou à funcionalidade precípua do produto ou serviço, não se lhe confere proteção jurídica.

Sobre o tema, Denis Barbosa é categórico ao afirmar que apenas 'têm

proteção contra a concorrência ilícita os elementos não funcionais das embalagens, estejam protegidos por registro de desenho industrial ou de marca tridimensional (quando a concorrência é ilícita por ser interdita), ou sejam simplesmente objeto da criatividade concorrencial, antes ou prescindindo de qualquer registro (quando a concorrência é ilícita por ser desleal)” (op. cit., sem destaque no original).

Outro elemento que deve estar presente para que o titular do direito possa reclamar tutela jurídica é sua distintividade frente aos concorrentes, valendo nota a inferência de Gustavo Piva de Andrade, segundo o qual 'o escopo de proteção conferido ao trade dress é diretamente proporcional ao seu grau de distintividade. Trade dresses únicos e absolutamente distintos são merecedores de um amplo escopo de proteção' (O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos e serviços. In: Revista da ABPI, n. 112, 2011, p. 4).

Imprescindível, igualmente, para que se reconheça proteção ao conjuntoimagem, haver possibilidade de confusão ou associação indevida entre os produtos ou serviços, práticas anticoncorrenciais apta a ensejar desvio de clientela.” (destaques no original)

E, no caso concreto, o que se verifica, pelo menos em sede de

cognição sumária, é que a modificação realizada pela agravante em sua embalagem é

suficiente para afastar o risco de confusão nos consumidores e a associação indevida dos

produtos.

Como mencionado pela própria agravante, não se pode impedir que

a agravada utilize a cor verde para produtos com sabores limão, menta etc, ou seja, a

questão trazida é o conjunto de cores, como verde-amarelo e azul e branco.

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Ao contrário do alegado pela recorrente, não houve, após as alterações da agravada, utilização indevida dos mesmos padrões de cores, observando-se que as escalas são diferentes (pantone), o que afasta a alegação, em tese, de uso parasitário do conjunto-imagem.

Não se pode impedir, por exemplo, que uma marca de refrigerante use a cor vermelha em sua embalagem, todavia, veda-se o uso do tom 'vermelho Coca-Cola', pois tal cor remete ao produto da referida marca.

Assim, ausentes os requisitos ensejadores da medida, razão pela qual deve ser revogada a liminar anteriormente concedida.

III) Diante de todos fundamentos, portanto, a r. decisão agravada fica mantida em sua integralidade, revogada a liminar deferida neste agravo.

Isso posto, nega-se provimento ao agravo de instrumento, com observação.

ALEXANDRE LAZZARINI

Relator

(assinatura eletrônica)

Disponível em: https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/930366831/agravo-de-instrumento-ai-20425853820208260000-sp-2042585-3820208260000/inteiro-teor-930366851